发布时间: 2023-08-24
作者：聂慧荃 合伙人、总经理助理、质检部经理、资深专利代理师
自《专利法》第三次修改新增了向外国申请专利的保密审查条款后，保密审查成为每一件在中国完成的发明或实用新型想要向外国申请专利时的必经程序，而保密审查条款也成为专利无效宣告请求的理由之一。
专利法（2021）第十九条第一款规定：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国提交专利申请的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查”。尽管专利法实施细则（2010）已将“在中国完成的发明或者实用新型”的含义进一步解释为是指“技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型”；然而在具体实践中，如何判断与证明“技术方案的实质性内容是在中国境内完成的”，仍然缺少相对明确的认定标准。
一、判断是否需要进行保密审查的一般过程
在专利授权确权审查程序中，在认定是否违反专利法（2021）第十九条第一款（或“专利法（2009）第二十条第一款”）有关保密审查的规定时，通常会进行如下判断：
① 被审查的中国申请（或专利）在时间上是否能适用第十九条第一款；
② 该中国申请（或专利）的技术方案与向外国申请专利的技术方案在实质技术内容上是否一致；
③ 该中国申请（或专利）的实质内容的完成地是否在中国境内；
④ 向外国申请专利的技术方案是否履行了保密审查手续。
其中，第③项判断尤为关键，其通常需要分两步进行：1）确定出该技术方案的实质内容，即基于申请日前的现有技术水平和该技术方案的研发过程等，来确定核心发明构思的形成情况以及该技术方案相对于现有技术的改进情况；2）确定出上述实质内容的实际完成地，即综合考虑专利权人所在地、发明人所在地或研发活动地等相关信息，来确定技术方案的实质内容的完成地。
二、典型案例分析
下文中，笔者将结合两个典型的专利无效审查案例，来进一步阐释在认定“技术方案的实质性内容是否在中国境内完成的”时需要考虑的因素。
案例一：测试卡无效案
测试卡无效案中，合议组较为详细地阐释了发明完成地的判断因素：“在中国完成”的认定是需要判断一项发明的研发活动中技术实质性内容的实际完成地，而此判断需要综合考虑多个因素，包括发明人研发活动所在地、实质性内容完成地；如在不同地方各有研发，可能还需要考虑实质性内容贡献的比重，即发明实质性内容形成地等（参见第41283号无效宣告请求审查决定）。
该案中，被请求无效的发明专利的名称为“一种用于体外医疗诊断装置的测试卡”，专利号为201310322066.8，优先权日为2012年12月06日，申请日为2013年07月29日。
无效请求人指出，作为本专利优先权基础的在先申请为美国专利申请US13/707513，该美国专利申请的两位发明人均是中国深圳“孔雀计划”项目所引进的海外人才，自2011年9月19日起一直在深圳市理邦精密仪器股份有限公司（“深圳理邦”）任职，相关证据表明本专利的实质性技术内容的完成地应为中国境内，专利权人未就本专利的技术方案履行保密审查程序便于2012年12月06日提交了美国专利申请，违反了保密审查条款。
对此，专利权人主张本专利是基于2010年4月前完成的主体构思进行的申请，发明人到深圳理邦后所进行的改进是在中国境内进行的产业化改进，并且提供了相关反证用以证明本专利的实质性内容已经于2010年上半年在美国境内完成。
合议组则认为，研发的实际情况往往是一项专利的发明构思是随着研发过程中各阶段不断完善或改进，并记载于研发档案等材料中；其中，图纸是认定发明人技术构思形成的载体，其通常能够直观地呈现技术构思中的主要内容，体现出技术“实质性内容”的比重，因此图纸通常可作为判断技术构思是否基本完成的比对依据。
基于以上观点，合议组依据专利权人提供的、发明人与其团队成员在研发过程中的交流邮件，经审查后认为，这些邮件能够说明本专利技术构思形成的大致情况；而且合议组确认截至2010年3月份的往来邮件所附的图纸中已经呈现出所研发的测试卡的基本结构及各组成部件，且图纸所示的内容与本专利说明书附图中所示的测试卡基本一致。最终，合议组支持了专利权人“本专利技术的实质性内容已于2010年上半年在美国基本完成” 的主张，做出了维持专利权有效的决定。
案例二：升降立柱无效案
升降立柱无效案是专利法引入保密审查条款后以该理由成功宣告专利权无效的典型案件，特别诠释了举证责任分配的适用标准，解决了具体实践中请求人在证明发明创造完成地时存在的困难。该案中，被请求无效的实用新型专利的名称为“一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱”，专利号为201720389490.8，优先权日为2017年01月10日，申请日为2017年04月14日。
专利权人本人于2016年12月20日提交了申请号为US62/436730的美国临时申请，其技术方案的内容与本专利技术方案的内容完全相同，但专利权人从未就本专利的技术方案提交保密审查。因此，案件的争议焦点就落在“本专利的实质性内容究竟是否在中国境内完成”。
请求人认为相关证据表明：本专利的发明人均为中国人，发明人的研发地址及专利申请人在中国大陆，且由专利权人的招股说明书（2017年12月12日发布）可知此前专利权人在境外尚无研发公司，因此可以证明本专利的技术方案是在中国大陆境内完成的。专利权人则主张，本专利的发明创造主要是由第一发明人2016年于美国出差期间完成的，且第一发明人的出入境记录能够证明该发明人在提交美国临时申请之前去过美国。
合议组则认为：请求人提供的证据只要可初步证明技术的实质性内容在国内完成具有高度盖然性即可。合议组的观点为：“专利申请人/专利权人就同样的发明或者实用新型先在国外申请专利，且未履行保密审查手续的，如果有初步证据表明所述发明或者实用新型的实质性内容在国内完成具有高度盖然性，而专利申请人/专利权人又不能提供充分的证据表明其发明或者实用新型的实质性内容在国外完成，则专利申请人/专利权人应当承担其发明或者实用新型不能获得专利保护的法律后果”（参见第55586号无效宣告请求审查决定）。根据以上观点，合议组结合举证责任的分配进行了详细论证。
针对请求人提供的证据，合议组先从专利权人住所地和发明人国籍两个角度，来综合考虑发明创造的实际完成地。相关证据表明：一方面，专利权人的住所地和其研发机构均在中国境内，且无法证明专利权人在国外有具备技术研发或产品设计能力的机构；另一方面，本专利载明的四个发明人均应当被认定为对本专利的实质性内容作出创造性贡献的人，他们的工作地均应当被认定为在国内。因此，合议组认定请求人提供的证据能够初步证明本专利的实质性内容在国内完成具有高度盖然性[1]。
针对专利权人提供的证据，合议组主要认为：第一发明人的出入境记录不涉及能体现本专利研发形成过程的相关信息，仅能证明其于2016年11月13日至24日前往美国，而这与专利的完成地无直接关联，明显不足以证明专利权人主张（即：发明创造主要由第一发明人在美国完成的）；再者，专利权人作为一拟上市公司应该有能力提供所述发明创造在国外研发和完成的直接证据。因此，在专利权人不能提供充分的反证证明本专利的发明创造是在国外完成的情况下，专利权人应当承担举证不利的法律后果。
最终，合议组认定，专利权人将其在国内完成的发明创造于2016年12月20日递交美国临时专利申请之前，未履行向国务院专利行政部门提请进行保密审查的义务，并以此为由宣告该实用新型专利权全部无效。
三、案例启示
借助于以上两个典型无效案例，我们可以更具体地理解在专利授权确权实践中、当认定技术方案实质性内容完成地时需要着重的考虑因素。例如，从案例一可以看到，在认定“技术方案的实质性内容”时，合议组将测试卡的基本构思成形期间的研发认为是对技术方案实质内容的研发，而将后续为使测试卡量产化而进行的相关改进视为不属于技术方案的实质性内容。再如，在案例二中，在判断涉案专利的实质内容是否在国内完成时，合议组给出了从专利权人住所地和发明人工作地两个角度去综合考察的思路。在深入理解保密审查条款的同时，我们在具体实践中应当注意以下几点：
1.对于申请人而言，在将一项发明创造向中国境外申请专利时，一方面要特别关注该发明创造的实质性内容的完成地是否在中国境内，如果是，则要在向外申请专利之前履行提交保密审查的义务；另一方面还要注意不同国家关于保密审查要求的差异，比如中国、美国、巴西是以发明的完成地点来判断是否需要进行保密审查，而英国、韩国、印度是以申请人居住地为基准来进行判断，这样在申请时需要根据申请人、发明人、主要营业地等情况来提前统筹考虑专利申请策略，以符合不同国家的保密审查要求，避免权益丧失的风险。
2. 在判断要向外申请的技术方案的实质内容的完成地时，虽然现行法律法规没有给出明确的判断标准，但是可以参考案例一的判断方式，一般情况下可将基本发明构思或相对于现有技术改进点的研发地作为完成地；当发明创造在多地完成时，更要注意不同所在地的研发活动对于技术方案形成的贡献度，贡献度不同可能导致完成地的判断结果截然不同。
3. 申请人在进行技术创新的过程中要注意建立完整的研发档案，注意留存项目进度规划、团队沟通邮件、产品图纸、测试结果等能够体现研发进展的相关资料，以便在需要证明实质内容的完成地时提供充分的支持。其中，申请人要充分认识到留存不同研发阶段的产品图纸的重要性。
4. 在以保密审查条款作为无效理由的案件中，请求人和专利权人均应注意履行自身应尽的举证责任。鉴于专利权人比请求人更易于了解掌握专利研发过程中的信息和相关资料，请求人负有证明涉案专利的实质性内容在国内完成的初步证明责任，在请求人的举证达到高度盖然性要求的情况下，专利权人应当提供充分的反证，表明发明创造是在国外完成的，否则将会承担不利的法律后果。
注释：
[1]国家知识产权局专利复审和无效审理部，《以案说法━专利复审、无效典型案例集汇编（2018-2021）》 [M].，知识产权出版社，2022.11：346-347
