发布时间: 2023-08-17
作者：臧云霄 合伙人、律师、专利代理师
《专利法》第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围……”。在专利无效宣告案件中，无效的法律依据主要是创造性方面，大多数情况下无效请求人虽然同时提出修改超范围的理由，但无效审查部门以不符合该条为理由宣告专利无效的案件在实践中非常少见。本文以一件仅以“修改超范围”为由宣告专利无效的案件为例，剖析此类案件的对“修改超范围”的理解。
一、 案情介绍
涉案发明专利名称“自平衡式两轮电动车”（申请号为201110435720.7）。该专利曾经几次被提无效，无效理由都包括修改超范围和创造性，但专利复审委员会均没有宣告该专利无效。本文不讨论创造性的无效理由，仅涉及修改超范围的理由。本案中请求人主要提出两处修改超范围，一是权利要求1和权利要求2中“若第一轮架与第二轮架倾侧的角度不同，第一车轮与第二车轮的速度不同，车子就会转向”和权利要求2中的“通过所述踏脚板分别改变轮架的前后倾斜度”，认为这些修改超过原权利要求书和说明书记载的范围。
二、 无效决定及法院意见
原专利复审委员会经审理后认为：虽然本专利原说明书和权利要求书中没有明确记载根据第一轮架与第二轮架倾侧的角度来操控车子的转向以及通过踏脚板分别改变轮架的前后倾斜度，然而原说明书中记载手控杆与轮架固定连接，可以毫无疑义地得出手控杆的前后位置对应于轮架的转动位置即轮架倾侧的角度。另外，原说明书中记载踏脚板与轮架固定为一体，两个轮架可转动地连接，根据轮架的位置变化来操控车的转向，而在权利要求2所针对的技术方案中，轮架的转动显然系由操作者前后重心转移使踏脚板前倾和后倾来驱动，因此，本领域技术人员由上述记载并结合其所具备的技术常识，可以毫无疑义地得出通过踏脚板分别改变轮架的前后倾斜度，也可以毫无疑义地得出轮架的位置对应于轮架倾侧的角度，当轮架处于不同的转动位置时，两个轮架倾侧的角度不同，两个车轮的速度不同，车子由此而转向，上述特征符合《专利法》第三十三条的规定。
无效请求人不服原专利复审委员会对权利要求2中两个特征修改超范围的认定并提起行政诉讼。北京知识产权法院认为:权利要求2中的“若第一轮架与第二轮架倾侧的角度不同，第一车轮与第二车轮的速度不同，车子就会转向”与说明书记载的“操作者的重心左右倾侧、可驱动车子转向”的表述确有不同，但可以根据原说明书的记载直接地、毫无疑义地得出。对权利要求2中的“通过所述踏脚板分别改变轮架的前后倾斜度”修改是否超范围的认定，法院认为，权利要求2中记载了“第一踏脚板连接所述的第一轮架，第二踏脚板连接所述的第二轮架”，因此，连接既包括固定连接也包括活动连接，而说明书的相关记载连接方式是固定连接（注：这一点在庭审中专利复审委员会和专利权人均认可），因此，本案争议的实质在于能否将说明书中的固定连接解释为权利要求2中的连接的问题。在判断权利要求2的修改是否超范围时，应当是基于专利原说明书记载的内容能否得出权利要求2的技术方案，而不是用说明书记载的内容来限缩解释修改后的权利要求2的技术方案中某一技术特征的含义。判断修改是否超范围的唯一路径是看从原专利申请文件中能否得出修改后的权利要求的技术方案，而不是用原说明书来限缩解释修改后的权利要求，以使修改后的权利要求符合《专利法》第三十三条的规定。判断权利要求的修改是否超范围时，不允许也无法将说明书及附图中记载的具体技术内容补充限缩解释到权利要求书中。
本案中，如将说明书中的固定连接解释为权利要求2中的连接，则属于新的实质性修改权利要求书的做法。当踏脚板活动连接轮架时，并不必然导致踏脚板的前倾和后斜，也无法直接得出“通过所述踏脚板分别改变轮架的前后倾斜度”，因此，“通过所述踏脚板分别改变轮架的前后倾斜度”不能根据原说明书的记载直接地、毫无疑义地得出，该修改不符合《专利法》第三十三条的规定。
三、 其他案例的启示
精工爱普生株式会社的“墨盒”专利无效行政诉讼案件【（2010）知行字第53号，公报案例】是关于修改超范围的典型案例，该案争议点之一是权利要求中“存储装置”这一特征。该中国案是申请人在日本申请的PCT进中国国家阶段的中文翻译文本，专利申请公开文本的权利要求书中并未出现独立使用的“存储装置”用语，而是使用了“半导体存储装置”等概念。专利复审委员会以修改超范围认定专利无效，专利权人起诉后一审法院维持了无效决定，在二审程序，二审法院则认为专利修改并未超范围，无效请求人不服直至再审。
根据法院调查，本专利授权文本权利要求1中的“存储装置”一词系申请人在提交分案申请时主动修改而来，不是在实质审查过程中根据审查员的要求所进行的修改。
本案中，最高人民法院在再审中进一步明确专利法第33条的立法目的，即实现专利申请人的利益与社会公众利益之间的平衡。关于“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的理解，最高院认为，原说明书和权利要求书记载的范围应该包括：原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。只要所推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的，就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围。如果修改后的专利申请文件未引入新的技术内容，则可认定对该专利申请文件的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围。由此可见，判断对专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，不仅应考虑原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形表达的内容，还应考虑所属领域普通技术人员综合上述内容后显而易见的内容。
四、 对案件的理解
根据上述案件审查和审理过程文件的学习可以发现，对“修改超范围”的认定在实践中还是会存在不同的理解。比如专利复审委员会和法院、以及不同层级法院的理解都可能存在不同。在有的案子中，虽然法院的认定结论相同，但理由也可能存在不同。对“修改超范围”的理解和适用因为要结合专利申请文件、本领域技术人员的理解，确认可能会得出不同的结论。根据这些案例，我们获得的经验不是对某专利技术特征的个案理解，而是要体会法院对在“修改超范围”认定时对申请人私权利和公共利益平衡界限的把握，以及要区分修改限制与其他专利法中原则的区别，如与专利保护范围的关系、与禁止反悔原则的关系等。当然，更重要的一个启示是，案子都是磨出来的，任何一个可能的无效理由都要研究透彻并坚持到底。
