发布时间: 2023-07-25
在日本专利实践中，申请人收到驳回决定(拒绝查定)后，若想继续申请，通常会在提交复审请求的同时提交一个分案申请，作为一种保障措施来保留继续审查的权利。而对于作为保障措施而提出的分案申请，如果申请人可以参考原始申请的复审或者审决结果再决定如何应对通常会更有效。但是，由于近些年日本专利局的审查进度很快，通常在原始申请还未收到最终结论时，分案申请已经被驳回。
在上述形势下，日本专利局颁布了关于暂停分案申请审查的新规定。对于申请人而言，可以确保在分案申请的实质审查之前获得原始申请的最终审查结论，从而更有效的应对分案申请。关于最新规定的具体内容及相关手续的办理，笔者将在下文中为大家详细说明。
一、 日本专利局（JPO）最新规定：
自2023年4月1日(含)起，根据日本《特许法》第54条第1项的规定，原始申请收到拒绝查定通知后，申请人提出复审请求且同时提出了分案申请，经申请人或代理人的请求，可暂停对该分案申请的实质审查，直到取得原始申请的前置审查结果或复审审查结果的3个月后恢复进行。
二、 新规定适用的对象：
新规定适用于在2023年4月1日及以后提交审查请求的分案申请。暂停实质审查，分案申请需满足以下三项(a~c)条件：
(a) 分案申请是在原始申请发出拒绝查定后提出的；
请注意：分案申请须为从原始申请中直接分离出的申请，而从分案申请中再次分离出的分案申请则不符合条件。
(b) 已针对原始申请的拒绝查定提出复审请求，且原始申请仍在前置审查或复审审查中；
(c) 等待原始申请的前置审查或复审审查结果对于分案申请是有利的情况。
三、 申请暂停分案审查的必要手续：
申请人或代理人若要求暂停对分案申请的审查，则必须在提交分案申请实审请求之日起的5个工作日内，进行下列两项手续。如两项中的任何一项未在截止日期前提交，该分案申请将不适用于新规定。
(1)提交申请书，说明分案申请适用《特许法》第54条第1款规定的条件；
《申请书》范本：
(2)填写专用表格，说明分案申请适用《特许法》第54条第1款规定的条件。
《专用表格》范本：
填写上述申请书和专用表格时，需同时说明分案申请满足上述的(a)~(c)的3项条件。
四、 申请暂停审查后的程序：
日本专利局将根据申请内容判断该分案申请是否符合条件，并将审核结果通过电子邮件通知申请人或代理人。这些通信记录将被收录于相关文件中供公众查询。
如果分案申请的情况适用于新规定，则分案申请的实质审查将被暂停，直到原始申请出现下列三项中任何一项情况的三个月后重新恢复。
(i) 在前置审查中向申请人送达授权决定（特许查定）的副本；
(ii) 在复审中向申请人送达最初的审查决定书副本(复审部门做出的判决：授权或驳回)；
(iii) 复审请求或者原申请被撤销或者被驳回。
若上述(i)至(iii)任一事项发生后，分案申请审查的暂停期将结束，日本专利局将通过电子邮件通知申请人或代理人说明情况并创建回复记录供公众查询。申请人必须在分案申请实质审查的暂停期结束之前按照现行惯例提交一份申请书解释原始申请与分案申请之间的关系等，并同时提交一份主动修改文件（如有修改时）。暂停期结束后，该分案申请的审查将在上述第(i)至(iii)事项发生日后，与普通分案申请一样进入相同的等待审查期后即开始审查。
另外，上述暂停期将依照日本《特许法》第67条第二款和第三款第10项关于专利权延长期限的规定，在计算专利权延长期限时扣除。
综上，日本专利局关于暂停分案申请审查的新规定确实可以帮助申请人或代理人更有效地应对分案申请。如果有需要暂停审查的分案申请，还请申请人或代理人务必留意上述规定中的时间及文件要求，避免错失机会。
上述内容仅供申请人或代理机构参考。在实际作业中，请以官方网站上发布的相关信息及法律法规为准。
参考文献：
日本专利局(JPO)：原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用についてhttps://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html
