发布时间: 2023-07-11
近日，在东莞举办的“第17届中国商标品牌节”上，中华商标协会评选出了“2021-2022商标代理典型案例”共计34件，隆天公司代理的“MCM商标侵权及不正当竞争案”有幸入选。
“MCM”商标侵权及不正当竞争案
原告：北京爱姆斯建筑设计咨询有限公司
被告（我方客户）：乐米（北京）国际建筑规划设计有限公司
判决结果：法院认为被告对MCM标识的使用的合法权利来源于被告母公司对MCM标识的在先大量使用，因此被告的行为既不构成商标侵权也不构成不正当竞争；且被告母公司在涉案注册商标申请日之前已在全国范围内具有一定影响，原告无权禁止被告在相关领域在全国范围内对MCM标识商标性使用被诉标识。
基本案情：
本案的原告和被告均为提供景观、园林等设计服务的企业。原告在中国第42类和第44类“建筑制图、景观设计、园艺等”服务项目上享有“MCM”商标权，最早的商标申请日为2009年9月24日，注册日为2011年1月14日。被告成立时间晚于原告“MCM”商标的申请日期，被告在类似服务上使用多种“MCM”标识。
原告认为：被告与原告属于同行业，被告在企业网站、微信公众号、宣传册、办公场所、员工名片、手提袋、PPT、信封上使用 “MCM”相关标识的行为，构成商标侵权及不正当竞争行为。原告提起诉讼，请求法院判令被告停止商标侵权及不正当竞争行为，同时请求了高额赔偿。
原告注册商标及被告实际使用的标识图样如下：
案件焦点及难点：
被告主张其对MCM标识的合法使用基础来源于其美国母公司对MCM标识的在先权利及在先使用，但被告的成立时间晚于原告“MCM”商标的申请日期，且抗辩的在先权利来源于其美国母公司，而非被告自身。本案的难点在于：被告的在先使用理由及证据能否依据《商标法》第五十九条第三款成功抗辩原告的注册商标权及提供的使用证据。
典型意义：
本案中，我方一方面利用《商标法》第五十九条第三款的规定积极收集大量证据进行举证和抗辩，主张被告对MCM标识的合法使用基础来源于其母公司的在先权利及在中国的在先使用。另一方面，有力地反驳了原告提供的在先使用证据并非是原告对其注册商标的使用，并且依据相关证据指出原告注册MCM商标主观上难谓正当。此外，我方利用原告取证固证中的漏洞，庭审中合理应对，巧妙化解被诉的焦点问题。最终赢得法院的支持，法院驳回了原告的所有诉讼请求。
我们认为，商标权的保护应遵循利益平衡原则。《商标法》第一条明确其立法宗旨是为了加强商标管理，保护商标专用权，促进社会主义市场经济的发展。据此，对商标案件中所涉及的各方主体的利益，包括商标注册人或合法使用人的利益，相关消费者的利益，以及经营者的利益，应予平衡。其次，虽然《商标法》第三条中规定了商标注册人享有商标专用权，但该权利的行使也是有边界的。如果边界过宽，势必导致原已合理使用含有该标识的同业竞争者被排除在正常市场竞争之外，导致公平竞争秩序受损。
本案中，法院对《商标法》第五十九条第三款做出了详细的解读，恰好地诠释了如何实现注册商标权利人和在先使用的未注册商标所有人之间的利益平衡问题。法院认为，《商标法》第五十九条第三款的规定目的在于保护在先在市场上已经使用并具有一定影响但未注册的商标权利人的利益，该保护应是实质性保护，只要使用人对被诉标识的使用对商标注册人的利益没有造成不合理的影响，即应当认定属于原使用范围。
值得借鉴的是，本案中法院明确了在先使用抗辩成立需同时符合以下四个要件：1、被诉标识在商标注册人申请商标注册前已经使用；2、使用人先于商标注册人使用被诉标识；3、在先使用的未注册商标在商标注册人申请商标注册前已经具有一定影响；4、使用人仅能在“原使用范围”内使用。
通常商标侵权诉讼案件中被告的胜率较低，特别是在原告享有在先商标专用权的情况下，我方代理被告赢得本案实属不易。本案的成功，不仅使我们更深刻地理解了商标权的保护具有相对性，同时加深了对《商标法》第五十九条第三款的认识。本案法官对上述法条的解读更是为今后此类案件的办理思路提供了指引。
