浅谈专利审查阶段关于专利法第26条第3款的答复策略

摘要：《专利法》第26条第3款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。随着专利申请量的增加以及审查制度日趋严格，不符合《专利法》第26条第3款的审查意见通知书的数量也明显增加，本文基于笔者专利撰写实务过程中的案例，来探讨专利审查阶段关于《专利法》第26条第3款的答复思路和策略。

在专利审查实践中，审查员一般不会接受新补充的技术方案来弥补上述条款指出的申请文件的缺陷，申请人/代理人只能通过说明书已经公开的内容，以及结合现有技术来争辩；而且，举证现有技术的同时还需要顾及相关证据以及意见陈述是否会对专利申请的创造性造成影响。因此，涉及《专利法》第26条第3款的审查意见一般不容易答复。

代理人在答复审查意见时，应首先判断审查员的观点是否客观、准确、全面，若审查员的观点是客观、准确和全面的，可选择性地放弃该部分内容；若审查员的观点不够客观、准确和全面，则代理人在答复过程中可针对该具有争议性的审查意见进行争辩，下述笔者基于专利撰写实务过程中的案例，总结以下两种应对策略：

一、争辩“发明或者实用新型说明书公开不充分”的理由存在不合理性

《专利审查指南》中指出：审查员如果质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求，应当有合理的理由。鉴于上述规定，代理人在答复审查意见过程中，可以先判断审查员对技术内容的理解是否存在偏差，导致其观点不合理。

示例性的，如图1所示，案例一公开了一种艾草针灸皿，其要解决的技术问题是“艾灸和针刺联合使用时操作不便，艾草燃烧的灰容易灼伤患者的问题”。说明书公开了“艾草固定针设置在底盘的中间，底盘可以防止艾草灰直接下落到患者的身上，所述艾草针灸皿在使用过程中，将艾草固定针套接在针灸针上，艾草固定针贯穿底盘，其上端低于防灰罩的上端，可以使固定在其上的艾草条完全处于防灰罩内部，防止燃烧后的艾草灰掉出，灼伤患者，所述艾草固定针套接在针灸针上时，刚好能够完全覆盖针灸针针柄的部分，给针灸针预留好足够的针刺长度，适合不同针刺深度的要求”。

图 1

审查员认为“在针灸过程中，针灸的针刺部分必然插入人体，此时针灸针上燃烧的艾草必然会有灰掉到人体皮肤上，因此不能解决容易灼伤患者的技术问题，对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法实现，附图中也缺少实施该设想的具体产品结构，使得说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案，因而不符合专利法第26条第3款的规定”。

针对上述意见，代理人认为审查员对本方案的理解不是很透彻，审查员对该针灸皿使用时如何与针灸针连接，以及艾草条如何固定的理解存在一定的偏差。因此，代理人在答复该审查意见的时候补充了该针灸皿与针灸针连接的示意图，如图2所示；并且进一步对本申请的使用状态进行如下说明：“艾草针灸皿不含针灸针，与针灸针搭配使用时，针灸针的针柄部分套接在艾草固定针内，整根针灸针是位于防护罩的外部，针尖部分位于底盘下方，并且针灸针不与艾草条直接接触，艾草条固定在防灰罩内，艾草条燃烧后掉落的灰会被底盘承接，不会落到人体的皮肤上，因此本申请能够实现使用时不会灼伤人体皮肤的效果”，从而使得该申请最后得到通过。

图 2

二、争辩不清楚的内容属于现有技术或者本领域技术人员的公知常识

《专利法》第26条第3款的判断主体为所属领域技术人员，而非具体的代理人或者审查员。审查意见所认为技术手段模糊之处或许在相关领域中早已为公知的内容，此时，可以通过举证的方式来论证该部分内容的公知属性。如提供专利文献、教科书或者技术手册中已有明确记载的证据，或者申请文件已给出启示性的指导，不影响所属领域技术人员实现相应技术目的。

需要注意的是，举证的内容如果是非专利文献，还需要对证据的真实性和公开性等进行证明，必要时还需要提供原件。

且值得注意的是，若涉及到发明点的现有技术或者公知常识的举证时，需考虑该证据是否会对申请的创造性构成影响。

示例性的，如图3所示，案例二提供了一种装夹结构，可对工件进行部分装夹后再连接到治具上，提高工件装夹的便利性。说明书公开了“左夹紧块1和右夹紧块2用于对工件进行撑开或者夹紧的形式的装夹，使用者可通过调节结构调节上调节块3和下调节块4之间的距离，使上调节块3和下调节块4相向运动时，在导向结构的导向作用下，左夹紧块1和右夹紧块2相向运动”。审查员提出本领域技术人员不清楚如何实现在工件外侧夹持工作。

图3

代理人在答复过程中根据该夹具的工作模式，将该夹具归类为内撑型夹具，列举了该类型夹具的应用（具体用于夹持何种工件），并根据其应用提供了该类型夹具的相关国家标准（《中华人民共和国机械行业标准JB/T 3624-1999》中的槽系列夹具和孔系列夹具）作为公知证据，该公知证据公开了该类内撑型夹具通过撑开的方式对工件进行装夹，即对审查员提出的如何实现在工件的外侧进行夹持工作进行了说明，并且该公知证据没有公开本申请的具体结构，不对本申请的创造性产生影响。此外，还进一步阐述了该夹具如何对某一类产品进行夹持并安装到治具上的使用方法，以使得该申请得以通过审查。

综上，专利审查阶段中，在审查意见存在不合理性的情况下，申请文本所涉及的《专利法》第26条第3款的问题并非完全无解，我们可以从“发明或者实用新型说明书公开不充分”的理由存在不合理性、说明书中不清楚的内容属于现有技术或者本领域技术人员的公知常识等角度进行争辩。但对于专利代理师而言，最好的解决方式是在源头上避免该类问题的出现，这要求专利代理师在撰写申请文件时要全面考虑，清晰地描述技术方案，注意说明书公开内容的全面性，保证达到充分公开技术方案的要求，以避免给申请人的利益带来损失。