同族专利应对的经验与思考

在专利的实质审查阶段，在国家知识产权局下发的审查意见通知书以及检索报告中，会有参照同族专利的对比文件以及审查结果对中国专利申请进行评述的情况。代理师在向客户提供答辩意见的时候，也会整理各个国家或地区的同族专利的应对情况，并结合中国的实务经验，向客户提供完备的应对方案。申请人也存在以已经获得授权的同族专利的修改和答辩方式指示其他同族专利的应答。

那么，同族专利到底如何影响我们在专利实务中的实践呢，本文将从五局对专利审查的异同角度入手，结合我个人的经验和思考进行初步讨论，以期收到抛砖引玉之效。

1. 什么是同族专利

同族专利指的是在不同国家或地区，基于同一项发明思想的专利。这些专利之间存在相互关联，通常都是同一申请人在不同的国家或地区递交的专利申请。同族专利的存在可以为申请人提供更广泛的专利保护范围，以及在不同国家或地区的市场上获得更多的商业机会。在国际专利申请中，同族专利的概念也被称为“相关专利”（related patents）。

2. 五局创造性审查比较

美国：35 U.S.C. 103 (pre-AIA) 授权条件；非显而易见的主题

一项发明，虽然并不像前述第102条所规定的已经公开或者与已有的叙述完全一致，但如果申请专利的内容与现有技术之间的区别甚为微小，在该项发明完成时对于本领域技术人员而言是显而易见的，则不能获得专利权。授权条件不应该根据完成发明的方式予以否定。

欧洲：Article 56 Inventive step 创造性

如果一项发明相对于现有技术来说，对于本领域技术人员是非显而易见的，那么这项发明被视为包括一个创造性步骤。如果现有技术还包括第54条第3款所指的文件，这些文件不应用来判断创造性。

日本：特許法第29条第2項 创造性

如果发明为申请前属于该领域的具有通常知识者基于上述各号所记载的发明容易做出的，则与同项的规定无关，该发明不予授权。

韩国：韩国专利法第29条 新颖性和创造性

创造性：如果发明为申请前属于该领域的具有通常知识者基于上述各号所记载的发明容易做出的，则与第1项的规定无关，该发明不予授权。

中国：专利法第22条第3款 创造性

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

专利审查中，“创造性”是最为重要的因素，也是同族申请中最具可参考性的内容。通过以上罗列，五局对创造性的规定大体相同，都是要求发明是新的、具有非显而易见性，并且需要与现有技术有显著的差异。需要注意的是，中国在创造性的规定中还要求“显著的进步”。

因此，五局审查的严格程度从法律规定上来看基本一致，但在具体实践中我们所感受到的不同似乎取决于各专利局的审查标准、各地区审查员的创造性评判门槛等。

例如，对于USPTO（美国专利及商标局），往往引用多个对比文件，有理有据，因此克服难度较大，但也很少使用“公知”、“惯常技术手段”，因此，只要使权利要求存在“区别”即可克服创造性的缺失。这也就造成了，在原申请创造性不高的情况下，美国的专利申请往往通过进一步追加新的技术特征的修改而获得授权。

此外，JPO（日本专利局）在引用多个对比文件的同时，针对公知也会引用多个公知文件，令人信服，很难以“不是公知”进行争辩。而且，在日本，由于在后期的OA中存在“仅能对某一技术特征进行限缩而不能增加新的技术特征”的规定，日本专利申请的修改也会更为严格。

而中国的审查意见通知书中，在有美国、日本的同族专利时，一般情况会引用美国、日本同族中的对比文件并以类似的拒绝理由评述中国专利申请，那么在基于以上所描述的USPTO和JPO的审查标准时，专利代理师和申请人是否也应该机械地按照美国、日本等同族专利的修改来对中国专利申请进行修改呢？这便是我们在实务操作中应该着重考量的问题。

3. 两个案例

案例一：博弈后的小屈服

US同族专利申请：Non-final追加技术特征A(权2)授权

美国同族中，审查员在Non-final中引用了D1，认为原权利要求1的所有技术特征均被记载于D1中。针对Non-final，申请人将未被审查员指出创造性问题的权利要求2提升为新的独立权利要求，即追加了技术特征A。

由此，该美国同族获得授权。

CN本专利申请：1OA（US的D1）追加技术特征B

2OA（新D2）追加技术特征C

3OA（不支持）争辩+让步授权

在中国的本专利申请中，审查员在第一次审查意见中引用了美国同族中相同的对比文件D1。在比对本申请和D1之后，专利代理师认为可从说明书的记载中向权利要求1追加一个新的技术特征B，此时的修改完全不同于针对同族的修改，且较同族的范围更大。

针对上述修改，审查员在第二次审查意见中引用了新的对比文件2。专利代理师再次从说明书的记载中向权利要求1追加一个新的技术特征C，此时的修改仍较同族的范围更大。

但是，审查员在第三次审查意见中，以本发明不被说明书支持为由，建议申请人将权利要求2的附加技术特A追加至原权利要求1中。可以看出，审查员认为将本发明缩限至与美国同族的范围更为稳妥。但是，专利代理师考虑到美国同族的缩限过窄、不利于申请人权利的实现，而且由于专利具有地域性，同族专利的授权或是驳回不应影响他国专利审查情况。因此，在经过申请人同意后，与审查员进行了沟通，作为争辩与让步的结果，最终将附加技术特A中的较为上位的描述a1追加至权利要求1中，在权利要求2中保留了附加技术特A中的较为下位的描述a2。

由此，本专利申请获得授权。

案例二：坚持就是胜利

US同族专利申请：Non-final追加技术特征A+B授权

美国同族中，审查员在Non-final中引用了D1和D2，认为原权利要求1的所有技术特征均被记载于D1中。针对Non-final，申请人向独立权利要求1中追加了新的技术特征A和B。

由此，该美国同族获得授权。

CN本专利申请：1OA（US的D1、D2）未改

2OA（US的D1、D2）未改授权

在中国的本专利申请中，审查员在第一次审查意见中引用了美国同族中相同的对比文件D1和D2。在比对本申请和D1之后，专利代理师认为本申请的权利要求1相对于D1的区别技术特征虽然表面上记载于D2中，但是D1所记载的技术方案对将D2组合至D1的方案给出了相反的技术启示，因此，本领域技术人员没有理由将D1和D2组合在一起以得到本发明。

专利代理师在申请人的同意下采取了不对本专利申请进行修改而仅是以上述理由具体展开了意见陈述的应对方案。

最终，取得了审查员的认同，本专利申请获得授权。

4. 感悟

根据《巴黎公约》规定的专利独立原则，专利权的地域性特点，是指一个国家依照其本国专利法授予的专利权，仅在该国法律管辖的范内有效，对其他国家没有任何约束力。

因此，虽然在实务中，不论是审查员还是申请人基于权利平衡程度、全球市场等因素的考量，通常会参照同族授权专利的修改进行中国专利申请的应对，但是，作为专利代理师，应该从客户角度出发，为客户争取最大的利益，即使在面临同族专利缩限所带来的压力的情况下，只要本专利申请可具备创造性的范围更大，便应该积极向客户提供该更大保护范围的应答方案，且能够在符合客户利益的情况下，以充分的理由和坚定的信念向审查员陈述意见。

以下，是我基于同族专利应对的实务总结的几点经验之谈，仅供大家参考，并欢迎大家讨论、批评与指正。

1.在受到审查意见通知书时，先查找同族专利，看修改尺度

2.根据同族专利的修改预期客户的接受程度

3.思考是否有必要按照同族授权专利缩限

4.同族专利修改中是否有值得借鉴的技术特征

5.避免在本专利申请的权利要求修改中加入同族专利中被驳回的技术特征

6.避免在本专利申请的意见陈述中以同族中被驳回的争辩理由作为主争辩点

7.更进一步地，避免在本专利申请的权利要求修改中加入同族专利申请的对比文件中所公开的技术特征