发布时间: 2023-03-24
作者：罗娅 资深专利代理师
《专利审查指南》第二部分第四章第3.1节指出：审查创造性时，将一份或多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价。因此，审查员在进行创造性评述时，常常以“在对比文件1（即最接近对比文件）的基础上结合其他对比文件得出发明所要保护的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的”为由，认定发明的技术方案不具有创造性。
针对通过多篇对比文件结合而认定发明不具备创造性的评述逻辑，一个重要的答辩点在于最接近对比文件与其他对比文件之间能否结合。审查员在审查创造性时，通常在确定出发明与最接近对比文件相比的区别技术特征后，通过其他对比文件来评述区别技术特征，进而将最接近对比文件和其他对比文件结合；因此，在答辩最接近对比文件与其他对比文件之间能否结合时，我们可以通过：区别技术特征在其他对比文件中所起的作用与在发明中的作用不同，进而最接近对比文件与其他对比文件不能结合进行答辩。
此外，审查员在评价发明是否具备创造性时，要考虑发明的技术方案本身，不能仅根据对比文件中记载的某一句或某一段话来认定其公开的事实，需要将发明作为一个整体看待。因此，我们在答辩最接近对比文件与其他对比文件之间能否结合时，也可以将最接近对比文件与其他对比文件分别作为一个整体看待，通过其他对比文件与最接近对比文件的整体方案能否结合的角度进行答辩。
以下笔者结合案例，从整体方案的角度对最接近对比文件与其他对比文件不能结合进行答辩说明。
1、其他对比文件排斥最接近对比文件，因而其他对比文件不可能被采用
涉案发明请求保护一种针对目标对象的移动控制方法，其中，保护了：检测用于调整目标对象的轨迹途经位置的调整操作，以得到调整后的轨迹途经位置；根据所述调整后的轨迹途经位置生成移动轨迹。
最接近对比文件为对比文件1，其采用由用户通过手指或键盘设定目标位置，根据对象的当前位置、设定的目标位置以及控制点构建二阶贝塞尔曲线，进而控制对象以构建的曲线为路径进行移动。
对比文件1公开了涉案发明中的生成移动轨迹，相对于对比文件1而言，涉案发明的区别技术特征主要在于：检测到对轨迹位置的调整操作得到调整后轨迹途径位置，根据其生成移动轨迹。
其他对比文件为对比文件2，其通过检测用户触控操作或检测光标移动采集三个输入点，根据三个输入点计算两中点和两线宽，进而根据两中点和两线宽绘制四边形，并根据四边形确定待输出曲线。
审查员认为对比文件2公开了根据轨迹途径位置确定轨迹的技术方案，在对比文件1的基础上结合对比文件2可得到涉案发明的技术方案。
在此案例中，如果将对比文件1和对比文件2的技术方案拆分，从技术特征的角度进行考虑，我们很容易带入审查员的思维，即对比文件2的三个输入点相当于涉案发明的轨迹途径位置，待输出曲线相当于涉案发明的移动轨迹，再结合对比文件1的构建曲线，得到根据轨迹途径位置构建曲线，以确定轨迹的技术方案。
但笔者在仔细对比对比文件1与对比文件2之后，从对比文件1和对比文件2的整体方案的角度发现：
在对比文件1所公开的方案中，通过当前位置以及目标位置来确定控制点，并以此构建曲线，即对比文件1中仅通过三个点构建出曲线。在对比文件2的方案中，采集三个输入点，根据三个输入点计算两中点和两线宽，进而根据线宽和中点绘制四边形并根据四边形确定待输出曲线；也就是说，根据第一个输入点和第二个输入点仅能确定第一个线宽和第一个中点，而在对比文件2所公开的方案中，仅根据第一个输入点和第二个输入点、第一个中点和第一个线宽无法绘制四边形，则无法确定待输出曲线；即对比文件2中仅通过三个点的位置无法确定出曲线，因此对比文件2与对比文件1的曲线构建方式相互排斥，那么对比文件2的曲线构建方式必然不可能被采用。
也即，若最接近对比文件的技术方案本身与其他对比文件的技术方案本身相排斥，则最接近对比文件必然无法与其他对比文件相结合得到发明所要保护的技术方案。
2、若其他对比文件应用至最接近对比文件，则最接近对比文件违背其实现目的
《专利审查意见指南》第二部分第四章第3.1节还指出：在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果。因此，我们在进行答辩时，也可以考虑对比文件所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，以此来判断若其他对比文件应用至最接近对比文件，最接近对比文件是否会违背其实现目的。
承接上例，对比文件1所要解决的技术问题为：在屏幕上移动一个对象时，需要用户手指或输入装置点击该对象并拖动到目标位置，使得操作不够便捷；而通过对比文件1的技术方案，其仅需要由用户通过手指或键盘设定目标位置，就可通过对象当前位置以及目标位置来确定控制点，并以此构建曲线。
由于对比文件2中仅通过三个点的位置无法确定出曲线，若将对比文件2的方案应用至对比文件1中，则需要用户额外增加输入点来确定曲线，与对比文件1中用户仅需要设定目标位置的方案相比，必然会增加用户操作的复杂性，与对比文件1实现的操作简单方便的目的相违背。
也即，若将其他对比文件应用至最接近的对比文件时，会使得最接近的对比文件变得违背其目的，比如，最接近的对比文件不能达到想要的技术效果，或最接近的对比文件无法解决所提出的技术问题，甚至会适得其反，则说明最接近对比文件与其他对比文件不能结合。
总结：笔者认为，在答辩最接近对比文件和其他对比文件能否结合时，可以先从技术特征角度进行答辩，即通过技术特征在技术方案中所起到作用是否相同进行答辩；若技术特征在技术方案中所起到作用相同时，可以通过包含技术特征的整体技术方案进行答辩，即通过整体技术方案是否排斥、与其他对比文件的结合是否使最接近对比文件变得违背其目的进行答辩。
