发布时间: 2023-02-21
作者：惠皓晨 专利工程师
《专利审查指南》对于在专利无效宣告程序中权利要求的修改，起初规定了三种修改方式，即权利要求的删除、权利要求的合并以及技术方案的删除；在2017年对上述修改方式作了调整，调整后的权利要求修改方式为：权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。其中，权利要求的进一步限定是指，在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。
接下来，笔者将结合（2019）最高法知民终369号案简单探讨，专利无效宣告程序中“权利要求的进一步限定”这一修改方式对侵权判定的影响以及对申请文件撰写的启示。
案情简介：
该案（二审）涉及到的主体包括：上诉人(原审被告)，浙江南邦科技有限公司(以下简称南邦公司)；被上诉人(原审原告)，台州朗进缝纫机电有限公司（涉案专利的权利人，以下简称朗进公司)；原审被告，义乌市华富缝纫机配件商行(以下简称华富商行)。
朗进公司在一审中诉称：南邦公司制造、销售，华富商行销售的涉案被诉侵权产品——自动橡筋机，落入涉案专利（专利号：201620180916.4）的权利要求1、权利要求2、权利要求7的保护范围，侵害了涉案专利权。经浙江省宁波市中级人民法院（以下简称一审法院）审理认定，被诉侵权产品落入涉案专利的权利要求1、权利要求2、权利要求7的保护范围。同时，一审法院判决：（一）南邦公司立即停止制造、销售侵害涉案专利权产品的行为；（二）华富商行立即停止销售侵害涉案专利权产品的行为；（三）南邦公司赔偿朗进公司经济损失23万元，调查和制止侵权行为支出的合理费用5万元，合计28万元；（四）驳回朗进公司的其他诉讼请求。
需要注意的是，在一审法院辩论终结后、判决前，案外人就涉案专利提起专利无效宣告；专利权人在专利无效宣告程序中，以对“权利要求的进一步限定”的方式修改了涉案专利的原权利要求，将原从属权利要求7的部分技术特征以及原从属权利要求9的全部附加技术特征增加到原独立权利要求1中，形成新的独立权利要求1。
紧接着，南邦公司对一审判决表示不服，并向最高人民法院提出上诉。最高人民法院认定，被诉侵权产品采用的技术方案所包含的技术特征与朗进公司在本案中主张保护的涉案专利权利要求（即上述新的独立权利要求1）的技术特征均相同，落入涉案专利权的保护范围。最终，最高人民法院二审判定：南邦公司立即停止制造、销售侵害涉案专利权产品的行为；华富商行立即停止销售侵害涉案专利权产品的行为；南邦公司支付朗进公司赔偿费用5万元等。
针对上述案件，有几个时间点需要注意：涉案专利的授权公告日为2016年7月27日；2019年4月1日案外人向国家知识产权局提起对涉案专利的无效宣告请求；在无效宣告请求审查过程中，专利权人于2019年5月21日提出以“权利要求的进一步限定”的方式修改涉案专利的原权利要求：将原权利要求7中的部分附加技术特征以及原权利要求9的全部附加技术特征补入原权利要求1形成新的独立权利要求1，并于2019年7月26日提交权利要求书的修改替换页；国家知识产权局于2019年8月12日作出第41362号无效请求审查决定，宣告涉案专利的权利要求部分无效，并在专利权人于2019年7月26日提交的修改后的权利要求1-9的基础上维持涉案专利有效；其中，该案一审庭审日期为2019年2月21日，一审判决日期为2019年6月20日。也就是说，本案于2019年6月20日一审判决作出后，国家知识产权局2019年8月12日才对涉案专利修改后的权利要求的保护范围作出行政决定予以确认。
基于上述新的独立权利要求1，最高人民法院认定本案二审实质在于要判断：（一）被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围：被诉侵权产品是否具有技术特征“固定机架”和“水平导轨”，以及涉案专利中的“进给导轨装置”、“滑动机构”和“结头感应机构”是否属于功能性特征。（二）关于”权利要求的进一步限定”修改方式对法律责任承担的影响。
最终，对于上述问题，最高人民法院给出的判定结论是：（一）由于涉案专利权利要求1并未限定“固定机架”是可分离的两块电机板还是整体的一块板，因此，涉案专利所涉及的橡筋机从整体而言仍然可以实现被诉侵权产品的发明目的，故，被诉侵权产品具有“固定机架”这一技术特征；由于涉案专利权利要求书中并未限定水平导轨的具体连接方式，因此，被诉侵权产品具有“水平导轨”这一技术特征；根据功能性特征的判定条件，“进给导轨装置”、“滑动机构”和“结头感应机构”不属于功能性特征。（二）基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额。
案例启示：
结合上述最高人民法院的判定结论（一）从专利撰写的角度来看，我们在后续需要注意以下几点：
（1）在权利要求书撰写过程中，对于技术特征的限定，要尽量采用“上位”描述方式，减少采用“具体”描述方式；在说明书撰写过程中，对该上位描述的技术特征的功能效果要进行多维度的完整分析说明，从而争取较大的保护范围。
举例而言，在涉案专利中，新的独立权利要求1中采用“上位”方式描述的技术特征为“固定机架”，但新的独立权利要求1中并未限定“固定机架”是可分离的两块电机板还是整体的一块板，只是在说明书的具体实施例中给出了“固定机架”是可分离的两块电机板的一种实施方式。结合涉案专利的发明目的和改进点，可以了解到技术特征“固定机架”是通过对翻转机械手装置、拉料装置以及进给导轨装置进行了控制方式和构造上的改进，实现运行行程可控、自动化程度更好、操作方便和生产效率的大幅提升；因此，无论“固定机架”是可分离的两块板还是整体的一块板，涉案专利所涉及的橡筋机从整体而言仍然可以实现被诉侵权产品的发明目的。也即，通过采用“上位”方式描述“固定机架”，使得在侵权判定时，被诉侵权产品的技术特征落入到涉案专利“固定机架”的范围中。
（2） 在权利要求书撰写过程中，对于技术特征的描述，要尽量避免技术特征落入功能性特征范畴，而应尽量采用该技术特征的相对位置关系、运动方式或一定的结构对其进行限定。
举例而言，对于涉案专利中的技术特征“进给导轨装置”，由于描述用语“导轨装置”已经明确了涉案专利结构是导轨形式，因此，“进给导轨装置”特征并不属于功能性特征；对于涉案专利中的“滑动机构”，由于新的独立权利要求1中对“滑动机构”的相对位置关系、运动方式均作出了明确限定，因此，“滑动机构”不属于功能性特征；对于涉案专利中的“结头感应机构”，本领域技术人员仅通过阅读涉案专利的权利要求书，即可直接、明确地确定该结构特征的具体实现方式，因此，“结头感应机构”不属于功能性特征。
（3）在权利要求书撰写过程中，尽量保证层次丰富的从属权利要求布局。
举例而言，涉案专利的专利权人在无效宣告期间通过”权利要求的进一步限定”方式修改了原权利要求，具体是将原从属权利要求7的部分技术特征“所述的驱动电机为闭环步进电机”以及原从属权利要求9的全部技术特征补入原独立权利要求1，形成上述新的独立权利要求1。例如，专利代理师在撰写权利要求书时，完全可以基于“所述的驱动电机为闭环步进电机”这一技术特征单独撰写一条从属权利要求。如此布局之后，在无效宣告阶段，专利权人对原独立权利要求1进行修改时，可以仅通过权利要求合并修改的方式即可完成对原独立权利要求1的修改。而权利要求合并修改的方式是以权利要求为修改单位，并未涉及”权利要求的进一步限定”方式中对部分权利要求中技术特征的添加，对专利信息公开的既往公信力基本没有减损，因此无需通过减少赔偿数额进行平衡；进而，上述布局方式可以减少或者避免采用”权利要求的进一步限定”方式对原权利要求1进行修改而导致的赔偿数额减少。
结合上述最高人民法院的判定结论（二）从专利的公益性的角度来看，可以得到以下启示：
专利权人在专利确权程序中，可以通过对“权利要求的进一步限定”的方式修改原权利要求，从而实现专利的确权；但是，通过”权利要求的进一步限定”的方式修改得到的新的独立权利要求1的确权日，为涉案专利维持专利权有效的行政决定的决定日。
基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，则可以酌减赔偿数额。举例而言，最高人民法院对涉案专利的裁判结果包含撤销原审判决第三项，也即，将南邦公司支付朗进公司赔偿费用由28万元调整为5万元。
以上仅为笔者针对（2019）最高法知民终369号案引发的启示简要总结，如有不足、错漏之处，欢迎批评指正。
