创造性审查意见答复中改进动机的思考

对于专利申请，尤其是发明专利申请，无论在实质审查阶段中，还是在复审阶段或者无效宣告程序中，创造性都是涉及最多的问题。本文主要从专利申请实质审查阶段的创造性审查意见的答复入手，分享几点笔者关于改进动机在创造性评判中作用的思考。

一、法理介绍

《专利法》第 22 条第 3 款规定：创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。《专利审查指南》中说明，判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，则具有突出的实质性特点。

而发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。

在实践当中，通常情况下发明均是发明创造者针对工作生活中实际存在的技术问题寻求解决方案而诞生的，比较容易满足具有显著的进步的要求。因此，判断发明是否具有突出的实质性特点成为了评判发明创造性的核心。

《专利审查指南》在其第二部分第四章第3.2.1.1节中说明了判断发明是否显而易见的判断方法，即“三步法”：第一步，确定最接近的现有技术；第二步，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；第三步，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。其中，第三步判断是否显而易见，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

在应用创造性判断的“三步法”的过程中，第三步往往是涉及主观因素较多的一步， 尤其在“结合启示”的认定上，申请人及审查员往往存在较多争议。

关于结合启示，《专利审查指南》举例给出了几种被认定为具有结合启示的情形，即：①区别特征为公知常识；②区别特征为最接近的现有技术相关的技术手段，如同一份对比文件其他部分披露的手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。③区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

二、答复思路

从《专利审查指南》给出的上述举例，我们可以反推得到，在审查意见答复中论证不具有结合启示时，通常可以考虑的两条思路：

①区别特征没有被对比文件或公知常识披露，例如：审查员认定对比文件中存在与区别特征等同的技术特征，然而在等同特征的判断上存在偏差；

②区别特征虽然被公开，但其在对比文件或公知常识中所起的作用，与其在要求保护的发明中为解决重新确定的技术问题所起的作用不同。

上述两条思路也是代理人在进行创造性审查意见答复时经常采取的论证思路，本文不再详细论述。

然而，在某些情况下，上述两条思路却难以行得通。

例如，代理人分析后认为区别特征在对比文件中的作用确实与其在本申请中的作用相似；或是原始申请文件中没有对区别特征的作用进行分析记载，导致无法找到证据反驳审查员认定的区别特征在本申请中的作用；或是审查员认为区别特征是公知常识，但未给出证据，代理人虽不认同，但难以从正面直接反驳。

在这些情况下，我们重新回到《专利审查指南》对“结合启示”的定义中，会发现结合启示还要求“使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”，即，有结合启示还需要有“改进动机”，从而获得第三条论证不具有结合启示的思路：③本领域技术人员在面对对比文件1时不存在改进动机。

其中常见的情况又包括：

情形一：对比文件1中不存在三步法第二步中重新确定的要解决的技术问题，那么，很可能即使本申请的技术问题看似简单，但想到该技术问题本身却需要付出创造性的劳动。而对比文件1不存在本申请的技术问题，则本领域技术人员在面对对比文件1时，自然不会有动机改进该最接近的现有技术以解决对应的技术问题。

情形二：对比文件1已经采用与本申请不同的方式解决了本申请所要解决的技术问题，或给出了利用与本申请不同的方式解决该问题的思路，或否定了区别特征应用于对比文件1的方案的可行性，从而使得本领域技术人员在面对要解决的技术问题时，不会再有动机采用区别特征对对比文件1进行改进。

下面结合一个实际案例，对上述不存在改进动机的两种情形的第三种答复思路进行说明。

三、案例分析

1、基本案情

某发明专利申请（以下简称“本申请”），请求保护一种吸能结构。吸能结构包括壳体与复合填芯，壳体为非封闭的壳体，复合填芯填充在壳体的空腔内并与壳体连接，复合填芯包括多个相连接的单胞结构，多个单胞结构被划分为正泊松比单胞结构和负泊松比单胞结构，正泊松比单胞结构和负泊松比单胞结构均设置有多个，并按照预设规则排列。并且本申请还给出了预设的排列的规则，篇幅所限，在此不对该规则进行文字描述，仅以图片形式示出。下图所示为壳体横截面上正泊松比单胞与负泊松比单胞的结构排列形式。

 

本发明的构思为：复合填芯由正泊松比单胞结构2和负泊松比单胞结构3互相连接而成。正泊松比单胞结构2在承受冲击或压缩载荷时，会产生向外的变形，而负泊松比单胞结构3在承受冲击或压缩载荷时，会产生向内的变形，在承受同样载荷的情况下，两者变形方向相反。将这种复合填芯填充至壳体的空腔中形成吸能结构，在承受冲击或压缩载荷时，除了存在复合填芯与壳体之间的变形耦合，还存在不同泊松比的单胞结构之间的变形耦合，也就是说，此时吸能结构会出现双重耦合作用，在双重耦合作用下，丰富了吸能结构的力学行为，从而使得吸能结构的变形模式复杂多样，继而能够提高吸能结构的能量吸收性能。

2、对比文件

对比文件1同样公开了一种吸收冲击能量的结构，包括内芯和两个外层17、19；内芯填充在两个外层之间，内芯由多个相连接的第一区段25和第二区段35组成，第一区段25的胞体结构具有正泊松比，第二区段35的胞体结构具有负泊松比。第一区段25和第二区段35互相间隔地设置。冲击D在面板11的点处施加压缩力时，在第一区段25和第二区段35中产生不同方向上的变形，这种不同的变形能够吸收冲击D的能量。对比文件的结构示意图参见下图：

 

3、审查情况

在审查意见通知书中，审查员认为本申请权利要求1的技术方案不具有创造性。具体的意见为：权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1公开的内容相比，区别特征在于正泊松比、负泊松比单胞结构的排列方式不同，因此实际解决的技术问题是提高结构缓冲吸能能力。然而在对比文件1公开了通过正泊松比单元和负泊松比单元交替排列，变形约束作用能够吸收能量的基础上，当面对如何吸收不同角度、不同方向能量冲击问题时，本领域技术人员有动机对正泊松比、负泊松比单胞结构的排列方式进行修改。

而本申请给出的两种排列方式，周围内部间隔、交叉间隔是能量吸收材料内部单元排列的常规技术手段，即区别技术特征对各正泊松比单胞结构和负泊松比单胞结构的排列规则的具体设置对本领域技术人员来说不需要付出创造性劳动。对比文件1的基础上结合本领域的公知常识，得到本申请权利要求1的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的。

4、答复分析

代理人尝试在第一次审查意见的答复中提出本申请权利要求1中各正泊松比单胞结构和负泊松比单胞结构的的排列方式是以单胞的形式相邻的，不同于对比文件中以单元形式相邻，且效果更优，然而审查意见依然认为虽然正泊松比单胞结构和负泊松比单胞结构以单胞的形式相邻与对比文件1相比更有利于提高吸能结构的缓冲吸能能力，但是对本领域技术人员来说，在现有技术的基础上，该技术效果是可以预见的。因此，代理人考虑，如果继续从技术效果的角度进行分析，恐怕难以说服审查员，必须寻找其他角度进行论述。

由于对比文件仅有一篇，审查意见是在对比文件1的基础上结合本领域的公知常识评述本申请的创造性，并且对区别特征为公知常识的认定，审查员并未给出证据。因此基于前述不具有结合启示的答复思路中的①、②两条可能难以组织有力的陈述，因此代理人在答复时考虑从③本领域技术人员在面对对比文件1时不存在改进动机的角度入手，寻找可行的答复方向。

回到本申请原始申请文件的说明书中，代理人发现，本申请的技术背景是现有吸能结构的变形模式简单，导致缓冲吸能效果不佳，且本申请应用的对象主要是考虑壳体为非封闭的方形管或圆形管的情况，主要的区别点就在于正泊松比单胞结构与负泊松比单胞结构在管的横截面上的排列方式。本申请提到的双重耦合的模式，一方面指复合填芯内部正泊松比单胞结构与负泊松比单胞结构的耦合作用，另一方面则是复合填芯与管壁连接所带来的复合填芯与壳体之间相互约束的变性耦合作用，本申请所谓复合填芯与壳体连接，不能简单理解为与对比文件1中的填充，而需要复合填芯与壳体之间相互紧贴，互相约束，从而丰富了变形模式。

由此，得到本申请的第一个答复方向（对应前述情形一）：对比文件1中不存在本申请要解决的技术问题，则本领域技术人员在面对对比文件1时，不会有动机改进该最接近的现有技术以解决对应的技术问题。

具体地，将壳体为方形管或圆形管这一未记载在独立权利要求的特征补入独权中。重新确定要解决的技术问题为“何在方形管或圆形管受到冲击或压缩载荷时，丰富吸能结构的变形模式，加强缓冲吸能能力”。

代理人进一步地陈述，对于方形管或者圆形管的结构来说，在承受载荷时，会出现类似于压杆的屈曲失稳的现象，在其横截面方向产生大变形，但变形只发生在管壁折叠处，从而导致结构整体变形不够充分，并且还会影响使用性能。而本申请在管的横截面上，在两个互相垂直的方向上总是同时存在正泊松比单胞结构2和负泊松比单胞结构3，因此使得每个横截面内的正负泊松比单胞结构的变形相互抑制耦合，可以维持在一个相对“稳定”的状态。使得横截面的变形受到控制，且相邻的横截面的变形不会有较大变化，因此管壁在横截面方向上不会发生严重的变形。而对比文件1中并没有考虑吸能结构为管结构壳体时会面临的特殊之处，并不存在本申请所要解决的技术问题，则本领域技术人员在面对对比文件1时，自然不会有动机改进该最接近的现有技术以解决相应的技术问题。

接下来，考虑到对比文件1的方案主要针对航空航天工业中需要具有较好的耐冲击和耐损伤的机身结构件，从其实施例及附图来看，其结构基本为平板状。代理人进行上述分析后，认为本申请与对比文件1二者应用的结构和发明的构思上具有较大区别，因此除了上述第一点陈述之外，这种区别应当会导致二者在解决各自提出的技术问题时考虑的方向不同，进而导向不同的技术手段与措施。

由于对比文件1的文本并非中文，在第一次阅读对比文件时，代理人仅针对对比文件的与本案相关联的技术特征进行了辨析。在经过上述分析后，代理人再度返回对比文件1的实施例及其附图中寻找线索，这一次有了新的发现：

在对比文件1的某一个实施例中，为了保障壳体的外壁的稳定性，在第一区段25（正泊松比单元）和第二区段35（负泊松比单元）的交界处，设置有阻尼件41，用以吸收由于剪切力而在两个相邻单元之间产生的差动。

在对比文件1的另一个实施例中，记载了可以在外壁上与正泊松比段和负泊松比段的交界处相邻的位置设置薄弱区，例如缺口或凹坑等，或是在外壁与填芯之间设置一层空隙，从而使正泊松比段和负泊松比段可以独立地发生变形，而且此时外壁还需要保证足够的刚度。

由此，得到本申请的第二个答复方向（对应前述情形二）：对比文件1中教导了与本申请完全不同的解决该问题的思路，从而使得本领域技术人员不会再有动机采用区别特征对对比文件1进行改进。

具体地，在面对来自不同角度和方向的能量冲击问题时，根据对比文件1的教导，本领域技术人员会通过设置不同类型的阻尼件以及对阻尼件的设置方式和位置进行改进，而不会想到本公开权利要求1中通过对正泊松比结构和负泊松比结构进行单胞排列，并对排列方式进行创新，以解决壁面变形的问题。即，本领域技术人员在面对该要解决的技术问题时，不会再有动机采用上述区别特征对对比文件1的方案进行改进。而且，这一实施例也进一步验证了对比文件1中在正泊松比单元与负泊松比单元的交界处会发生较大变形。

同时得到本申请的第三个答复方向（同样属于前述情形二）：对比文件1中教导了与本申请完全不同的解决该问题的思路，从而使得本领域技术人员不会再有动机采用区别特征对对比文件1进行改进。首先代理人在答复中强调本申请中对实现第二重耦合作用十分重要的特征：“填芯与壳体无缝连接”。对比文件1中填芯实际仅是填充在两外层之间，而这一特征被审查员认定为等同于本申请中的“无缝连接”，因此代理人在意见陈述中强调二者的区别。

进一步地，陈述本领域技术人员在对比文件1的教导下，为避免壳体变形，可能会在壳体上刻蚀缺口，或者在壳体与填芯间设置间隙，而不会想到本申请中将填芯与壳体无缝连接，起到第二重耦合作用的特征（根据对比文件1，这会导致壳体变形更为严重）。

最后，代理人将上述第一点与第三点的答复相结合，进一步陈述了第一重耦合作用与第二重耦合作用的关联，正是由于复合填芯结构横截面内变形能够得到控制，因此复合填芯不仅能够起到上述的第一重耦合作用，而且可以与管无缝连接，一方面起到对管的支撑作用，另一方面起到第二重耦合作用，使得吸能结构整体的变形比较均匀，优化了管结构冲击或压缩载荷的变形模式，材料承载利用率更高，可以吸收更多的能量。

四、结语

在实践中，发明创造的诞生从发明创造者发现问题，到寻求解决手段，再到不断尝试改进后得到最终的方案，是一个连贯的整体过程。因此，在答复过程中如果仅着眼于技术特征，往往会将整体的发明割裂，从而导致发明创造性的贡献被隐藏、忽略。

因此，在对创造性审查意见的答复过程中，除了关注三步法中的区别技术特征的挖掘，还应当尽力还原发明创造的过程，回到发明创造未诞生之时，结合背景技术和发明构思综合考虑结合启示与改进动机。

从本案的答复过程中，总结如下答复中的注意事项：

1、有些发明申请的技术方案看似较为简单，容易被认定为常规技术手段。在答复时应当精确定位技术问题，并考虑提出该技术问题本身的难度，以及现有技术中是否存在这一技术问题，如果技术问题本身不存在于对比文件中，则其对创造性的贡献不应被忽略。

2、诸如本案中“连接”一类的特征，其含义容易被模糊与泛化。在答复中应注重细节，如发现审查员忽略这类特征或错误地将此类特征与对比文件中的其他特征等同，可从此处着手进行论述。

3、判断结合启示时，要以现有技术的整体作为判断对象。在技术特征较为相似，而发明构思和应用的场景不同时，可以尝试从对比文件中寻找突破口，在很多情况下，不同的发明构思和应用场景将会导致对比文件给出与专利申请完全不同甚至截然相反的教导，从而可以论证面对现有技术时，本领域技术人员不存在改进该最接近的现有技术，以获得要求保护的发明创造的动机。

以上仅为笔者对创造性审查意见答复中改进动机的一些总结和思考，如有不足、错漏之处，欢迎批评指正。