能否在他人使用侵权产品地法院仅起诉制造者专利侵权

发布时间: 2023-01-30

作者:朱俊跃 专利代理师、律师 

销售或者出售的侵权产品是专利权人获取侵权证据的重要途径,处于种种考虑,专利权人又仅起诉制造者,那么,能否在他人使用侵权产品地法院仅起诉制造者专利侵权?最近最高院的一则案例作出了相关指引。

一、基本案情

天津固特节能环保科技有限公司(以下简称固特公司)是名称为侧开密闭型节能开火门、专利号为201220105228.3的实用新型专利(以下简称涉案专利)的专利权人。固特公司发现淄博市临淄瑞铄化工配件有限公司(以下简称瑞铄公司)仿制其涉案专利产品并将被诉侵权产品销售给了中化泉州公司,固特公司遂于2021121日向厦门市中级人民法院提起专利侵权之诉,厦门市中级人民法院于20211125日认定瑞铄公司制造、销售的型号为“GHK-001”的侵权产品落入了涉案专利权的保护范围。瑞铄公司还于202010月向中国石化镇海炼化分公司销售了被诉侵权产品。经比对,固特公司认为该被诉侵权产品同样落入了涉案专利权的保护范围,瑞铄公司应当承担侵权责任。因此,固特公司向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼,请求:1.瑞铄公司立即停止生产、销售、许诺销售、使用侵害涉案专利权的产品,立即销毁制造侵权产品的专用模具和设备,立即销毁库存侵权产品;2.瑞铄公司赔偿固特公司经济损失150万元;3.瑞铄公司赔偿固特公司为维权所支付的合理开支5万元;4.瑞铄公司承担本案全部的诉讼费用。

瑞铄公司在提交答辩状期间提出管辖权异议认为,其制造、销售被诉侵权产品的行为均发生在公司注册地山东省淄博市,且其没有使用行为,故本案应由山东省济南市中级人民法院管辖,请求将本案移送至山东省济南市中级人民法院审理。

一审法院认为,根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2015年修订)第五条第一款的规定:因侵犯专利权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。该条第二款规定:侵权行为地包括:被诉侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;……上述侵权行为的侵权结果发生地。本案中,从固特公司提交的初步证据来看,被诉侵权产品系中国石化镇海炼化分公司使用的一台型号为“GHK-001”的环保节能一体式看火门,即被诉侵权产品的使用行为地及侵权结果发生地在一审法院辖区。一审法院作为最高人民法院指定的可以受理第一审专利纠纷民事案件的中级人民法院依法对本案享有管辖权。瑞铄公司对本案管辖权提出的异议不成立。

一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十九条,第一百三十条第一款、第一百五十七条第一款第二项之规定,裁定驳回淄博市临淄瑞铄化工配件有限公司对本案管辖权提出的异议。

瑞铄公司不服一审裁定,上诉至最高人民法院,请求撤销原审裁定,将本案移送至山东省济南市中级人民法院审理或驳回固特公司的诉讼请求。事实和理由包括:(一)起诉的被告情况影响案件的管辖权。产品的制造、销售、使用分别是不同的侵权行为,对应不同的侵权主体,起诉的侵权主体不同,有管辖权的法院就应当不同。参照《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2015年修正)第六条的规定,应当是以制造者与使用者为共同被告起诉的,使用地人民法院有管辖权,仅仅对侵权产品制造者提起诉讼,使用地法院应当没有管辖权。(二)结果发生地不明确,不能作为确认管辖的依据。对于不能确认是瑞铄公司所制造并销售型号为“GHK-01”的环保节能一体式看火门(以下简称被诉侵权产品)的控诉,以侵权结果发生地为由实施管辖,缺乏根基。

二审法院经过审理后,撤销了浙江省宁波市中级人民法院(2022)浙02知民初83号民事裁定,将本案移送由山东省济南市中级人民法院审理。

二、裁判理由

二审法院认为,本案一审立案时间晚于202111日,应适用《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2020年修正)(以下简称《关于审理专利案件若干规定》)中的相关程序性规定。

《关于审理专利案件的若干规定》第二条规定,因侵犯专利权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括:被诉侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;专利方法使用行为的实施地,依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;外观设计专利产品的制造、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;假冒他人专利的行为实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地。本案中,固特公司对瑞铄公司提起诉讼,主张瑞铄公司生产、销售、许诺销售、使用被诉侵权产品,并提交了被诉侵权产品照片证明被诉侵权产品的生产单位为瑞铄公司,但是固特公司提交的证据不足以证明瑞铄公司在浙江省宁波市实施了使用行为,故浙江省宁波市并非瑞铄公司的侵权行为地。另外,侵权结果发生地是侵权行为直接产生结果的发生地,一般而言,侵权人一旦实施了侵权行为,则侵权结果将相应产生,因此,除法律上特殊规定和实践中特殊情形外,侵权结果发生地与侵权行为实施地大多重合。本案中,固特公司提交的证据亦不足以证明瑞铄公司的生产、销售、许诺销售行为实施地在浙江省宁波市,故浙江省宁波市亦非侵权结果发生地。

三、分析与探讨

在本案中,大致涉及了两个管辖连接点焦点问题:

1. 专利权侵权纠纷管辖的特殊性

民事诉讼法中对于民事诉讼的管辖做了具体规定,其中第二章第二节地域管辖的第二十二条规定了民事诉讼地域管辖的一般性规定,即对于公民提起的民事诉讼,由被告住所地或经常居住地人民法院管辖。对于法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。同时,该节第二十三条至三十四条,对于一些特殊的民事诉讼的地域管辖,增加了特殊的规定。比如,合同纠纷可由合同履行地法院管辖,票据纠纷可由票据支付地法院管辖,侵权行为可由侵权行为地法院管辖,不动产等可由不动产所在地法院管辖。

专利权侵权纠纷通说属于侵权行为纠纷。因此,依据民事诉讼法的规定,除了可由被告住所地法院管辖,还可由侵权行为地法院管辖。但可能与一般侵权行为所针对的财产、人身等权益不同,专利权的性质属于无形权利,但同时侵权行为又需要通过有形的专利产品来确定侵权。从某种程度上可以说,相对比关注侵权行为人本身,专利侵权纠纷可能更加注重专利产品。在《关于审理专利案件的若干规定》的文字描述中,就是通过被诉侵权产品的制造地、使用地、销售地等来确定管辖。同时,专利产品除了一般动产的生活用品、消耗品、设备等,有时候也会构成类似不动产的固定的、难以移动的大型设备、固定装置因此,是否可以在一些特殊的专利权侵权纠纷,以类似不动产纠纷管辖的规定,寻求直接以被诉侵权产品的所在地作为管辖连接点,这值得探讨。

2. 销售行为地的理解

民事诉讼法司法解释第二十四条规定,侵权行为地包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。在《关于审理专利案件的若干规定》第二条中也保留了侵权结果发生地法院对案件的管辖权。

首先,关于侵权行为实施地的理解,在另案(2019)最高法知民辖终13号中,法院认为销售行为实施地,原则上包括不以购买者意志为转移的销售商主要经营地、被诉侵权产品储藏地、发货地或者查封扣押地等,同时权利人购买侵权产品的收货地通常不宜被认定为销售行为实施地。

其次,对比侵权结果发生地,现有的观点大多认为,由于被诉侵权商品一经发出,销售行为即产生,结果随即发生,并不需要等到购买者收到商品时才发生,因此,侵权结果发生地与侵权行为实施地大多重合。而被诉侵权产品的收货地对侵权行为的实施没有实质影响,不能被认定为侵权结果发生地。

综上,本案明确了根据被诉侵权产品使用地起诉时管辖权的确定问题,即:原告以制造者制造、销售、许诺销售、使用被诉侵权产品为由提起侵害专利权诉讼,在仅起诉制造者且无证据证明制造者存在被诉使用行为的情况下,他人使用被诉侵权产品地法院对案件不具有管辖权。

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