发布时间: 2023-01-30
作者：李友康 资深专利代理师
前言
在专利代理的实务工作中，撰写权利要求时，通常需要对技术特征进行上位概括以便为申请人争取较大的保护范围。但同时，对技术特征进行上位概括也不能是无限度的，否则撰写出的权利要求便会出现不清楚的问题。也就是说，撰写权利要求时，技术特征应当上位得当。
“撰写权利要求时，技术特征应当上位得当”是专利代理师的共识，然而技术特征需要上位概括到何种程度是一件抽象的难以抓住要领的事情。尤其是在电学案中，常常涉及各类自定义的抽象概念，这些抽象概念本来就缺乏公认的定义，因此对其进行上位概括时，很容易出现上位不当的问题。
关于在权利要求撰写中如何恰当上位技术特征，笔者常见到的多是结合具体案例的经验分享。这类分享具有很强的直观性与易理解性，但同时由于受缚于具体案例也具有较强的局限性，难以为专利代理师应用到其自身的实践案例中。故笔者在此先对技术特征上位不当的具体表现类别进行探究，然后在此基础上进一步提供一种适用性更广的用于自查技术特征是否上位得当的思路。
针对技术特征上位不当的具体表现类别的探究
技术特征上位不当，主要具体表现为以下两类：
一、对目标技术特征进行上位时，由于上位得较为极端，而导致上位后技术特征过于抽象模糊，以至于上位后技术特征脱离了具体的应用场景，从而致使技术特征上位不当。
二、对目标技术特征进行上位时，不可避免地会额外囊括进目标技术特征以外的其他技术特征。当存在某一个其他技术特征，无法与目标技术特征一起被归纳到同一功能模块时，便导致技术特征上位不当。反之，只有当所有的其他技术特征均能够与目标技术特征一起被归纳到同一功能模块时，才说明技术特征上位得当。
针对第一种上位不当的问题，只需确认上位后技术特征是否与具体的应用场景紧密结合，即可将其检查出来。
针对第二种上位不当的问题，理论上来说，只要遵循以下方法即可将其检查出来：Step1，穷尽上位后技术特征包含的所有下位技术特征；Step2，将每一下位技术特征与目标技术特征进行对比，确认是否存在某一个下位技术特征无法与目标技术特征一起被归纳到同一功能模块；Step3，若存在，则说明存在第二种上位不当的问题。
但是，受限于工作经验以及思维盲区，对于专利代理师来说，“穷尽上位后技术特征包含的所有下位技术特征”是一项难以实现的要求。专利代理师常常会出现这样一种情况：主观地以为自己已经穷尽考虑了所有下位技术特征，但实际上却忽略了某些下位技术特征，从而致使上位后技术特征出现第二种上位不当的问题。
由于人很难认识到其原本看不到的事物，因此若要尽量规避第二种上位不当的问题，必然需要通过工作经验的积累，来完善自身对于技术特征上位的认知。但工作经验的积累，对于专利代理师来说是一个漫长的过程，因此笔者从第二种上位不当的问题出发，根据对自身工作经验以及他人分享经验所作的总结，在此抛砖引玉，提出如下思路帮助专利代理师高效地将自身所积累的孤立工作经验整合为统一的实务思路，以用于自查技术特征是否上位得当。
反向地将技术特征的功能/有益效果作为反馈，以自查技术特征是否上位得当
简单来说，无论上位与否，无论上位程度高低，技术特征的最终目的都是为了展现出其所实现的功能/有益效果。因此，笔者以为，在自查技术特征是否上位得当时，无需正向地去关注上位操作引入的各种可能性，只需反向地关注上位操作带来的结果，即，只需反向地关注上位后技术特征的功能/有益效果。
若上位后技术特征的功能/有益效果，能够明确展现出目标技术特征的核心功能/核心有益效果，说明上位后技术特征与目标技术特征统一地归属于同一功能模块，即，上位后技术特征上位得当；反之，若上位后技术特征的功能/有益效果，无法明确展现出目标技术特征的核心功能/核心有益效果，说明上位后技术特征与目标技术特征无法被归纳到同一功能模块，即，上位后技术特征上位不当。
需要特别说明的是，为满足权利要求书得到说明书支持的要求，对于权利要求书中技术特征的功能/有益效果所作解释，必须严格对齐技术特征的边界。即，在解释上位后技术特征的功能/有益效果时，只能以权利要求中明确记载的上位技术特征为素材，推导出对应的功能/有益效果。在这一解释过程中，原则上，禁止将权利要求中未记载的下位技术特征作为推导素材。
例如：原本的目标技术特征为“根据a1、a2、b1、b2，计算得到X”。将a1和a2上位为A，并将b1和b2上位为B后，得到上位后技术特征“根据A和B，计算得到X”。则在解释上位后技术特征的功能/有益效果时，只能对A、B、X之间的逻辑关系进行推导，禁止在推导过程中引入a1、a2、b1、b2。
结语：
不难看出，上述用于自查技术特征是否上位得当的实务思路，可以转用于自查技术特征是否下位过度，也可以转用于自查技术特征是否得以准确描述，也可以转用于自查技术特征是否展现出发明点等。希望笔者所提供上述实务思路能够为专利代理师的实务工作带来帮助。
