浅谈日本实审中的驳回理由通知书

作者：刘春玲 专利工程师

近年来，随着中国市场走向世界，越来越多的企业开始重视海外市场的专利布局，为了寻求专利在海外市场的保护，每年去向海外的专利申请数量都在不断地攀高。目前，大多数的国内申请人对海外申请的流程有一定的了解，但对于海外的专利审查还存在一些不明确之处，笔者旨在通过本文浅析日本审查制度下的驳回理由通知书。

在日本，发明专利从申请提出之日起三年内需申请人主动提出实质审查请求后方可进入实质审查阶段。需要注意的是，对于通过PCT途径进入日本国家阶段的申请，提出实审的期限为自PCT申请之日起3年内；对于通过《巴黎公约》途径在日本提交申请的专利，提出实审的期限为自日本申请日起3年内。如果在规定期限内未提出实质审查请求，则该申请将被视为撤回。

在日本的审查过程中，审查员判断该专利申请不符合日本专利法的规定而不能获得专利权的情况下，审查员会签发驳回理由通知书（拒絶理由通知書）。

关于日本实质审查过程中的通知书

在日本的实质审查过程中，审查员第一步会对权利要求是否具有单一性进行判断，在权利要求满足单一性条件的情况下，再对现有技术进行调查，并对作为调查对象的发明申请的新颖性、创造性等进行评价，此外审查员还会判断是否存在其他应当被驳回的理由。

当审查员发现存在驳回理由时，会签发驳回理由通知书，该驳回理由通知书相当于中国的第N次审查意见通知书，即，在日本无论是第几次发出的通知书均称为“驳回理由通知书”。而驳回理由通知书又分为“最初的驳回理由通知书”和“最后的驳回理由通知书”两种。

最初的驳回理由通知书

第一次发出的驳回理由通知书一定是最初的驳回理由通知书，但除此之外，虽然原则上要求审查员在第一次发出的驳回理由通知书时尽可能地同时告知所有的驳回理由，但当审查员在审查过程中又发现新的驳回理由时，其仍可以再发出驳回理由通知书，而这种情况下不管是第几次发出的通知书都仍然属于最初的驳回理由通知书。

最后的驳回理由通知书

最后的驳回理由通知书是指，审查员仅通知针对申请人在答复最初的驳回理由通知书时因修改而出现必须指出的驳回理由时所发出的审查意见通知书。以下举例几种属于最后的驳回理由的情况：

· 申请人在已审查过的权利要求中添加新的技术内容或者删除或限定已审查过的权利要求中的技术内容，在审查员必须重新通知关于新颖性、创造性等驳回理由的情况下，仅通知该情况的驳回理由通知书属于最后的驳回理由通知书。

· 申请人追加新的权利要求，在审查员必须重新通知关于新颖性、创造性等的驳回理由的情况下，仅通知该情况的驳回理由通知书属于最后的驳回理由通知书。

· 申请人在权利要求中追加新的内容或者产生记载不完整的情况下，仅通知该情况的驳回理由通知书属于最后的驳回理由通知书。

· 对于因权利要求的记载不明确，审查员即使参考说明书、附图以及技术常识也无法理解时未就新颖性、创造性等进行审查的权利要求，申请人进行了修改后，对于修改后的权利要求审查员发现了与新颖性、创造性等有关的驳回理由时，仅通知该情况的驳回理由通知书属于最后的驳回理由通知书。

· 对于由于在权利要求中很明显追加了新的内容，因此审查员没有进行新颖性、创造性等方面的审查而通知了该情况的驳回理由的权利要求，申请人进行了修改后，对于修改后的权利要求审查员发现了与新颖性、创造性等有关的驳回理由时，仅通知该情况的驳回理由通知书属于最后的驳回理由通知书。

· 虽然已通知的驳回理由尚未消除，但在审查员能够示出为了消除驳回理由申请人可采取的应对措施的情况下，关于采取该应对措施，审查员认为有可能与申请人之间达成一致，与申请人沟通后，形成一致时通知的驳回理由通知书属于最后的驳回理由通知书。

需要注意的是，如果审查员认为申请人的修改未能克服最初的驳回理由通知书中所指出的驳回理由的话，审查员可以不发出最后的驳回理由通知书书，而直接发出驳回决定（拒絶査定）。

实际上，第二次的驳回理由通知书并不一定就是最后的驳回理由通知书。即使是第二次以后的驳回理由通知书，也可能是最初的驳回理由通知书或者是最后的驳回理由通知书。

例如，在第一次的驳回理由通知书中，审查员发出的驳回理由为不具有新颖性、创造性，申请人为了消除该驳回理由，进行了限定权利要求的修改。然后在第二次的驳回理由通知书中，审查员又发出了未以说明书为依据的驳回理由，此“未以说明书为依据”的驳回理由本来应该在第一次的驳回理由通知书中通知。像这样的本来应该在第一次的驳回理由通知书中通知的意见，有时会在第二次的驳回理由通知书中通知。在这种情况下，就不属于仅通知了在对最初的驳回理由通知书进行答复时因修改而必须通知的驳回理由的驳回理由通知书，因此该通知书不属于最后的驳回理由通知书，而属于最初的驳回理由通知书。

再例如，在答复第一次的驳回理由通知时，申请人对权利要求进行了修改，使用了新的技术特征来限定权利要求1，审查员针对新加入的技术特征，在第二次的驳回理由通知书中又引用了在第一次的驳回理由通知中没有列举的新的对比文件时，因为审查员仅是通知了在对最初的驳回理由通知书进行答复时因修改而必须通知的驳回理由，因此该通知书属于最后的驳回理由通知书。

也就是说，如果在审查员既通知了因申请人在答复最初的驳回理由通知书时所做的修改而必须通知的驳回理由的情况下，同时又通知了除此以外的其他驳回理由的话，此通知书就不属于“最后的驳回理由通知书”，而属于“最初的驳回理由通知书”。

针对最后的驳回理由通知书，申请人能够对权利要求进行修改的方式会受到限制，针对不符合规定修改方式的修改，审查员会发出“驳回修改的决定”，即发出修改不符合规定的通知。以下几种情况为答复最后的驳回理由通知书时允许修改的方式：

·删除权利要求

·对权利要求范围的限定

·更正笔误

·对不清楚的描述进行解释（仅限于驳回理由通知书中所指出的事项）

由此可见，针对最后的驳回理由通知可以进行的修改方式仅限于权利要求的删除或对权利要求范围的限定，或者仅限于更正笔误或对审查员指出的不清楚的描述进行解释等用于明确权利范围而进行的修改，而不能进行扩大权利范围的修改。