审查意见中关于化学选择发明的答复策略

作者：郝爱玲 专利代理师

在化学专利审查意见创造性答复过程中，很多情况下，在审专利与对比文件的区别仅在于某个步骤、某个基团或某个数值范围存在不同。此时，申请人通常需要就该步骤、基团或数值范围进行创造性答复。这类主要依赖于某步骤、某基团或数值范围的发明在《专利审查指南》中可对应为选择发明。本文将结合专利审查指南规定以及案例，探讨审查意见中关于化学选择发明的答复策略。

专利审查指南关于选择发明创造性审查的相关内容

《专利审查指南》第二部分第四章“几种不同类型发明的创造性判断”中关于选择发明的创造性审查内容如下：

选择发明，是指从现有技术中公开的宽范围中，有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明。

在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素：

（1）如果发明仅是从一些已知的可能性中进行选择，或者发明仅仅是从一些具有相同可能性的技术方案中选出一种，而选出的方案未能取得预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。

（2）如果发明是在可能的、有限的范围内选择具体的尺寸、温度范围或者其他参数，而这些选择可以由本领域的技术人员通过常规手段得到并且没有产生预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。

（3）如果发明是可以从现有技术中直接推导出来的选择，则该发明不具备创造性。

（4）如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

案例一

在审专利（CN109385549A）公开一种电力机车受电弓铸铝件熔炼工艺的方法，熔炼工艺主要包括：将ZL201材料熔化为铝液；在铝液温度达到720℃时，加入铝液重量各1%的硼盐（Na2B4O5(OH)4•8H2O）及锆盐(K2ZrF6)对铝液进行细化处理，将硼盐及锆盐用纸包好用钟罩压入铝液底部，保证硼盐及锆盐对铝液从下至上逐步细化。

审查员在整个审查过程中提供了两篇对比文件，对比文件1（CN104451236A）中公开一种纳米ZrB2颗粒增强铝基复合材料的原位制备方法，方法主要包括将铝熔炼，获得铝熔体；将硼盐（Na2B4O5(OH)4•8H2O）及锆盐(K2ZrF6)去除结晶水得到Na2B4O7和K2ZrF6；在添加顺序上，先将无水Na2B4O7加入铝熔体中后反应，待反应获得中间体后，再加入K2ZrF6，且Na2B4O7和K2ZrF6的加入量为纯铝或铝合金质量的10~20%。

对比文件2（CN101948978A）公开一种Al2O3颗粒增强铝基复合材料的原位制备方法，方法主要包括：纯铝熔化获得熔体；将硼砂Na2B4O5(OH)4•8H2O）和氟锆酸钾粉末(K2ZrF6)采用钟罩压入熔体，硼砂和氟锆酸钾的重量比为26~31:74~69，反应温度是800~850℃。

在审专利和对比文件所采用的原料相同，均是铝、硼盐（Na2B4O5(OH)4•8H2O）和锆盐(K2ZrF6)。在审专利和对比文件不同之处主要如下：

分析上述内容可知，在审专利与对比文件1的第二个区别点被对比文件2公开，其余区别点未被对比文件2公开。

仔细对比对比文件1和对比文件2可知，对比文件1和对比文件2中原材料虽然相同，但对比文件1中通过特定的反应条件最终获得的是纳米ZrB2颗粒以增强铝基复合材料。而对比文件2中通过特定反应最终获得的是Al2O3纳米颗粒以增强铝基复合材料。由此可说明，对于铝、硼盐（Na2B4O5(OH)4•8H2O）和锆盐(K2ZrF6)在不同的反应条件下，可生成不同的产物。如此，可以说明铝、硼盐（Na2B4O5(OH)4•8H2O）和锆盐(K2ZrF6)三种材料在不同的条件下具有不同的可能性，而这种可能性对于本领域技术人员而言具有不可预见性。

在审专利与对比文件相比，在审专利中硼盐及锆盐的添加方法以及添加量不同，且在审专利限定了具体的应用环境。虽然根据对比文件1和对比文件2公开的内容，可以获知采用原材料硼盐及锆盐来增强铝基复合材料的技术方案是已知的；但由于对比文件1和对比文件2的产物不同，说明采用原材料硼盐及锆盐来增强铝基复合材料的结果具有多种可能性，这些可能性在一定程度上具有未知性。这种未知性导致本领域技术人员无法确定对比文件1和对比文件2中的技术方案是否也适用于在审专利中的电力机车受电弓铸铝件。因此，可以说明在审专利作为选择发明，并不是从一些已知的可能性中进行的选择，且在审专利的技术方案，有效地提高了铸件的机械性能，可获得机械性能能达到国家标准的受电弓，具有突出的实质性特点和显著的进步。基于上述答复，该专利申请最终获得了授权。

在该案例中，审查员提供了对比文件1和对比文件2，通过比较对比文件得出反应物占比不同或反应条件不同，反应结果不同的结论。然而，针对涉及化学反应的专利文件，在实际审查中，可以从审查员提供的对比文件中得出反应物占比不同或反应条件不同，反应结果不同的几率较小。更多情况下，需要代理人和申请人进行深入沟通，以了解更多的反应机理，并在了解后查阅相关资料，查询是否可以找到反应物占比不同或反应条件不同导致反应结果不同的相关资料。如可查询到，则能够以此为突破口进行答复。

案例二

在审专利（CN112430225A）公开一种含氮化合物，具有结构式。其中，X选自O、S；R1和R2选自氘、氰基、氟、碳原子数为1-5的烷基、三甲基硅基、苯基、萘基、联苯基、吡啶基；L选自碳原子数为6-30的取代或未取代亚苯基、亚萘基、亚联苯基；L1和L2选自单键、碳原子数为6-12的取代或未取代的亚芳基、碳原子数为3-12的取代或未取代的亚杂芳基；Ar1和Ar2选自碳原子数为6-30的取代或未取代的芳基、碳原子数为3-30的取代或未取代的杂芳基。在审专利的含氮化合物用作空穴传输材料。

审查员在整个审查过程中提供了多篇对比文件，其中，对比文件1（KR20200004257A）为最接近的现有技术，其余对比文件对在审专利的创造性影响不大，在此不做细致分析。对比文件1公开一种有机电致发光化合物，化学结构式为：，并且公开一种化合物。对比文件1中的化合物用作空穴传输材料。

在审专利和对比文件中化合物的用途相同，均可以用作空穴传输材料。在审专利和对比文件1的主要区别如下：

分析上述内容可知，在审专利和对比文件1的结构较为相似，不同点仅在于连接位点和L基团。通常情况下，审查员认为连接位点变换以及连接基团（L基团）为亚苯基、亚萘基、亚联苯基等为本领域的常规选择。针对该案例，在答复时，申请人补充提交了在审专利中化合物与对比文件1中化合物T-2作为空穴传输层制作的有机电致发光器件的实验数据。实验数据显示：使用在审专利中的化合物相比对比文件1中的化合物T-2，器件的工作电压至少降低了12%；寿命至少提高了19%，具有意料不到的技术效果。即，在审专利选择的技术方案使得发明取得了预料不到的技术效果，因此，具有突出的实质性特点和显著的进步。基于上述答复，该专利申请最终获得了授权。

在该案例中，原始申请文件中并未记载有关在审专利中化合物与对比文件1中化合物的实验数据。申请人结合国家知识产权局关于《专利审查指南》第二部分第十章第3.5节的修改“对于申请日之后申请人为满足专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等要求补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”，补充提交了一些实验数据，证明在审专利中的化合物相比对比文件1具有意料不到的技术效果，最终使得在审专利获得授权。

在此需说明的是，补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的，否则审查员可不予接受。对于本案例，降低器件工作电压和提高器件寿命的技术效果，在原始申请文件中有记载，因此，补充的实验数据被审查员所接受。

分析该案例可知，在答复作业中，如果在审专利和对比文件的区别在于化合物的某个特殊基团、组合物的某个数值范围或是机械部件尺寸范围，且原始申请文件中有记载该部分内容对应的技术效果，则代理人可与申请人沟通，询问申请人是否可以补充对应内容的实验数据。如可补充，则有可能大大增加在审专利授权可能性。

结语

综上内容，在化学专利审查意见创造性答复过程中，针对不同的选择发明可采用不同的方式进行答复：

（1）对于涉及化学反应的专利文件，可跟申请人进行深入沟通，以了解更多的反应机理，并在了解后查阅相关资料，查询是否可以找到反应物占比不同或反应条件不同导致反应结果不同的相关资料；如可获得，则以此为突破口进行答复。

（2）对于涉及化合物的专利文件，如果在审专利和对比文件的区别在于化合物的某个特殊基团、连接位置、组合物的某个数值范围，且原始申请文件中有记载该部分内容对应的技术效果，则可通过补充在审专利和对比文件的比较实验数据，来提升在审专利授权的可能性。