发布时间: 2022-12-02
作者：祁竹轩 专利工程师、律师
前言
同族专利是基于同一优先权文件，在不同国家或地区，以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。研究同族专利在其他国家的审查文件对我们答复该专利在本国专利局的审查意见往往具有启发，能起到事半功倍的效果。为更好地利用同族专利的审查意见，本文以美国专利商标局（USPTO）的同族专利审查意见为研究对象，就美国的发明专利创造性审查标准进行简要梳理，并探讨中美在评价创造性的标准的异同，以便准确有效地进行借鉴，从而提高答复审查意见的质量及效率。
美国发明专利创造性评价标准
一、法条规定
美国发明法案（AIA）第103条规定了非显而易见性的一般概念，即如果要求保护的发明与现有技术之间的差异使得要求保护的发明整体在要求保护的本发明的有效申请日之前对于要求保护的所属技术领域的普通技术人员来说是显而易见的，则可能无法获得要求保护的发明的专利，此外，还在以下法院典型案例中形成了评价创造性的具体标准：
二、法院判例
（一） Graham v. John Deere Co.案
Graham v. John Deere Co.案为美国联邦最高法院审理涉及专利法第103条的第一案（1966年），最高法院在该案中确立了判断创造性的Graham框架（Graham Framework），其包括三个要素:
1. 现有技术的范围和内容；
2. 现有技术和本发明的区别；
3. 相关领域的普通技术水平。
此外，还提出多个辅助判断考量的要素，比如取得商业上的成功、解决了长期困扰的问题、其他人的失败等。
（二） KSR v. Teleflex案
在Graham案之后，判断专利是否具有创造性仍面临着一个问题，即在分析前述三个要素后，如何最终判断发明是否具有非显而易见性自由度仍然很大，Graham案对此并没有进一步明确具体标准。面对该问题，美国联邦上诉法院指出在判断非显而易见性的时候需要注意避免事后诸葛亮（hindsight bias），因此，需要仔细界定现有技术的范围，并限制所参考的现有技术的结合，考虑辅助考量因素。为此，美国联邦上诉法院提出了教导-启示-动机（teaching, suggestion or motivation, TSM）检验法，即，只有当现有技术中存在教导、启示或动机，才能将现有技术结合起来，从而才能评价专利的非显而易见性。
针对美国联邦上诉法院所提出的TSM检验法，美国联邦最高法院在KSR v. Teleflex案（2007年）中对严格遵循TSM检验法判断创造性提出质疑，但最高法院并没有否定TSM检验法的效力，只是表明TSM检验法应只是判断创造性的方法之一。如美国联邦最高法院的常见做法，其并没有提出新的判断方法，而是将该问题仍然留给了联邦上诉法院去解决。
（三）Perfect Web Techs. v. InfoUSA案
美国联邦上诉法院随后在Perfect Web Techs. v. InfoUSA案（2009）中对KSR案进行了回应，指出联邦法院在之前的In re Lee案中要求USPTO明确TSM的证据现已缺乏法律基础，但同时提出可以引用公知常识（common sense）对非显而易见性进行评价。该判决以及Arendi v. Apple（2016）等类似判决表明联邦法院评价非而易见性的标准变得更加灵活。
三、美国专利审查手册规定
在美国联邦最高法院以及上诉法院的上述判决影响及要求下，USPTO也相应更改了美国专利审查手册（manual of patent examining procedure, MPEP），在MPEP（2020年）中列举了七种可以判断为显而易见的情形：
1. 根据已知方法组合现有技术元素以产生可预测的结果；
2. 简单地将一个已知元素替换为另一个已知元素以获得可预测的结果；
3. 使用已知技术以相同方式改进类似设备（方法或产品）；
4. 将已知技术应用于准备改进的已知设备（方法或产品）以产生可预测的结果；
5. “显而易见的尝试”——从有限数量的已确定、可预测的有合理成功期望的方案中进行的选择；
6. 在一个工作领域的已知作品可能会促使其在同一领域或不同领域的使用中产生各种变型，如果这些变型对本领域的普通技术人员来说是可以预测的；
7. 现有技术中的一些教导、启示或动机，会导致普通技术人员修改现有技术或结合现有技术的教导，从而实现所要求的发明。
据对美国判例法的近期发展观察，除了第7种（即TSM检验法），上述第1种、第2种和第5种情形出现的频率要更高。且这7种情形并不是穷举式的详尽列表，可以使用任何理论依据来提供事实认定和显而易见的法律结论之间的联系，即，USPTO不对形成显而易见推理路线的任何具体方法进行限制。
我国发明专利创造性评价标准
我国专利法第22条第3款对发明的创造性进行了规定，即发明的创造性是指与现有技术相比具有突出的实质性特点和显著的进步。《专利审查指南》正是以该条为创造性的审查基准，进一步规定了突出的实质性特点的判断标准，即判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，并按“三步法”来具体判断：
1. 确定最接近的现有技术；
2. 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；
3. 判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。
其中，在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术以获得要求保护的发明。可用以下图示意该判断过程：
同时，《专利审查指南》还进一步规定了显著的进步的判断标准，即应当考虑发明是否具有有益的技术效果。
中美发明专利创造性评价标准的异同
从以上内容可以看出，中美在评价发明专利创造性的时候都需要审查非显而易见性，即实质性特点。其实，中国关于非显而易见性的判断标准除了借鉴了欧洲专利公约，也对MPEP进行了借鉴，比如《专利审查指南》针对“区别技术特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同”这一情况所列举的“设置有排水凹槽的石墨盘式制动器”示例，正是来源于MPEP中引用的案例。但在美国的发明专利申请审查过程中并不硬性要求审查发明的显著进步，即有益效果。可用以下公式示意表示两国法律规定的差异：
我国的发明专利创造性标准 ≈ 美国的发明专利“非显而易见性”标准 +“有益的技术效果”标准
在实务上可以明显观察到这一差别，在美国审查发明是否显而易见，并不需要在说明书中描述出区别技术特征在解决特定技术问题时具有有益效果。而在中国审查发明是否具有创造性，需要考虑说明书中是否描述出区别技术特征在解决特定技术问题中具有的有益效果。
这种差别正是由于两国的创造性标准决定的。而且，由于中国创造性审查标准额外要求了有益的技术效果，对于某个区别技术特征，如果说明书中没有描述其有益效果，审查员可能会认为该区别技术特征为公知常识、常规技术手段或容易想到，因而认为权利要求不具有创造性。不仅如此，在有些情况下，尤其是当审查员认为最接近的现有技术与本发明比较接近时，即使说明书中记载了区别技术特征的有益技术效果，但在对比文件中也有同样或类似的技术效果时，此时需要更进一步从本申请的技术原理上证明区别技术特征与有益效果的强联系或举出其他更有说服力的理由，否则审查员仍可能会认为该区别技术特征是公知技术。
创造性答辩实务上的启发示例
从上述分析可以看出中美在发明专利的创造性评价标准上的相同之处要大于差异之处，特别是关于“显而易见性”方面的判断标准基本相似。这构成了我们在答复审查意见中有关创造性的意见时借鉴美国同族专利审查过程的法理基础；而在同族专利的技术方案相同或基本相同的情况下，如果两国审查意见引用的对比文件相同或相似，驳回理由也相似，那么这便构成了借鉴美国同族专利审查过程的事实基础。在遇到满足上述条件的情况下，可以研究美国同族专利的审查文件，对中国发明申请的答辩或许具有启发借鉴的价值。
比如笔者在答复某发明申请（以下称为“本申请”）的审查意见时，该审查意见引用的对比文件与美国同族专利审查意见中引用的对比文件相同，且美国同族专利已经得到了授权。于是，进一步查阅美国同族的审查意见，发现其审查理由与我国突出的实质性特点的判断标准是基本一致的：基于Graham案及103条，判断非显而易见性依据下述标准——1、确定现有技术的范围和内容；2、确定现有技术和该发明的区别；3、确定相关领域的普通技术水平；4、考虑申请中存在的表明显而易见或非显而易见的客观证据。
随后查阅发现该美国同族专利被驳回的理由也与本申请被驳回的理由类似。美国审查员首先分析了对比文件的技术内容，从而确定了该对比文件与该发明的区别，在认定该区别对本领域普通技术人员是显而易见的基础上驳回了该申请。而本申请的驳回理由与此也基本一致，审查员指出了相似的区别技术特征，并认为该区别技术特征属于常规技术手段。
再查阅美国同族专利的答辩意见，其对权利要求进行了修改，将说明书中的一个技术特征加入了独立权利要求。阅读说明书后可以确定该特征正是本申请的发明点之一，并且在说明书中也记载了相应的技术效果。而对比文件中没有记载该技术特征，也没记载相同或类似的技术效果，那么将该技术特征加入到本申请的独立权利要求中便是个可选的答辩理由。显然该美国同族的答辩对本申请的答辩具有一定的启发和借鉴意义。
结语
通过上文论述的法理基础和事实基础可知，由于中国关于创造性的审查标准中除了“非显而易见性”标准，还有“有益效果”标准，所以在实务上表现出来的是中国对创造性的审查更严格，审查员可能会认定没有相应技术效果的区别特征为公知技术。
因此，在借鉴美国同族专利审查意见的基础上，我们针对创造性答辩时还需留意对“有益效果”进行进一步分析。
参考文献：
[i]See AIA 103 or 35 U.S.C. 103.
[ii]See Graham v. John Deere Co., 383 U.S.1, 148 U.S.P.Q (BAN) 459 (1966).
[iii]See KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR), 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007).
[iv]See Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324, 1329, 92 USPQ2d 1849, 1854 (Fed. Cir. 2009)
[v]See Arendi v. Apple, 832 F.3d 1355, 1363, 119 USPQ2d 1822, 1827 (Fed. Cir. 2016).
[vi]Robert Patrick Merges, John Fitzgerald Duffy, PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIALS 7th Edition. US: Carolina Academic Press, 2017.
[vii]See MPEP 2143.
[viii]本杰明•皓普曼,黎建.美国专利申请撰写及审查处理策略[M].北京：知识产权出版社，2017：143.
[ix]国家知识产权局.专利审查指南2010[M]. 北京：知识产权出版社，2020：176
[x]本杰明•皓普曼,黎建.美国专利申请撰写及审查处理策略[M].北京：知识产权出版社，2017：225-226.
