发布时间: 2022-11-21
2022年11月18日，上海隆天律师事务所合伙人朱娟女士受邀在《中国知识产权报》发表署名文章《合理利用“公众意见”制度化解专利侵权风险》。
朱娟律师根据多年来从事知识产权实务工作的丰富实践经验，认为科技类企业在产品研发或上市之前，应当积极排查专利风险，消除忧患。经过对多国专利制度进行分析，朱娟律师得出提交公众意见这一高性价比方案。同时详细阐述了在实务工作中，如何精准把握“公众意见”的时机，达到提前消除科技类企业专利侵权风险的目的。文末建议科技类企业应充分利用“公众意见”程序，实现风险防范的低成本化。
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合理利用“公众意见”制度化解专利侵权风险
作者：朱娟
随着我国科技创新能力的持续提升，专利在企业参与市场竞争中所发挥的作用越来越大，专利诉讼已然成为科技类公司在商业竞争中使用的一个重要手段，对于专利风险的防范亦成为科技类企业应对潜在专利诉讼风险不可或缺的课题。通常来讲，专利诉讼一旦提起，被诉方在应诉的同时，会对涉诉专利发起专利权无效宣告请求，作为对于既有风险的应对措施。因为专利权无效宣告请求是对已授权专利稳定性的挑战，故其操作难度及经济成本较高，加之专利侵权诉讼的审结期限限制，对其时间紧迫性提出了更高要求。
排查风险消除隐忧
科技类企业在面临专利侵权风险之时，应当化被动为主动，积极排查专利风险，从而得以先发制人，使得同业竞争公司无法获得特定技术的专利授权，这是科技类企业降低潜在专利风险策略中的高性价比方案。
笔者通过对多国专利审查制度的对比分析后发现，欧洲专利局、日本专利局、美国专利和商标局等均在专利申请获得授权之前，允许公众对不符合授权条件的专利申请提出异议，该程序类似于我国“专利审查公众意见提交”程序。具言之，欧洲专利局规定，任何人都可以对发明的专利性提出意见；日本专利局规定，任何人可以对未授权的专利申请基于新颖性、创造性及其他理由提出意见；美国专利和商标局对于专利申请公众意见的提出方式规定有两种，一是基于美国专利法所规定的第三方授权前提交，即任何公众都可以在授权前提交对特定专利申请的意见，二是任何公众可以针对专利非临时申请以及专利再授权申请提交异议。
我国专利审查公众意见提交制度的法律依据为专利法实施细则和专利审查指南。具言之，专利法实施细则第四十八条规定，自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止，任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见，并说明理由。专利审查指南第二部分第八章中“对公众意见的处理”规定，任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见，应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的，就不必考虑。
综合上述多国相关的专利制度分析可知，给予公众或第三人提出“公众意见”的窗口期基本在专利申请的公开日之后至拟授权之前。一般情况下，在此阶段是审查员与申请人之间双向沟通的过程，而“公众意见制度”相当于给审查员在专利审查过程中可接受的“外援”，以帮助其更加全面、客观地对专利申请的授权前景做出判断。对于科技类企业而言，若是充分利用此窗口期，消除企业在未来发展过程中的专利侵权风险，往往可以实现低成本高产出的效果。
把握时机降低风险
精准把握“公众意见”的窗口期，实现对潜在专利风险的及时发现和消除，关键在于科技类企业知识产权工作开展之中对于潜在专利风险的提前预判，同时保持对同业竞争公司或产业链公司特定技术专利情报的及时跟踪。另外，科技类企业在拟上市前期以及重要产品立项之前，应当准确、全面地做好专利风险预警工作，并及时实施风险防范措施。
实务工作中，如何高效适用“公众意见”制度，以达到提前消除科技类企业专利侵权风险的目的。在笔者看来，首先应当在相关产品立项前，对于该项目的风险专利进行全球检索、分析，并确定对应的疑似高风险专利家族。其次是对于疑似高风险专利家族之中的某一项中国专利同族，及时提出“公众意见”，以阻止该项专利在中国获得授权。之后，由于该项专利在中国未获授权，从而对其全球同族专利的稳定性产生了影响，降低了市场之中相关产品对于该项专利所在专利家族的侵权可能性。
根据我国专利审查制度相关规定，审查员对于“公众意见”的处理情况不必通知提出意见的公众。那么，在实务操作中应当具体在什么阶段提出“公众意见”方能起到更为良好的效果？有业界人士指出，最佳时机应为审查员未发出实质审查意见之前。然而，在笔者看来，在审查员发出实质审查意见之后，提出“公众意见”更为合适，其原因在于：首先，作为公众可以查询到审查员对涉案专利申请现有技术检索情况以及审查员的授权意向，若发现拟提出“公众意见”中的在先证据相比于审查员所提供的对比文件更为接近，那么，审查员在收到“公众意见”中的在先证据则会重新考虑涉案申请的授权前景，并做相应的补充检索，进而会下发新一轮的审查意见。其次，若是第三人对“公众意见”中理由说明部分做到充分、全面且深入，则会在新一轮审查之中给予审查员不少帮助。再次，由于涉案专利申请已经下发了实质审查意见，第三人可以取得审查员的联系方式，并在递交完“公众意见”后主动与审查员沟通技术细节，使得审查员对于相关技术背景有更为充分的了解。
综上所述，由于我国专利审查程序中并未专设异议程序，笔者建议，科技类企业应充分利用“公众意见”程序，这样对企业未来发展所可能面对的同业竞争企业的专利申请进行早期干预，相比于在目标专利获取授权后再提出专利权无效宣告请求，更有利于实现企业专利侵权风险防范的低成本化。
朱娟女士是上海隆天律师事务所合伙人、律师、专利代理师，毕业于华东师范大学、中国政法大学，拥有理硕士和法学硕士（知识产权）学位；从业11年，具有4年专利事务所运营经验，以及7年大型科技公司IP工作和管理经验；擅长专利FTO、侵权分析、专利无效、公众意见、专利申请及知识产权保护制度设计等知识产权实务工作，尤其在显示技术、新能源电池、新能源光伏、半导体领域及通信等多个技术领域具有深入的法律、技术和商业层面研究；同时，兼具大型跨国企业丰富的企业识产权管理经验，擅长知识产权策略制定和执行，以及知识产权精细化和全流程管理等。
