发布时间: 2022-09-06
作者：段洁汝 律师、专利代理师
专利维权几乎均伴随专利无效程序。专利文件被无效的次数以及无效结果也是业内对专利质量评价的重要指标。如何在申请过程中未雨绸缪，为有效维护专利权打下坚实基础同样是业界热点。
专利文件在无效中需要应对的挑战众多，专利法所规定的无效理由均是专利文件在无效过程中可能面对的。专利无效过程中，若原权利要求1技术方案的创造性难以保障，则“退一步”，以求部分权利要求维持有效是常见应对方式。
根据审查指南的规定，“退一步”的方式可以包括以下三种：权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定。其中技术方案的删除，是无效程序中“退一步”常见的方式，允许删除的时间区间为整个无效过程，虽然更利于专利权人灵活把握，但该点存在较多争议。
第一，如何界定“并列技术方案”。
审查指南中对技术方案的删除，规定的是“从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案”。如此，若要进行权利要求中部分技术方案的删除，则首先应对权利要求进行解释和界定，并判断权利要求中所存在的并列技术方案。而对于权利要求的解释，历来存在诸多争议。
在专利无效程序中，与技术方案的删除相关的争议主要在于：若上下位技术特征同时存在，如何界定“并列”；是否可以结合说明书对权利要求中未明确记载的技术方案进行解释，得到“并列的技术方案”，并且允许删除其中部分技术方案。
第二，是否应允许“具体的放弃”。
“具体的放弃”指放弃权利要求中仅有概括的记载，并未明确记载，但专利权人意图放弃其中某一或某些下位概念。例如，权利要求中记载了滤波器，则是否应容许专利权人放弃滤波器中某种特定种类的滤波器，或者放弃除特定种类以外的其它滤波器。
对于上述两个问题，均有审查员撰文持审慎态度，反对权利要求解释及可修改的范围过于扩大化。国家知识产权局专利局复审部处长路剑锋认为，专利权利要求在确权程序中解释尺度应与允许权利要求修改的尺度相适应。基于该原则，若一技术方案仅体现在说明书，而未详见于权利要求，若允许通过陈述放弃其他技术方案的方式维持其专利权，其效果相当于允许将说明书中技术方案添加至权利要求，与允许权利要求修改的尺度不相适应，故“具体的放弃”不应被允许。同样地，删除未详见于说明书的技术方案同样是不应被允许的。该观点也是复审与无效审查部一贯的观点，例如，国家知识产权局专利局复审无效部处长任晓兰此前也曾撰文表达类似看法。
在2017年专利审查指南修订后，无效过程中允许以补入其它权利要求记载的一个或者多个技术特征的方式对权利要求进行进一步限定，故按照前述逻辑，对于权利要求中的上下位概念的区分，不应继续作为界定何为并列技术方案的重点。但权利要求的技术方案的仍需清楚，并且权利要求技术方案之间应无冲突。
虽然上述观点并非定论，学界对权利要求解释方法有较多理论，并且从早期曾出现的“时机肯定论”，到被广泛讨论的“最宽合理解释”、“最广合理解释”，权利要求解释原则存在从宽的趋势；从审查指南修订里程看，对权利要求的修改方式同样也有放宽的趋势。但司法实践中也认可行政程序和司法程序权利要求解释原则不同，并且从权利要求的解释，到是否允许技术方案的删除，依然存在不确定的空间。故基于上述分析，对申请程序中专利文件撰写和审查意见答复有如下建议：
第一，权利要求中应清楚表述各技术方案以及所涵盖技术方案之间的关系。
在撰写过程中，权利要求的表述应当清楚，以明确界定权利要求所涵盖的技术方案。特别地，遇申请人要求限制权利要求数量时，若一项权利要求确需涵盖多层次技术方案，应明确表述各层次之间以及同层次多技术方案之间关系。该方式一直不为国家知识产权局所鼓励，但在最新的专利审查指南规定下，该撰写方式对无效过程影响不大。
第二，说明书中技术方案应在权利要求中体现，避免权利要求描述过于宽泛。
若技术方案仅在说明书中有描述，而权利要求的描述过于概括，会出现不被允许“具体放弃”的风险。虽然在无效审查过程中，有的审查员会要求专利权人对权利要求做出解释，并由请求人答辩，最终确认权利要求的解释范围，进而专利权人在此基础上陈述放弃部分技术方案，但是，权利要求清楚记载可能具有发明点的技术方案，无疑更有利于专利权人维护其专利权。
第三，在专利申请过程中合理分案。
在专利申请过程中，若上位概念难以获取授权，应将有价值的并列技术方案进行分案申请。如此，可以避免在无效过程中，出现下位概念与上位概念冲突，进而导致部分技术分支的下位技术方案的创造性难以得到体现的情形。
[1]《专利无效程序中权利要求解释规则探析》，载《电子知识产权》，2017.07
[2]《试论专利无效程序中“并列技术方案”的删除》，载《专利法研究》，2012.10
[3]参见最高人民法院（2001）民三提字第 1 号民事判决书；
张鹏：《论权利要求保护范围解释的原则、时机和方法》，载《专利法研究 (2009)》，知识产权出版社 2010 年版
[4]《我国专利授权确权中的“最宽合理解释”》，闫文军，载《知识产权》，2017.12
[5]（2014）行提字第17号行政判决书；（2015）京知行初字第5694号行政判决书
[6]（2010）知行字第53-1号行政裁定书
