发布时间: 2022-08-23
作者： 夏欢 流程业务管理部
近日，韩国通过了《专利法》修改法案（Act No. 18409），扩大了退回审查费（examination fees）的范围，该修改从2021年11月18日起生效。目的是为了保证申请人只为他享受到的那部分服务支付费用，并且对于难以获得专利的申请，可以降低申请专利的相关成本。
在本次《专利法》修改之前，如果申请人已经请求实质审查并缴纳了审查费，在审查员做出实质审查工作之前，可以通过撤回或者放弃申请，请求退回全部的审查费，如果审查员已下发现有技术检索结果通知或者拒绝理由通知书，则申请人不能请求退回审查费。专利法修改之后，主要的区别如下：
1. 在审查员下发第一次拒绝理由通知书之前，申请人可以申请退回100%的审查费，与审查员是否做了现有技术检索（prior art search）无关。2. 假如审查员已下发第一次拒绝理由通知书，但尚未答复，申请人如果在答复期限之前申请撤回或放弃申请，则有可能退回1/3的审查费。当然，如果审查员下发了第二次拒绝理由通知书或驳回决定，则无法退回审查费。
鉴于本次《专利法》的修改，申请人可以在审查员发出第一次拒绝理由通知书后决定是否继续答复该申请。如果一件申请授权的可能性不大，申请人可以选择撤回申请，得到一部分退费，以降低申请专利的成本。注意：选择撤回申请后，案件将不得再办理恢复。
说完韩国退审查费的变化，我们一起简单了解一下欧洲、美国和日本退审查费的规定。
欧洲退审查费的规定
1. 在实质审查开始之前，若申请被撤回、或视为撤回，可申请退回100%审查费。通常情况是在收到检索报告（European Search Report）之后，若申请人打算放弃申请，可以请求主动撤回申请或通过不答复的方式使得申请被视为撤回，欧洲专利局会退回100%审查费。请注意，如果选择主动撤回申请，可以在1个月左右收到欧洲专利局的退款，但该申请后续无法恢复。如果选择以不答复的方式退回审查费，通常需等待较长的时间（可能在半年以上）。
退回审查费的前提是申请人已请求实质审查并缴纳了审查费。申请人也可以选择在新申请时暂时不请求实质审查和缴费，在收到检索报告之后再决定是否缴纳审查费，此时，如申请人决定放弃申请，则不涉及退回审查费的问题。
2. 如果审查员已经下发第一次实质审查通知书（the First Invitation under Article 94），在答复该通知书的期限之前，申请人可以请求主动撤回申请，欧洲专利局会退回50%审查费。
美国退审查费的规定
与前面提到的韩国和欧洲申请不同，美国申请不需要单独请求实质审查，只需在递交新申请的同时缴纳实质审查费，但审查费（以及申请费和超页费）后续无法申请退费，除非是费用明显交错或者多交。但是，申请人可以在收到实质审查意见通知书之前，通过主动放弃的方式请求退回检索费和权利要求超项费。如果选择主动放弃申请，该申请后续无法恢复。
日本退审查费的规定
如果申请人已请求实质审查并缴纳了实质审查费，可以在收到第一次审查意见通知书之前通过撤回的方式申请退回50%的审查费，同样的，如果选择撤回申请，该申请后续无法恢复。
从实践中来看，不管是哪个国家申请退费事宜，外方事务所在请求撤回/放弃申请和请求退费时都会收取一定的费用，国内代理机构也会收取一定费用，且申请在撤回或放弃后都不可恢复。因此，建议申请人在放弃申请时，综合考虑退回的官方费用是否能覆盖外方事务所和国内代理机构的费用，以及该申请放弃后是否还有可能希望恢复，再做出相应的决定。
上述内容为笔者在实际工作中的经验总结，仅供申请人或代理机构参考。在实际作业中，请以官方网站上发布的相关信息及法律法规为准。
注释：
[1]可参考以下链接https://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=1&subMenuId=17&tabMenuId=93&query=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95#undefined
[2] 韩国请求实审的基本费用是143,000韩元，另外每项权利要求需额外缴纳44,000韩元，官费可能会发生变化，具体以官网为准。
[3] The examination process excluding the initial examination is regarded as approximately 1/3 of the entire process.
[4]https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/articl11.html
[5]目前一件欧洲申请的审查费为1635欧元，该费用可能会变化，具体以欧洲专利局的最新规定为准。
[6] 请注意和实质审查开始之前的一点区别，在收到第一次实质审查通知书后，只能选择主动撤回申请来获取50%的审查费，而不能通过不答复的方式来获取退费。即，申请人如果选择退回审查费，则后续无法恢复该申请。[7] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s607.html
The basic filing fee, non-electronic filing fee, the examination fee, and the application size fee cannot be refunded unless the fee was paid by mistake or in excess of that required.
[8] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s607.html
The Office may refund the search fee and any excess claims fee paid in an application filed under 35 U.S.C. 111(a) if applicant files a petition under 37 CFR 1.138(d) to expressly abandon the application before an examination has been made of the application. See MPEP § 711.01.
