发布时间: 2022-08-02
作者：唐逸飞 资深专利代理师
答复审查意见是专利代理师的重要工作，根据申请人的委托，专利代理师应当认真阅读和分析审查意见通知书，依法、客观地陈述意见或/和修改专利申请文件，克服审查意见通知书中所指出的问题，尽最大可能帮助申请人获得专利权。
发明专利的创造性问题是专利代理师在答复审查意见中最常见的问题之一，《专利法》第22条第3款规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。《专利审查指南》明确了创造性可采用组合对比的方式，即将多篇对比文件中不同的技术特征组合在一起与要求保护的发明（即：本发明）进行比较。同时，《专利审查指南》也明确了“具有突出的实质性特点”的判断方法，即：第一步，确定与本发明最接近的现有技术（通常是审查员引用的对比文件1）；第二步，找出权利要求的技术方案中与最接近的现有技术之间的区别技术特征，以及本发明实际要解决的技术问题；第三步，判断本发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
以上判断方法也就是通常所说的“三步法”，代理师在陈述意见时，在应用“三步法”进行正面陈述的同时，还可以选择性地采用以下几种方法进行侧面陈述，使陈述意见更具有说服力，以提高创造性答复的成功率。
第一、现有技术中存在反向的技术教导。
“三步法”的第三步判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明（通常是审查员引用的对比文件2公开了区别技术特征）。如果现有技术存在这种技术启示（可将对比文件1和对比文件2公开的区别技术特征结合，得到本发明的技术方案），则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。
反向技术教导是相对于技术启示而言的，是与技术启示相反的反向启示，基于该反向技术教导，一方面会阻碍本领域技术人员将现有技术与最接近现有技术相结合，即将对比文件1和对比文件2公开的区别技术特征结合，另一方面也说明本发明并非“显而易见的”。
【案例一】
本发明公开了一种水杯，包括杯体、设置在杯体外表面的散热层A，以及环绕杯体设置的杯托B，杯托B设置在散热层A外侧防止水杯烫手。
对比文件1公开了一种水杯，包括杯体和散热层A，散热层A设置在杯体最外侧，以免影响散热。
对比文件2公开了一种杯托B，可用于水杯，防止水杯烫手。
从表面来看，本发明和对比文件1的区别在于杯托B，对比文件2公开了杯托B，本领域技术人员在面对如何防止水杯烫手以及水杯摔坏时，容易想到采用对比文件2中的杯托B，但是对比文件1公开了散热层A设置在杯体最外侧，基于该反向技术教导，一方面本领域技术人员没有理由在散热层A外侧再设置其它结构，另一方面也说明本发明并非“显而易见的”，本发明具有突出的实质性特点，具备《专利法》第22条第3款规定的创造性。
第二、对比文件1不存在改进的需要。
【案例二】
本发明公开了一种防摔水杯，包括透明玻璃杯体和套设在所述透明玻璃杯体外的硅胶保护套。
对比文件1公开了一种水杯，包括透明的杯体，杯体为有机玻璃结构件。
对比文件2公开了一种硅胶杯套，用于玻璃杯，可防止玻璃杯摔碎。
从表面来看，本发明和对比文件1的区别在于硅胶保护套，对比文件2公开了硅胶杯套，可用于玻璃杯，本领域技术人员在面对如何防止玻璃杯摔碎时，容易想到采用对比文件2中的硅胶杯套，但对比文件1公开了杯体为有机玻璃结构件，有机玻璃具有极强的耐冲击性，是普通玻璃产品的200倍以上，几乎没有任何摔碎的危险，本领域技术人员不会在对比文件1基础上设置硅胶杯套，防止机玻璃结杯体摔碎。因此，上述区别技术特征并非显而易见的。
第三、对比文件2公开的区别技术特征与对比文件1结合，将使对比文件1的发明目的不能实现。
以两篇对比文件相结合为例，审查意见指出：对比文件1公开了权利要求1中的特征A、B，但没有公开权利要求1中的特征C，因此权利要求1与对比文件1的区别特征为特征C，但对比文件2公开了特征C，将特征C与对比文件1的特征A、B相结合，能得到权1的技术方案，但如对比文件1中存在与特征A、B相关联的特征E，当将对比文件2中的特征C应用到对比文件1时，特征C很可能会对对比文件1中的特征E产生不利影响，比如与特征E相冲突，或造成特征E无法工作，当出现这种情况，那么将特征C与对比文件1的特征A、B相结合就是不合理的，本领域技术人员很难想到将其结合，或者说本领域技术人员必须付出创造性劳动，才能将对比文件1与对比文件2相结合得到本发明的技术方案。
【案例三】
本发明公开了一种防摔保温杯，包括杯体、覆盖在杯体外表面的保温层A，以及环绕杯体设置的防摔杯套B。
对比文件1公开了一种防摔夜光杯，包括夜光杯体以及环绕杯体设置的防摔杯套B。
对比文件2公开了一种保温杯，包括杯体以及覆盖在杯体外表面的保温层A。
从表面来看，本发明和对比文件1的区别在于保温层A，对比文件2公开了保温层A，本领域技术人员在面对如何保温时，容易想到采用对比文件2中的保温层A，但是对比文件1公开了夜光杯体，在夜光杯体外包裹不透光的保温层A，将使对比文件1的发明目的难以实现，也就是说，将对比文件2中的保温层A应用在对比文件1中并非容易想到的。
第四、提出技术问题本身即具有创造性
【案例四】
本发明公开了一种印刷设备，其部件A采用不易变形的材料B。该印刷设备解决的了部件A容易产生变形，导致印刷不清晰的问题。
对比文件1公开了一种印刷设备，包括部件A，但对比文件1中部件A采用的是容易变形的材料C制作。
对比文件2公开了一种印刷设备，包括材料B。
现有技术中有印刷设备使用时间长了以后印刷不清晰的问题，但并不知道是部件A变形引起的。本发明部件A采用不易变形的材料B制作，虽然解决部件A变形的技术手段简单且容易想到，但发现印刷不清晰的根本原因在于部件A变形需要付出创新性的劳动，因此区别技术特征并非显而易见的，本发明具有突出的实质性特点。
代理师在陈述意见时，应用“三步法”进行正面陈述的同时，灵活选用但不限于以上几种方法进行侧面陈述，正面陈述结合侧面陈述，可以使陈述意见更具有说服力，从而可大幅提高创造性答复的成功率。
