“使用环境特征”对专利侵权判定的影响

作者：陈喜红博士  律师、专利工程师 

“全面覆盖原则”是指只要被诉侵权技术方案的技术特征包含了专利权保护范围的技术特征，即认定其落入了专利权的保护范围，也就是说，在进行侵权比对中，必须考虑专利权的权利要求中的全部技术特征。“使用环境特征”是在适用“全面覆盖原则”下，在专利侵权司法审判实践中所提出的一个特殊概念。“使用环境特征”这一概念最早出现于2012 年最高人民法院发布的株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司侵犯发明专利权纠纷案再审【（2012）民提字第1号】判决书中。在该判决书中，最高人民法院对“使用环境特征”的定义是，权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征。

2016年，“使用环境特征”这一概念被写入司法解释，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称“《专利侵权纠纷解释二》”）第九条：“被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围”，该条适用于是否落入权利要求包含使用环境技术特征的专利权的保护范围的判定。

关于“使用环境特征”对专利保护范围的限定作用，主要存在两种观点，一是限定说，即被保护的技术方案必须完全被限定在该使用环境当中（必然使用）；二是非限定说，即被保护的技术方案只要可以在使用环境当中使用就可以（可以使用）。《专利侵权纠纷解释二》第九条虽然规定被诉侵权方案不适用权利要求限定的技术特征环境的就不构成侵权，但并没有将权利要求的技术方案限定在特定使用环境当中，比如说，某专利权利要求限定其专利技术方案可以适用于某使用环境 A，若被诉侵权技术不能适用于环境 A，那么被诉侵权技术没有落入权利要求的保护范围之内，但是专利权利要求使用的限定词是“可以”，这意味着涉案专利既可以使用于环境 A，也可以使用于环境 B或环境 C，可以适用于涉案专利以外的环境不影响其权利要求范围。《专利侵权纠纷解释二》第九条通过双重否定（不能使用不构成侵权）的形式将非限定说（可以使用）作为审判标准。

北京市高级人民法院在《专利侵权判定指南（2017）》（以下简称《判定指南2017》）中修正了“使用环境特征”的概念，其中，第24条第3款指出：“使用环境特征不同于主题名称，是指权利要求中用来描述发明或实用新型所使用的背景或者条件且与该技术方案存在连接或配合关系的技术特征”；同时，在第24 条规定：“被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的（可以使用），应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以被诉侵权技术方案实际使用（已经使用）该环境特征为前提”。

“使用环境特征”之所以是一个特殊概念，原因在于在专利侵权司法审判实践中，该概念对权利要求保护范围的影响不同于权利要求中的其他技术特征。下面以案例进一步分析适用《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第9条进行是否落入专利权的保护范围判定的步骤：

第一，识别权利要求中是否包含使用环境技术特征。

在ALC粘合剂技术责任有限公司与温州市星耕鞋材有限公司侵害发明专利权纠纷案【案号：（2020）最高法知民终313号】中，最高人民法院认为：所谓使用环境特征，是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或条件的技术特征。按照技术特征所限定的具体对象的不同，技术特征可分为直接限定专利保护主题对象本身的技术特征以及通过限定保护主题对象之外的技术内容来限定保护主题对象的技术特征。前者一般表现为直接限定专利保护主题对象的结构、组分、材料等，后者则表现为限定专利保护主题对象的使用背景、条件、适用对象等，进而间接限定专利保护主题对象，因而被称为“使用环境特征”。常见的使用环境特征多表现为限定被保护主题对象的安装、连接、使用等条件和环境。但鉴于专利要求保护的技术方案的复杂性，使用环境特征并不仅仅限于那些与被保护主题对象安装位置或连接结构直接有关的结构特征。对于产品权利要求而言，用于说明有关被保护主题对象的用途、适用对象、使用方式等的技术特征，虽对产品的结构并不具有直接限定作用，也属于使用环境特征。此案中，涉案专利权利要求1的被保护主题对象是“一种能够施加粘合剂层到一物体表面的机器”，机器是涉案发明的保护主题对象，通过机器的第一进料装置输送“第一带”、第二进料装置输送“第二带”，并利用机器剥离装置的共同作用，可实现在“所述物体”一表面上施加粘合剂并剥离多余粘合剂的功能。最高人民法院认为“第一带”“第二带”及“所述物体”均不是机器本身的组成部件，“第一带”“第二带”是机器运转过程中必备的物料，“所述物体”是机器的加工对象，系用于说明被保护主题对象的用途、适用对象、使用方式等的技术特征，属于使用环境特征。

在瓦莱奥清洗系统公司与厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司、陈少强侵害发明专利权纠纷案【案号：(2019)最高法知民终2号】中，涉案专利的保护主题是“刮水器的连接器”，但是上述技术特征并未直接限定连接器的结构，而是限定了该连接器与其它部件即刮水器臂、刷体部件等之间的连接关系，实际上限定了该连接器所使用的环境，属于使用环境特征。

第二，判定使用环境特征对专利权的保护范围的限定作用及限定程度。

（2020）最高法知民终313号案中，最高人民法院认为使用环境特征应该理解为要求被保护的主题对象可以用于该使用环境即可，不要求被保护的主题对象必须用于该环境。ALC粘合剂公司从星耕鞋材公司处公证购买了被诉侵权的机器设备及胶带、薄膜，通过技术比对可知，该被诉侵权的机器设备的机械结构、装置和运行原理与涉案专利说明书中具体实施例的记载一致，亦与涉案专利技术方案所实现的功能、解决的技术问题相同。基于星耕鞋材公司一并销售上述物品的事实，可以合理推断被诉侵权机器的用途与涉案专利的发明用途一致。也即，被诉侵权机器与胶带、薄膜配合使用，在诸如鞋底等的“所述物体”一表面上施加粘合剂，是被诉侵权机器合理的商业用途。被诉侵权机器可以适用于“第一带”“第二带”“所述物体”等使用环境，具有与之相应的涉案专利技术特征。星耕鞋材公司是否将“第一带”“第二带”安装于机器上、是否销售“所述物体”，均不影响被诉侵权产品已经具备涉案专利相应技术特征的认定，符合专利侵权技术比对“全面覆盖原则”的要求。

(2019)最高法知民终2号案中，同样地，法院认为使用环境特征对于被保护对象的限定程度需要根据个案情况具体确定。一般情况下，使用环境特征应该理解为要求被保护对象可以用于该使用环境即可，不要求被保护对象只能用于该使用环境；但本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书以及专利审查档案后可以明确而合理地得知被保护对象只能用于该使用环境的除外。涉案专利的使用环境特征不能解释为涉案专利所保护的连接器只能用于连接标准的刮水器臂。涉案专利权利要求并未记载涉案专利所保护的连接器只能用于连接标准的刮水器臂。尽管涉案专利说明书关于发明目的的记载提及“可以把任何类型的刮水器安装在一标准的臂和一标准的连接器上”，但并未排除连接非标准的刮水器臂。同时，上述记载仅是涉案专利发明目的的一部分，涉案专利的发明目的还包括“提出一种把连接器固定在刮水器刷体的一个部件上的装置，所述装置可以把连接器锁定在安装位置”。从发明所解决的技术问题及提出的技术方案看，本领域普通技术人员完全可以理解，只要涉案专利所保护的连接器的宽度与刮水器臂相适应，涉案专利技术方案就能够把连接器锁定在安装位置上，并非只能连接标准的刮水器臂。此案中，被诉侵权产品能够用于专利权利要求中使用环境特征所限定的使用环境，即具备该使用环境特征；至于被诉侵权产品是否还可以用于其他使用环境，原则上不影响侵权判定结果。因此，在被诉侵权产品能够实现刮水器臂与刮水器刷体部件之间的连接与铰接的情况下，无论被诉侵权产品是否还可以用于连接非标准的刮水器臂，对本案侵权判定结果并无实质影响。

可以看出，对于包含使用环境特征的权利要求，如果被诉侵权技术方案既包含了与权利要求的除“使用环境”外的其他技术特征对应相同或者等同的全部技术特征，又适用于权利要求记载的使用环境的，则落入权利要求包含使用环境技术特征的专利权的保护范围。

从笔者检索到的包含了“使用环境特征”的案例中，权利要求中判定属于“使用环境”的技术特征也均符合最高人民法院相关的定义。笔者的问题是，在法院没有判定具有“使用环境特征”的一些案件中，是否可以适用“使用环境特性”？如在南京特能电子有限公司与南京西普尔科技实业有限公司侵害实用新型专利权纠纷上诉案【案号： (2016)苏民终23451号】中，法院将被诉产品的技术特征与涉案专利权利要求1相比对，除无“与蓄电池相连”，以及在输出开关电路中增设一个电阻外，其他技术特征均与涉案专利相同。同时，法院根据西普尔公司的自认以及被诉产品说明书的记载内容，被诉产品的唯一用途就是给蓄电池充电。当其为蓄电池充电时，必然具有“与蓄电池相连”这一技术特征。法院认为虽然被诉产品本身并不具备涉案专利的全部技术特征（“与蓄电池相连”），但该产品的唯一用途致使其一旦使用则必然落入涉案专利的保护范围，而对此西普尔公司亦属明知。故西普尔公司的相应行为符合认定专利间接侵权的上述法律规定。即 (2016)苏民终23451号案是以被诉侵权产品为“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等”而适用间接侵权来判定是否落入涉案专利的保护范围。在此案件中，是否可以将“与蓄电池相连”判定为保护对象的“使用环境特性”，从而在无需对被告主观方面做考量的情况下直接获得被诉产品落入涉案专利的保护范围的结论。

对于使用环境特征对专利权的保护范围的限定作用及限定程度没有太多争议，即侵权判定无需是涉嫌侵权产品“已经使用”或者是“必然使用”于涉案专利所包含的“使用环境特征”，一般只需涉嫌侵权产品“可以使用”于涉案专利所包含的“使用环境特征”即可。

综上，全面覆盖原则之下的使用环境特征，只要被控侵权技术方案能够适用于该使用环境特征，即可认定侵权，故“使用环境特征”认定整体上是一种有利于专利权人的判定标准。