发布时间: 2022-05-12
作者：周萍 资深专利代理师
专利法第22条第3款规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。而判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行，也就是我们常说的“三步法”，即：
一、确定最接近的现有技术；
二、确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；
三、判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。
因此，我们可以从“三步法”的各个步骤进行答辩，以下将进行分析说明。
针对第一步：
在实际审查过程中，审查员在确定最接近的现有技术时，都会优先考虑技术领域相同或相近的现有技术，基于审查员专业的检索能力，其通常都会较为准确地提供一个与本申请文件最接近的现有技术，因此，本文将着重分析第二、三步。
针对第二步：
在进行技术特征比对时，我们应该客观去判定对比文件中的技术特征是否等同于本申请文件中的技术特征，通常可以从技术特征本身是否等同，以及技术特征的功能/用途是否等同等方面来判定。以具体案例进行说明。
案例1--针对技术特征本身是否等同：
涉案专利1要求保护一种基于区块链系统的模型处理方法，其权利要求1中包括以下步骤：
从所述区块链系统中获取第t训练阶段的聚合模型，所述第t训练阶段的聚合模型是根据第t训练阶段的样本数据训练得到的目标模型与第t-1训练阶段的聚合模型进行聚合处理得到的，其中，t>1且t为整数；
根据第t+1训练阶段的样本数据对所述第t训练阶段的聚合模型进行训练，得到第t+1训练阶段的目标模型；
根据所述第t+1训练阶段的目标模型和所述第t训练阶段的聚合模型进行聚合处理，得到第t+1训练阶段的聚合模型；
将所述第t+1训练阶段的聚合模型进行上链处理，并将所述第t+1训练阶段的样本数据和所述第t+1训练阶段的目标模型进行关联上链。
审查意见中指出：
对比文件1中“基于其链下维护的私有数据，对其在链上维护的多种模型中的目标模型进行训练，得到第二训练结果”相当于涉案专利1中“根据第t+1训练阶段的样本数据对所述第t训练阶段的聚合模型进行训练，得到第t+1训练阶段的目标模型”。
笔者在仔细对比涉案专利1与对比文件1之后发现：
对比文件1中下层节点的融合结果是将上层节点的第一训练结果与下层节点的第二训练结果进行简单融合得到的结果。即：
而涉案专利1中第t+1训练阶段的聚合模型是基于第t+1训练阶段的样本数据对第t训练阶段的聚合模型进行训练，以及聚合第t训练阶段的聚合模型得到的模型。即：
可见，对比文件1中技术特征“下层节点的第二训练结果”与涉案专利1中技术特征“第t+1训练阶段的目标模型”本身是不能等同的。而由于第t+1训练阶段的目标模型是利用第t训练阶段的聚合模型进行训练，不用再通过全量历史样本数据进行模型训练，从而提升了模型训练的效率。
笔者主要基于前述理由进行意见陈述，最终成功说服审查员，使得该涉案专利1在答审后获得授权。
案例2--技术特征的功能/用途是否等同：
涉案专利2要求保护一种主播标签建立方法，其权利要求1中包括以下步骤：
确定当前观看主播直播的用户的个体特征；
基于所述个体特征，确定当前观看主播直播的用户的群体特征；
基于所述群体特征，为主播建立标签。
审查意见中指出：
对比文件1中“将得出的所述表情数据，与所述视频建立映射关系，作为该视频的标签信息或更新该视频的标签信息”相当于涉案专利2中“基于所述群体特征，为主播建立标签”。
笔者在仔细对比涉案专利2与对比文件1之后发现：
对比文件1中为视频建立标签的作用是为了确定个体用户的兴趣喜好，即为视频建立标签，是确定用户喜好哪种类型（即标签）的视频的一种快捷方式。
而涉案专利2中为主播建立标签的作用是为了帮助除群体用户之外的其他用户识别主播所表演的类型和主播本人的风格，即为主播建立标签，是用户能够依据标签去熟悉主播的一种快捷方式。
可见，对比文件1中技术特征“建立标签”与涉案专利2中技术特征“建立标签”的作用是不能等同的。而涉案专利2中为主播建立标签正是其发明点。
笔者为了强调涉案专利2中为主播建立标签的场景，增加了“标签用于用户识别主播的表演类型和风格”的内容至权利要求1中，并结合前述理由和应用场景进行意见陈述，最终成功说服审查员，使得该涉案专利2在答审后获得授权。
总结：在技术特征的比对时，需要仔细认真查阅对比文件，不放过任一个审查意见中所指出的等同的技术特征，做到客观的锱铢必较，并在陈述理由时明确指出出处，做到有理有据的合理反驳，这样就可能改变审查员的对比认定。
针对第三步：
经过第二步之后，审查员通常采用两种思路进行评述，思路一是该区别技术特征本身就是纯粹的公知常识，如公理、定理等经过长时间验证后得到的结论；思路二是基于已有的对比文件公开的内容，可由“本领域技术人员”很容易想到，因而该区别技术特征是本领域的常规设计/惯用技术手段。
但是不管采取何种思路，大部分审查意见往往直接给出结论，而并没有在真正意义上论述其所认定的公知常识被公众普遍可知的依据。换言之，在实际审查过程中，公知常识仍难以摆脱被主观认定的宿命。以具体案例进行说明。
案例3--针对简单认定为公知常识：
涉案专利3要求保护一种虚拟场景中的数据处理方法，其权利要求1中包括以下步骤：
若检测到在虚拟场景中创建了任务线程，则根据所述任务线程的类型确定所述任务线程的优先级，并确定所述任务线程关联的目标数据的重要度；
根据所述任务线程的优先级，从所述虚拟场景对应的多个队列中选择与所述任务线程的优先级相匹配的第一目标队列；
按照所述目标数据的重要度将所述目标数据添加至所述第一目标队列中的指定位置处，所述指定位置与所述目标数据的重要度相匹配；
处理所述第一目标队列中的目标数据，并根据所述第一目标队列中的目标数据的处理情况调整所述多个队列中至少一个队列的目标数据。
审查意见中指出：
对所属领域的技术人员而言，用于处理的数据可根据实际需求选择为虚拟场景中的处理数据，这些是所属技术领域的惯用技术手段。
笔者在仔细对比涉案专利3与对比文件1之后认为：
涉案专利3中的虚拟场景中各个线程所对应的功能进行了区分，即各个线程只能处理与之匹配的任务；例如游戏场景中主线程处理关键任务，辅助线程处理辅助任务，上报数据线程处理数据上报任务等。而其他场景中线程池始终存在着多个线程，各个线程所对应的功能并未区分，即各个线程可以处理任意的任务；例如终端运行多个应用场景中任一个线程可以处理应用a启动的任务，也可以处理应用b启动的任务，还可以处理应用c启动的任务等，只要该线程处于可处理任务状态（即可处理的任务未达到上限）即可。
可见，涉案专利3中虚拟场景与现有技术中的普通场景在针对线程的处理时是存在区别的，因而对于具体的处理过程必然也是存在区别的，并非审查员所简单认定的就可以选定虚拟场景中的处理数据。
笔者基于前述理由以及一些其他理由进行意见陈述，最终成功说服审查员，使得该涉案专利3在答审后获得授权。
案例4--针对在对比文件的基础上为惯用技术手段：
涉案专利4要求保护一种实现服务器动态访问的方法，其权利要求1中包括以下步骤：
服务请求端向运营商域名解析服务器发起域名解析请求，获取所述运营商域名解析服务器返回的第一服务器访问地址；
根据所述第一服务器访问地址，所述服务请求端发起服务器访问请求，以获取数据服务；
接收响应所述服务器访问请求而返回的第一响应消息；
如果所述第一响应消息指示所述服务请求端进行的服务器访问过程中发生网络劫持，则尝试通过其他域名解析服务器获取第二服务器访问地址；
根据所述第二服务器访问地址重新执行所述数据服务的获取。
审查意见中指出：
对比文件1公开了向域名解析服务器发起域名解析请求，在此基础上，采用运营商域名解析服务器来解析域名，属于本领域惯用手段。
笔者在仔细对比涉案专利4与对比文件1之后认为：
首先，对比文件1中都是向域名解析服务器发起域名解析请求，并未提及到任何其他类型的域名解析服务器。其次，对比文件1中侧重点在于如何在移动终端的应用进行服务器访问过程中检测是否发生了域名劫持，并在检测到发生了域名劫持的情况下，使用备用域名或者提示用户更换为备用域名解析服务器，以保证移动终端的应用正常访问对应网站。
可见，对比文件1中并未给出向不同类型的域名解析服务器发起域名解析请求的启示，因此，在其基础上是不容易想到涉案专利4中在特定情况下采用运营商域名解析服务器来解析域名，即不属于本领域惯用手段。
笔者基于前述理由以及一些其他理由进行意见陈述，最终成功说服审查员，使得该涉案专利4在答审后获得授权。
总结：在存在区别技术特征时，应当引导审查员站在所属技术领域的技术人员角度，去看我们的技术问题和技术方案，在需要时，可以适当增加相关内容着重突出区别点，以争取尽早授权。
通过以上的案例可知，如果我们在“三步法”的各个步骤进行答辩，并适当的指出审查员在判断过程中没有站在本领域的技术人员角度，就有可能给审查员设置重重阻碍，使其无法得出无创造性的结论。
同时笔者认为，为了在答复阶段实现有据可依、有理可争，申请人还应进一步反思如何对原始的申请文件进行撰写优化。即在申请文件中对技术方案进行布局描述的过程中，申请人应该对权利要求书中记载的技术特征进行合理适当的限定，并在说明书中做出必要详实的说明，具体包括技术问题产生的原因-技术缺陷的分析拆解-解决方案的推导实现-达到预期技术效果等，以便于后续在审查答复过程中进行举证说理。
