发布时间: 2022-06-07
作者：王小兵 律师、专利代理师
近日，最高人民法院在上诉人胡雪辉与被上诉人岳霞侵害实用新型专利权纠纷一案【案号：（2021）最高法知民终411号】中对涉案权利要求中的功能性特征及其所包含的内容进行了认定，该案将实用新型专利权利要求中的功能性特征的含义扩展到说明书中对该特征的必要限定，且该限定所依据的技术特征并非实用新型专利所能授权的形状、构造或其结合，而是物质组分、配方等技术特征，值得关注。
一、 案情简介
涉案实用新型专利号为ZL201020293455.4，名称为“一种多功能塑料书写纸板及书写工具”，权利要求1为：一种多功能塑料书写纸板，它是以塑料纸或者塑料纸板为基料，其特征是：塑料纸或塑料纸板的一面或者两面经过磨砂处理形成磨砂层，显影层与一面磨砂层粘接链接。权利要求2为：根据权利要求1所述的一种多功能塑料书写纸板，其特征是：显影层通过与一层或两层石粉混合层粘接后再与一面磨砂层粘接连接。权利要求4为：根据权利要求1、2、3任一权利要求所述的一种多功能塑料书写纸板制成的书写文具，其特征是书写文具分为：书写单板、书写文件夹和书写卷轴，书写单板的单板和书写文件夹的夹板采用塑料纸或塑料纸板为基料的多功能塑料书写纸板，书写卷轴的卷面采用塑料为基料的多功能塑料书写纸板。
涉案专利说明书所载具体实施方式中载明如下内容：第［0054］段显影层石粉目数为320目以上；第［0057］段显影层粘接剂采用建筑用103外墙防水胶；或103外墙防水胶，与976#外墙抗碱底涂料、屋面防晒防漏胶水、107建筑胶水、801超浓缩建筑胶水中的一种或几种混合；第［0058］段103外墙防水胶和混合胶的重量比例为1:3-6；第［0059］段显影层中显影层粘结剂和石粉的重量比例为1:0.5-1；第［0060］段显影层石粉目数为600目以上；第［0061］段显影层石粉采用2000目轻钙石粉、2000目硅石粉、2000目方解石粉或600目瓷土粉。
2019年6月3日，国家知识产权局作出第40363号决定，宣告涉案专利权利要求1或间接引用权利要求1的权利要求4、5无效，在权利要求2、3以及直接或间接引用权利要求2、3的权利要求4、5的基础上继续维持该专利权有效。
经原审庭审比对，原告胡雪辉明确以涉案专利权利要求2、4为权利保护范围，权利要求4选择引用权利要求2，认为被诉侵权产品与涉案专利上述权利要求记载的技术方案相同。胡雪辉在本案中明确显影层为功能性技术特征，以说明书第[0054][0057]-[0061]段确定该技术特征的内容。与涉案专利同日申请的发明权利要求关于显影层的限定，与涉案专利说明书的记载基本一致。
被告确认被诉侵权产品具有如下技术特征：1.露出的透明塑料层经过磨砂处理，即具有磨砂层；2.具有三层结构，刮去表面显影层，下方深色部分为石粉混合层，即在显影层与磨砂层之间还有一层石粉混合层。
二、 法院观点
一审法院认为：被诉侵权产品的显影面层是否通过一层或两层石粉混合层粘结后再与基料连接，以及被诉侵权产品的显影面层是否采用涉案专利显影层的组成方式，仅凭被诉侵权产品现状无法确定。故现有证据尚不足以证明被诉侵权产品包含权利要求2、4记载的全部技术特征，胡雪辉据此要求岳霞承担侵权责任的主张，没有事实依据，不予支持。
二审法院认为：实用新型专利中，功能性特征有关实施例中非形状、构造、或其结合的技术特征，如系实现所称功能、效果所不可缺少，仍构成对该功能性特征保护范围的限定。实用新型专利保护形状、构造或者其结合的专利类型定位，并不足以成为排除实现所称功能、效果不可缺少的实施例中非形状、构造、或其结合技术特征限定作用的充分理由。“显影层”属于功能性特征，涉案专利说明书给出四个具体实施例，并记载了涉案专利书写纸板的制作方法，其中第[0054][0057]-[0061]段详细说明了显影层的原料、配比等，上述说明书的内容是实现显影功能不可缺少的技术特征，对权利要求保护范围具有限定作用。被诉侵权产品的浅三色网格表面构成的显影层由粘接剂和石粉组成，但是，该粘接剂和石粉是否具有上述说明书所述“显影层”的具体实施方式及其等同的实施方式相同的技术特征，胡雪辉并未予以证明，不能认定被告销售被诉侵权产品构成侵权。
三、 案例评析
（一） 功能性特征及其对权利要求保护范围的影响
功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。功能性特征的认定对界定专利权利要求保护范围有较大影响，通常对于权利要求中以功能或者效果表述的功能性特征，应当结合说明书及附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。这意味着，不能仅依据该特征的“功能性”描述来界定专利保护范围，而应下位至说明书和附图中记载的具体实施方式及其等同方式来界定专利保护范围，这实际上是将原来的功能性特征欲保护的范围进行了缩限。
本案中，权利要求记载的“显影层”并非本领域专业术语，也未给出结构和组成等实质性技术信息，属于功能性描述，本领域技术人员仅通过阅读权利要求关于“显影层”及与之关联的“磨砂层”“石粉混合层”之间位置和连接关系，并不能确定实现上述“显影功能”的具体实施方式，据此，“显影层”属于功能性特征。法院认为需要结合说明书中关于显影层的原料、配比等技术特征来限定“显影层”的保护范围。
（二） 非形状构造类技术特征在实用新型专利授权确权程序和侵权程序中的不同对待
我们知道，实用新型专利只保护产品的形状、构造或者其结合，产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状，产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。物质的组分、配方等（非形状构造类特征）不属于产品的构造，实用新型专利权利要求中不得包含此类技术特征。
最高人民法院在此案判决中指出，在专利授权确权过程中，针对实用新型新颖性、创造性评价时，对权利要求中物质的组分、配方等不属于产品的构造的内容不予考虑。但是，在侵权纠纷中，已经记载在权利要求中的有关物质的组分、配方等内容对该权利要求保护范围具有限定作用。这实际上是说，非形状构造类特征本不应该出现在实用新型专利权利要求中，但倘若授权的实用新型专利权利要求中已经包含了非形状构造类特征，则在侵权诉讼中，应当予以考虑且这些特征对专利保护范围具有限定作用。这其实强调了专利技术方案的公示意义，也是诚信原则、禁止反悔原则、保护社会公共利益的具体体现。
结合本案，尽管权利要求中没有记载非形状构造类特征（显影层的原料、配比等），但由于“显影层”属于功能性特征，故法院直接将实现该功能所必不可少的原料、配比等技术特征纳入考虑范围，来界定专利保护范围。
（三） 案件给予我们的启示
笔者认为，两级法院对“显影层”属于功能性特征的认定以及专利权利要求实际保护范围的界定是准确的。针对“非形状构造类技术特征”，由于其不是实用新型专利保护的对象，在侵权诉讼中是否可以将其纳入界定专利保护范围的考量因素？最高人民法院在此案判决中给予了解释，强调了在专利授权确权阶段和专利侵权阶段的区别对待，为类似案件的审理提供了很好的借鉴。
