发布时间: 2022-04-26
作者：臧云霄 律师、专利代理师
在商标侵权案件中，审理的一个关键环节是认定被诉侵权行为是否是商标性使用，很多情形下，被告会抗辩其不是商标性使用，也即不是起到标识商品或服务来源，而是对与原告注册商标对相同或近似商标标识本身的正当使用。商标法第五十九条第一款：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”该款规定主要是对于描述性的正当使用。另，第五十九条第二款“三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”该款主要规定的是功能性使用。本案主要讨论商标描述性正当使用的案例。
一、典型案例及分析
（一）“3两3”商标侵权案
在泸州大世界酒业有限公司诉四川蜀国春酒厂等侵害商标权纠纷再审民事判决书（[2018]最高法民再53号）中，原告泸州大世界酒业有限公司主张的商标是核准注册在第33类“酒（饮料）”上的
。被诉侵权商品上有两个贴标，其一上有“泸坪”商标，字体较小，另一贴标上有较大字体的“3两3”字样，并印制有较小的“**公司出品”等。二审法院认为：“3两3”标志仅为该商标的部分文字，原告不能证明该“3两3”标志具有较强的商品来源指示功能。虽然被诉侵权商品的标签上使用了“3两3”，但其仅仅说明、描述商品的重量或规格，不会使相关公众将之与商品提供者形成联系。故认定被诉侵权商品上使用“3两3”属于正当使用。
最高人民法院再审认为：“3两3”具有一定的描述性。如果被诉侵权商品的容量为3两3，生产者出于说明或者客观描述商品容量的目的，以善意方式在必要的范围内予以标注，不会导致相关公众对其商品来源混淆的，可以认定为正当使用。但被诉侵权商品包装显著位置上突出使用“3两3”标志，该标志明显大于被告自己的注册商标，也明显大于标贴上表明的酒容量，属于商标性使用。另外，最高人民法院结合原告商标的知名度，认为被告行为不存在合理使用的基础，也不构成对酒商品容量和规格的正当使用。
（二）“稻花香”系列商标侵权案
在大米商品上的“稻花香”商标侵权案中，原告提起几起诉讼，本文选择典型案件进行分析。
1. “稻花香”VS“北冰王稻花香”案
原告福州米厂主张在第30类“大米”上的“稻花香+拼音”组合商标。被诉侵权产品外包装上标注“北冰王”和注册商标标识“R”。原告商标与侵权产品标识对比如下：
原告主张商标 侵权产品上标识
本案一审和二审法院均没有认定构成侵权。二审法院认为，被诉侵权大米中起到区分商品来源作用的是“北冰王”，包装袋上的“稻花香”文字仅用以表示大米的品种，不是商标性使用，不构成侵权。
最高人民法院再审（[2020]最高法民再303号）认为：虽然包装袋上方标注了“北冰王”商标，但由于“稻花香”文字位于被诉侵权大米包装袋正中，且突出显示，该种使用方式已经超出了对大米品种的描述性使用的范围，构成商标性使用。
2. “稻花香”VS“祖谷稻花香”案
在另一起案件中，被诉侵权产品上使用“祖谷稻花香”，二审法院认为：被诉大米上“稻花香”系突出大米的品种，而非品牌。虽对“稻花香”三字放大使用，但同时标注“祖谷”注册商标，且在包装显著位置标明“东北特产”等辨别商品来源的标识，故消费者能够通过外包装判断被诉侵权大米与原告大米产地不同，不会造成误认和混淆。
最高人民法院再审认为（[2019]最高法民再133号）：被诉侵权产品“稻花香”文字右上方虽有“祖谷”“东北特产”等字样，但字形、字体、字号与“稻花香”三字均存在明显差异，相关消费者容易识别和记忆的是被突出使用的“稻花香”文字，而非祖谷公司所主张的“祖谷稻花香”。
稻花香系列案件中，被告均提出“稻花香”是大米的通用名称。在“祖谷稻花香”案件中，被告辩称，稻花香大米产自黑龙江省五常市，以“稻花香”稻种种植，用此米做饭时会散发特殊的清香，故取名稻花香，认为其在外包装标识稻花香是表示该产品品种属性。但这些抗辩最高人民法院都以证据不足未予认可。
（三）“椰子”诉“椰子鞋”案件
原告福州大掌柜公司在第25类“鞋”等商品上经核准注册“椰子”商标，被告佰良公司在网店上销售的商品标注为“Dliziz旗舰店正品椰子款350v2白冰淇淋男鞋女鞋运动跑步鞋小白鞋”等。其中，“Dliziz”系佰良公司注册商标的组成部分，“椰子款”源于Adidas品牌旗下的“yeezy”运动鞋以及类似样式的流行鞋款。最高人民法院认为（[2021]最高法民申1784号）：被告在网店销售标题中使用的是“椰子款”，且并未在商品标题等信息中突出使用“椰子”文字，同时亦标注了自身的商标及商品型号，二审法院结合相关网络搜索情况及相关公众的通常认知，认定上述标注方式系对鞋款的描述而非指示商品来源，并无不当。
（四）“青花椒”案
“青花椒”系列商标案是近期比较热点的案件，一是因为本案原告维权的范围广、所涉被告多，二是因为在今年的十三届全国人大五次会议的《最高人民法院工作报告》提及该案，最高人民法院在报告中强调维护公平竞争，明确“青花椒”等“碰瓷式维权”不受保护。
本系列案中，原告主张的是在第43类“饭店、餐厅”核准注册的“青花椒”文字商标。目前可以查到的原告起诉的多件案件中，除了撤诉之外，大多都是胜诉的结果。四川省高级人民法院在(2021)川知民终2153号案中认为，青花椒为植物及一种特定调味料的通用名称，但不足以证明青花椒为饭店、餐厅等服务的通用名称。被告在其店招上“青花椒”字样左上方附加“馋猫”，“青花椒”的前面使用“重庆”二字，后面带有“鱼活鱼自助”文字，“青花椒”与“重庆”“鱼活鱼自助”在字体、字号、色彩、高度等方面均保持一致，没有将“青花椒”三个字单独突出使用。该“青花椒”字样是对其提供的特色菜品鱼火锅中含有青花椒调味料的客观描述，并非商标性使用。因此，二审改判驳回原告诉讼请求。
（五）“金银花”花露水系列侵权案件
“金银花”花露水系列案也是近期比较热点的案件。原告同样也针对众多被告发起一系列维权诉讼，且绝大多数案件均是原告胜诉。原告主张的“金银花”商标申请于九十年代，根据当时的审查规则获得核准注册。
以江苏省高级人民法院的(2020)苏知终24号案件为例，法院的审理思路具有一定典型性。该案中，被诉侵权产品有两款包装，均在瓶身正面标注有“清润”“金银花花露水”“清香型”字样，差异之处在于包装正面的“金银花花露水”文字字体不同。被告抗辩，原告商标缺乏显著性，“金银花花露水”作为产品通用名称使用，其对“金银花”文字属于合理使用。
一审法院认为，金银花又名忍冬花，是一种草本植物，具有清热去火、通经活络的作用，在花露水中使用金银花，可以提升止痒、防痱祛痱、清热舒爽、提神醒脑的功效。但被告不能证明“金银花花露水”已成为通用名称。两款包装中，一款包装的“金银花”文字位于瓶身正面显著部分，为艺术字体，呈黑色并加粗显示，与其他文字在字体上存在明显区分，具有较强的识别性；另外一款包装，“金银花”与其他部分为相同字体且文字大小一致，普通消费者施以一般注意力会认为该“金银花花露水”文字系指代使用金银花作为原料的花露水，而非“金银花”牌花露水。
二审法院认为：两款产品均在正面显著位置突出使用“金银花”，具有区分商品来源的作用，构成商标性使用。被诉产品上“金银花”标识与原告注册商标相比，字体虽略有差异，但读音、文字、含义、排列顺序、排列方向均相同，从呼叫功能上无法进行区分，且整体结构和视觉效果均相似，构成近似商标。如果被告想要标明涉案被控侵权商品含有金银花成分，应当以善意方式，在必要的、合理的范围内予以标注，然被控侵权商品包装上“金银花”标识字体醒目、位置突出，已超出了正当使用的界限，构成商标性使用，故不属于正当使用。
但最高人民法院2022年3月24日出具的（2021）最高法民申4829号民事裁定书裁定提审本案，让“金银花”系列案未来的走向充满了不确定性。
二、对商标正当使用的辨析
在商标侵权案件中，被告可以通用名称或直接表示商品特点（也即缺乏显著性）为由进行商标正当使用的抗辩，具体认定可以参考根据最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（2020修正）。而实务中要证明通用名称举证难度比较大，如上述案件中，“稻花香”和“青花椒”都没有被认定为通用名称，其中“青花椒”虽然是调味料的通用名称，但不是餐馆、饭店服务的通用名称。直接表示商品特点的一般是缺乏商标应有的显著性，也即不符合商标法第十条第（二）项之规定，如前述案件中的“3两3”和“椰子鞋”；前面案件中，“金银花”是特殊的个案，在花露水等商品上，“金银花”应该是直接指示了商品的原料，但因为该商标授权很早，目前仍有权。特别注意一点，商标法规定可以正当使用的是“直接表示”商标的质量、原料、功能等特点，在一些情况下，如果不是直接表示而是暗示商品的特点、但不影响其识别商品来源功能的，则不符合前述规定，如“稻花香”商标用在大米上，就符合该特征，是暗示商品的特点。另外，如“飘柔”洗发水、“健力宝”饮料等。
综合以上案例可以看出，使用他人注册商标标识是否构成正当使用要具备描述性、善意、合理等条件，使得消费者不会对商品或服务来源造成混淆，使用人也不会不正当地利用权利人的商誉。具体分析如下：
1. 为了描述之目的，只能为了描述商品，不是为搭权利人的便车或商誉。
2. 符合善意的标准。在使用时，不能突出显示他人的注册商标，否则极有可能超过正当使用的范围。特别是在与其他描述性的词语或自己的商标一起使用时，不能突出或显著他人的注册商标。
3. 有合理使用的基础。正当使用得有合理的意图，如不使用该标识描述就不能经营或者影响经营。是否合理要根据不同的情形具体分析。比如，权利人的注册商标已经注册多年且有一定知名度，后使用人还在商品上使用且并非必要使用。
三、建议
随着对公平市场竞争秩序的逐渐重视，之前个案的审判思路可能已经悄悄发生变化，如被写入四川省两会期间两院报告和《最高人民法院工作报告》的“青花椒”案，四川省高级人民法院的二审改判可能是该类案件的转折点，以及最高人民法院刚刚裁定提审的“金银花”案。《最高人民法院工作报告》提及“青花椒”案的内容是在“维护市场公平竞争”部分，明确要严惩妨碍公平竞争、损害群众利益行为，对“碰瓷式维权”不受保护。新的司法动向的变化体现了私权和公共利益要达到良性的平衡，权利要有边界，既要保护知识产权，但又要防止权利被滥用。一系列新修改的《商标法》《专利法》都体现了这一点。特别是用于维权的权利是本属于公有领域的资源，司法应该保持审慎，对权利的边界要从严的标准区分清楚，不能仅为了保护私权而限制公共利益。尤其对涉及行业发展的类型化案件，相比原先的一边倒，司法更多考虑公平和利益平衡。当然，看似相同的案件，在审理中都可能会因情形的不同和证据的不同导致个案的结果不同。从不同案件的分析中，我们不仅应该看到某类案件的审理趋势，而且还要看到看似相同案件却判决结果不同的区别和原因在哪里。
判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。虽然商标领域不提保护创新，但法律对商标权的保护范围和强度仍与创新息息相关，也即对商标权的保护要看看商标的显著性。针对臆造性的商标，可以明显看出在认定商标近似性时法院自由裁量权比较大，即使针对一审、二审法院因保守考虑没有认定商标近似的，也有一些案件在再审程序中获得支持。当然除了商标显著性，商标的知名度也有很大贡献。参考著作权权关于作品原创性的“额头出汗”原则，法律保护力度强的是具有较强显著性（最好是臆造性的词汇），且是经过权利人长期使用和宣传的标识。
