浅谈专利法中的相似概念

作者：刘东冰 专利工程师

近年来，随着专利申请人的申请案量日益增多，专利申请文件的撰写质量对于最终专利申请能否获得授权意义重大，如果对专利法中的相似概念有所混淆，则可能导致申请无法获得授权；或者即使申请获得授权，也可能导致在后续的专利权无效或侵权诉讼阶段让竞争对手有机可乘。

因此，具备知识产权知识、相关领域技术知识和语言能力的多语言专业团队，是确保提供高质量的专利相关服务的基础。

本文笔者在此将针对专利法中的三个相似概念，即相同的主题、同样的发明和实用新型、同样的发明创造与大家进行探讨。

（1）相同的主题（用于优先权判断）

根据《专利审查指南》第二部分第三章第4.1.2节，专利法第二十九条（优先权相关法条）所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或实用新型。

可见，相同的主题主要应用于是否能享有优先权的判断中，在后申请必须与在先申请涉及相同的主题才能够有可能享有在先申请的优先权。在判断是否能够享有优先权时，以上四个方面需要完全相同，不包括实质相同，即不包括具体（下位）概念与一般（上位）概念等。

数值范围的判断

对于要求优先权的技术方案中包含数值或数值范围的情形，只有在后申请的数值或者数值范围的端点以及范围都在作为优先权基础的文件中明确记载过，在后申请的技术方案才能享有优先权。数值范围必须完全相同，或者在后申请的数值范围必须包含在在先申请的范围之内，而且，端点在在先申请中有明确记载。

例1：

在先申请记载了：环氧树脂的含量为28%~45%，30%。

在后申请权利要求1-3的特征简单列出如下：

1、环氧树脂的含量为28%~30%

2、环氧树脂的含量为28%~45%

3、环氧树脂的含量为30%~45%

由于在后申请权利要求的数值范围以及端点都记载于在先申请中，因此可以享有优先权。

（2）同样的发明或者实用新型（用于新颖性判断）

根据《专利审查指南》第二部分第三章第3.1节，被审查的发明或实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后（含申请日）公布或公告的发明或实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。

根据《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.2节，如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件相比，其区别仅在于前者采用一般（上位）概念，而后者采用具体（下位）概念限定同类性质的技术特征，则具体（下位）概念的公开使采用一般（上位）概念限定的发明或实用新型丧失新颖性。即，下位概念的公开会破坏上位概念的新颖性，但下位概念的公开不会破坏上位概念的新颖性。

例2：

发明专利申请A的权利要求1特征为：某部件是由金属制成的。

发明专利申请B的权利要求1特征为：某部件是由铜制成的。

对比文件1公开了：某产品是“用铁制成的”。

该对比文件1会导致“某部件是金属制成的”的发明丧失新颖性，即，导致申请A的权利要求1丧失新颖性。

但是，该铁制品的公开并不会使铁以外的其他金属制成的同一产品的发明或实用新型丧失新颖性，即，不会导致申请B的权利要求1丧失新颖性。

（3）同样的发明创造（只比较权利要求，一般仅用在申请日相同的专利申请的判断）

《专利法》第九条规定了：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

其中，同样的发明创造是指一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同。

同样的发明创造的判断原则：两件专利申请或专利说明书相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同。权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。

例3：同一申请人提交的两件专利申请的说明书都记载了一种产品和制造该产品的方法，其中一件专利申请的权利要求书要求保护的是产品，另一件专利申请的权利要求书要求保护的是制造该产品的方法，应当认为这两件申请是不同的发明创造。

例4：王某同日提出了A、B、C三件发明专利申请，A申请要求保护一种墨水，该墨水由水和10%~60%的组分x组成，B申请要求保护一种喷墨打印机，说明书描述了所使用的墨水由水和10%~60%的组分x组成，C申请要求保护一种墨水，该墨水由水和5%~40%的组分x组成。

A申请要求保护一种墨水，B申请要求保护一种喷墨打印机，二者所要求保护的技术方案并不属于同样的发明创造，同理，B申请和C申请也不属于同样的发明创造，A申请和C申请都要求保护一种墨水，但由于A申请和C申请要求保护的范围仅仅部分重合，也不属于同样的发明创造。

笔者总结如下：

以上仅是笔者在工作以及专利代理师资格考试中总结的一些见解，欢迎批评指正。