浅谈专利申请中的“弹药库”—实施例的撰写

发布时间: 2021-11-16

作者: 杨涛  专利工程师

《中华人民共和国专利法》(下文简称《专利法》)第二十六条第三款中规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

审查指南中明确指出,实现发明或者实用新型的优选的具体实施方式是说明书的重要组成部分,它对于充分公开、理解和实现发明或者实用新型,支持和解释权利要求都是极为重要的。

在专利实践中,刚开始接触专利撰写的代理师可能会认为,专利申请文件最重要的一定是权利要求书部分,需要表述严谨、逻辑缜密,而实施例是代理师自由发挥的部分,只要能够对权利要求展开说明且保证与交底书中记载的方案保持一致即可。笔者认为,这是一种极其危险的想法,代理师撰写的专利申请文件不仅要在申请阶段保证清楚、完整、充分地记载申请人提出的技术方案,同时也要保证在审查阶段以及后续的侵权无效阶段能够起到准确无误地保护申请人的专利权的作用。专利申请文件中的权利要求书部分是申请人保护专利权的最强力“武器”,而具体实施例则是支持“武器”的“弹药库”,没有弹药,武器也难以起到最大的作用,因此,实施例的撰写与权利要求同样重要。

分析专利法的规定可知,说明书中实施例的撰写,应当至少满足“清楚”、“完整”、“能够实现”这三方面的要求

一、实施例的“清楚”

对说明书实施例“清楚”的规定,可以理解为对于实施例的语言表述是完整的、清楚的、无歧义的,如果代理师撰写出的内容具有多种解读的、具有多重含义的,则不满足“清楚”的要求。为了保证实施例的“清楚”,笔者认为至少要从以下几个方面着手:

1、要学会“挑刺”,在写完一句内容、一段内容或者一个实施例之后,一定要以批判的态度重新审视写完的每句话。代理师不要理所当然地认为所撰写的内容就一定是所想表达的含义,就一定是唯一的含义,要知道,代理师所撰写的说明书,后续很有可能会被专利侵权方进行解读,他们的解读不一定善意,更不可能按照代理师的预期进行解读。因此,代理师在撰写实施例时,要通过批判的眼光及时将“刺”拔出,保证不留下任何隐患。如果认为自己难以通过批判的眼光发现错误,建议可以请求同伴的协助,通过他人对说明书的解读,及时发现问题并解决。

2、要学会用“第三视角”,代理师在检查自己撰写的每个实施例时,建议可以清空自己对方案已知的理解,包括但不限于交底书的资料、发明人的解释说明、查阅的相关资料等。代理师在撰写实施例时,是在已经理解技术方案的基础上进行的撰写,这样撰写中,会将一些本应该表达出来的内容而默认为大家都知道,而导致实施例内容不充分或者表述不完整。因此,在撰写万实施例后,应该以“第三视角”确认所撰写的内容是否表达完整。

3、当然,最基本的,还是要保证用于描述实施例的文字表述要保持一致;相信大家都遇到过交底书中同一对象用多种表述,而导致交底书方案理解困难的问题,因此,在撰写实施例时,代理师作为专业的法律人员,至少要保证说明书全文的文字表述要保持一致。

其次,要重视语法,撰写的内容至少要保证语句的主谓宾结构清楚,例如,在撰写实施例时,代理师较容易忽视的问题就是缺少主语,而多个句子均缺少主语可能导致出现歧义的问题,若全文的执行主体只有一个,则可以在撰写具体的实施例之前,先申明所有实施例的执行主体,如“下面以终端设备执行本公开中的XX方法为例进行说明”,避免多个语句没有主语而导致歧义的问题;若全文的执行主体有多个,则建议在每个语句中明确指出执行主体或者主语。

二、实施例的“完整”和“能够实现”

在撰写具体实施方式之前,申请文件中首先要写明背景技术和发明内容,部分代理师可能会认为这部分感觉在申请文件中的意义不大。但是,笔者认为,存在即合理,背景技术和发明内容是定义整个专利申请文件方向的基础,是向浏览本专利申请文件的第三人介绍本专利要点的精髓。背景技术中需要介绍申请所针对的现有技术,以及现有技术的缺点,而发明内容部分,则需要针对背景技术中提到的技术缺点,阐明本申请的发明目的,从而由发明目的与技术缺点构成并确定本专利申请的保护主题或者保护方向,进而基于保护主题或者保护方向阐明本申请的具体实施方式。由此可见,专利申请文件的说明书中各部分内容之间是相互关联的,一步一步引出的,引导阅读专利申请文件的读者充分理解本专利申请。基于以上分析,要保证实施例的“完整”和“能够实现”,笔者认为至少应该做到:

1、实施例的撰写,首先应该在逻辑上与由发明目的与技术缺点确定的保护主题或者保护方向始终保持一致。在撰写实施例时,要时刻围绕如何解决现有技术缺点、如何实现发明目的,对本发明或者实用新型的技术方案进行展开说明,同时也要结合本发明的技术方案,分析并阐明本发明或者实用新型的有益技术效果,即以推导的方式得出本发明的有益效果,而不是在得到技术方案后,一下子就得出本申请的有益效果,使读者有一种脱节的感觉,从而不能较好地理解技术方案是如何解决技术缺点的,导致实施例的逻辑出现断裂,使读者感觉技术方案不完整。

2、在保证实施例“完整”的同时,也要保证实施例的“不啰嗦”。《专利法》中也规定了,说明书应当以所属技术领域的技术人员能够实现为准,而以所属技术领域的技术人员“能够实现”,说明如果所描述的技术方案明显属于所属技术领域的技术人员所知晓的技术方案,可以对该部分内容不进行展开描述,也不影响本申请的技术方案的实施,“不啰嗦”的完整才是真正的“完整”。

而如何判断所描述的方案是否是本领域技术人员所知晓的呢?此处还是需要代理师以“第三人称视角”去通读全文,如果省略或者简述的技术方案,对整体技术方案的逻辑性或者连贯性上不造成任何影响,则该部分技术方案就是所属领域技术人员所知晓的,实施例是“完整”的;如果省略或者简述的技术方案,对整体技术方案的逻辑性或者连贯性上造成了脱节或者不连贯,那么该部分技术方案是需要详细展开说明的,实施例是不“完整”的。

其次,“能够实现”也体现了实施例的“完整”在内容上是相对的,并不是绝对的,如果代理师一股脑儿将所有的内容均体现在申请文件中,而对本申请相对于现有技术的技术特征或者发明点不做明显的区分,使发明或者实用新型的发明重点不突出,反而可能会被读者误认为是与发明点相关的主要内容,导致申请文件的技术方案的逻辑性或者“完整性”变差,属于画蛇添足式的“完整”,并不建议。

需要注意的是,代理师在撰写实施例时,时常会对申请文件进行比较好的扩展,然而对于扩展的实施例,2010年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5条规定了“捐献原则”,即,对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。因此,代理师在保证实施例“完整”的同时,也要保证撰写的扩展实施例,应该纳入到权利要求所保护的范围中,如果扩展的实施例没有纳入到权利要求中,并且该可扩展实施例能够对本方案的新创性起到较好的支持,应该考虑增加该扩展实施例相对应的权利要求,或者,与申请人沟通作为一个新的技术方案进行保护。

三,实施例的撰写技巧

笔者在近几年审查意见答复过程中发现,对于法条26.4OA越来越多,即评述意见为,说明书中仅记载了一种实施方式,而对应的权利要求却概括了较大的范围,因此,权利要求得不到说明书支持。而出现这种OA的最直接原因就是,代理师太依赖于交底书中记载的技术方案,在撰写权利要求时的上位,只是将交底书中的部分技术用语替换,而说明书的实施例部分,仅是将权利要求中的内容下位到了交底书中的技术方案,从而导致26.4的审查意见答复时无从下手,答复困难较大。

因此,在撰写实施例时,建议充分扩展权利要求中的内容,使权利要求能够得到说明书的有效支持。笔者在撰写实施例时,一般采用的是多层次展开说明的方式:

第一层,描述的内容要大于权利要求所要保护的范围,即可以从该权利要求在整个技术方案中所起到的作用、原理或者原则上进行说明;第二层,描述的内容可以等于权利要求所要保护的范围,即在介绍完该权利要求在整个技术方案中所起到的作用、原理或者原则之后,对权利要求自身所保护的范围进行详细说明;第三层,在对权利要求的保护范围介绍完之后,可以描述权利要求的具体实施方案,即将权利要求的保护范围落实到具体实现的技术手段上;第四层,可以描述第三层提到的具体实现的技术手段的相并列的实现,即可以替代第三层所描述的技术手段并能够实现权利要求在整个技术方案中所起到的作用、原理或者原则的技术手段;其中,第三层和第四层可以通过举例或者结合说明书附图的形式进行说明;当然,最后可以通过一些兜底性的描述进行开放式说明。通过以上四个层次的展开说明,一定程度上可以起到对权利要求的保护范围的全面解释,有效避免26.4OA的下发。

另一方面,在撰写实施例时,还可以根据实际撰写过程中的需求对权利要求中出现的“字”、“词”、“句”、“段”分别通过上述提到的多层次展开说明的方式分别进行展开说明,通过对权利要求中出现的“字”、“词”、“句”、“段”的展开说明,在一定程度上也能够实现对权利要求保护范围的解释说明,实现对权利要求的“支持”。

当然,以上仅是笔者撰写实施例时,认为比较有效简单的撰写方式,对于实施例的撰写,并不拘泥于任何形式或者技巧,只要能够保证撰写的说明书或者实施例“清楚”、“完整”、“能够实现”,并且能够对权利要求进行有效的支持即可。

最后,笔者想说,希望每个代理师都能够认真对待每个专利申请文件的撰写,擦亮自己的“武器”,准备好充足的“弹药库”,强有力保护好申请人的专利权,为专利代理行业的健康有序发展,贡献自己的一份力量!

当然,以上仅是笔者在专利实践过程中的一点见解想法,如有错误或者不当的地方,欢迎指正批评,如有不足的地方,欢迎补充建议。

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