浅议实践中对注册商标侵权的认定

发布时间: 2021-11-11

作者:尹渤亚  合伙人、律师、商标代理人

我国商标法规定,注册商标,即在其所注册的商品或者服务上享有独占使用该商标的权利。但是在实践中存在注册商标因不规范使用等原因构成侵犯他人的商标权、以及侵害他人的其他合法在先民事权益的情形。本文中,作者将结合具体案例从注册商标侵权涉及的法律规定、侵权形态以及诉讼时效等几个方面进行简要介绍。

一、涉及注册商标侵权的法律规定

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条,原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百零八条规定的,人民法院应当受理……原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。

以上条款不仅为注册商标侵权的救济方式提供了法律依据,同时明确了何种情况下不用等待行政裁决,司法机关能够直接受理注册商标侵权案件。也就是说,现行《商标法》五十七条所指的侵犯商标权的行为并不排除注册商标构成侵权的情形。在司法实践中,各级法院也相继认定商标获得注册并不能改变商标侵权行为的性质。为什么一件经过合法授权的权利会侵犯他人的权利?其原因在于首先核准商标注册的“国家知识产权局”在审查过程中不能关注到其他权利的授权(如字号、版权、域名),另一个原因是法律允许实际使用的商标标识与注册的商标标识在不改变显著特征的情况下可以有细微不同,但又未对界限予以明确规定。这也导致注册商标侵权案件中最为常见的是商标注册人自行改变注册商标标识,意在使其更类似于他人知名品牌,攀附他人品牌商誉。

二、注册商标侵权的法律形态

如前所述,对注册商标侵权提起诉讼大致主要针对两种情形,一是自行改变注册商标标识,使其显著特征发生变化;二是侵害他人在先民事权利,包括已注册驰名商标诉注册商标侵权的情形。

1.自行改变注册商标标识导致的侵权以及判定侵权的考量因素

在北京路易十三国际服饰有限公司、广州路易十三服饰有限公司与沙驰新加坡私人有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷案中,沙驰公司是商标的权利人,而被告的商标许可方注册了“”商标。虽然该注册商标同时含有中文及被控侵权标“”,但实际使用中被告仅使用了英文部分,改变了原有商标的显著特征,企图与沙驰公司的商标相混淆。最终法院认定上述行为构成在相同或类似商品上使用近似商标的行为,违反《商标法》(2001)第五十二条的规定。

假设在上述案件中两标识差异性较大,即使被告有一定攀附意图,但未达到导致混淆的程度,实践中也不会被认定为侵权。例如在中粮集团与东莞市金来粮油有限公司商标权权属纠纷一案中,中粮集团有限公司为””以及” 商标的注册人,被告东莞市金来粮油有限公司在其生产和销售的油类商品上注册了“福香纯”商标,其在实际经营中突出使用了“福”字,且其使用无论字形还是图形均与中粮集团前述注册商标中的“福”字相近似。中粮集团以此为由对被告提起了诉讼。法院认定,被告在使用“福香纯”商标过程中, “福香纯”商标的“福”字进行了放大使用,使“香纯”二字位于福字右上角,并在“福香纯”文字背景部分加上金黄色背景阴影图案,与原告商标整体设计排版有一定相似度,可以确认被告有明显模仿攀附商标的故意。但被告的“福香纯”商标与原告“福临门”商标仅“福”字相同,字体明显不同,且“福香纯”的“香纯”两字字形及读音也区别于“福临门”的“临门”,加上被告在“福香纯”商标下端明显位置标注了“香港金来油脂实业有限公司监制”字样,使得原被告的商品得以区别,未达到混淆程度。即没有使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告使用注册商标的商品有特定的联系, 因此被告不构成侵权。

再如,在武汉市楚瀚虾皇餐饮管理有限公司诉武汉市武昌区鑫鑫餐饮店侵犯商标权纠纷中,被告虽然拥有“皇仕虾皇”的注册商标使用权,但在其店招及其菜单、立牌、海报等上面并没有规范使用其自身商标,而是突出使用“虾皇”字样,即“皇仕”加“HUANGSHI”缩小与图形合并加上字体较大的虾皇的文字和英文字母组合“”,或直接使用字体较大的“虾皇”字样,与原告涉案注册商标“”构成近似,最终被判定侵权。

可见对于此类案件的侵权判定,由于侵权人的攀附意图较为明显,司法机关通常会考虑以下三点,一、侵权人是否规范使用注册商标,二、被攀附商标的知名程度,三、是否容易导致消费者混淆。从案例二可以看出,只有造成消费者对商品来源的混淆误认,才能被判定为侵权。

2.在先注册驰名商标与一般注册商标之间冲突的解决

在司法程序中,法律同样为驰名商标提供了更为直接有力的保护。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定,复制、摹仿或者翻译原告驰名商标,构成侵犯商标权的,人民法院应当根据原告的请求,依法判决禁止被告使用该商标。在实践中出现过多件原告主张在先注册的商标已经构成驰名商标,并以此作为权利基础禁止被告在后注册商标使用的案例。各级法院也都对此进行了充分阐述。

(2014)粤高法民三终字第244号判决中,广东高院认定无论被告是否已就‘埃索’或‘ASOO’商标在某一类商品上获得商标注册,原告美孚公司均有权寻求禁止在后注册商标使用的民事救济,从而制止被告在实际经营活动中摹仿其驰名商标在不相同和不相类似的商品上作为商标使用、误导公众。最终判决被告立即停止侵犯原告美孚公司商标专用权的行为。

由此可见,对于在申请时就缺乏合法意图,通过复制、摹仿、翻译他人驰名商标而侥幸获准注册并进行使用的,司法机关对这类案件可以直接进行裁判,给予驰名商标所有人禁止使用的民事救济。

3.关于在先权利及侵权的考虑因素

除了《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》中提到的著作权、外观设计专利权、企业名称权之外,注册商标侵害在先知名商品特有名称权(有一定影响的商品特有名称)构成不正当竞争行为,也是值得探讨的侵权形态之一。

对于此类案件,在认定构成知名商品后,需要判断商标权人使用注册商标是否具有恶意,是否明早或者应知在先权利的存在,是否规范性使用,是否存在导致相关公众产生混淆、误认的意图。虽然在(2017)黑民终55号哈尔滨市福龙食品酿造厂与黑龙江省克东腐乳有限公司不正当竞争纠纷一案中,审理法院认为被告使用的哈克东商标是具有合法的权利来源的注册商标,因此不构成《反不正当竞争法》规制的“擅自使用”要件,但在最近(2018)沪0104民初18665字上海尔广餐饮管理有限公司诉王伟、上海再高餐饮管理有限公司等不正当竞争纠纷一案中,法院更多的考虑了三被告的恶意(三被告曾经存在通过抢注商标模仿“盛记一品”知名品牌的“案底”、其中一被告存在对原告的商业诋毁行为等)以及消费者的混淆和误认(原告通过相关消费者针对被告的网络点评内容,证明大量消费者对原被告之间的“耳光馄饨”产生了混淆、误认,这种混淆误认还发生在寻求被告进行连锁加盟的商家群体中间),从而判决三被告构成不正当竞争。

由此可知,商标受到法律保护的前提之一,是商标权人遵循诚实信用原则使用注册商标。任何攀附和恶意的使用,都可能落入反不正当竞争法规制的不正当竞争行为范围,导致其注册商标专用权不再被商标法所保护。

三、关于诉讼时效

在注册商标侵犯他人在先权利的案件中,较为突出的问题在于诉讼时效是否应受到现行《商标法》第四十五条所规定的五年无效期所限制。即被告在侵权案件中主张原告没有在其商标注册五年内依据在先权利向行政机关提起宣告无效或者无效失败,因此不应直接通过司法程序启动,在该种情形下,是否影响法院的审判及其应当承担的法律后果。

按照目前的司法案例,法院通常认为只要侵权行为持续存在,就应当被判决停止侵权,损害赔偿数额应自权利人起诉之日起向前推算三年计算(《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第27条)。在(2009)闽民终字第782号判决中,福建高院认为被告一直使用注册商标,即便未生产带有该注册商标的商品,但其向有关部门请求查处侵犯其注册商标专用权的行为本质上也是使用注册商标的一种形式,可以认定为一直处于侵权状态,因此本案原告的起诉并未超过诉讼时效。同时,虽然本案原告曾经针对被告的注册商标提起无效宣告但未获国家商评委支持,但从本质看,被告的行为仍然构成对原告在先著作权的侵犯,应承担停止侵权的民事责任。由此可见,在原告方通过民事诉讼寻求权利救济时,只要被告的注册商标处于侵犯他人在先权利的状态或者在先权利人知道或者应当知道侵权行为之日起未超过两年的(《解释》2002),无论注册商标的注册时间是否超过五年,均不影响在先权利人行使权利。

《商标法》虽然赋予了注册商标权人独占使用权,但对于基于复制、模仿、抄袭他人驰名商标的注册商标,对于注册后不规范使用、意图攀附他人商誉、随意修改商标标识的,以及注册商标涉及侵害他人在先民事权利的,权利人依然可以直接通过司法途径寻求救济。注册商标权利人在追求经济效益的同时,应不忘坚守诚实信用原则,规范自身经营行为,对他人的在先权益予以合理避让,才能树立自身的良好商誉,长久受益。

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