发布时间: 2021-09-15
作者：石亚倩 专利工程师
《专利法》第二十六条第三款和第四款中规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
《专利法》第三十三条中规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。从《专利法》第二十六条、第三十三条和第五十九条的内容来看，说明书是权利要求书的基础和依据，说明书不仅可以用于解释权利要求书，以辅助确定发明和实用新型专利权的保护范围，还可以作为对发明和实用新型专利申请文件的修改依据。
然而，对于专利申请文件而言，由于其保护范围以权利要求书记载的技术方案为准，所以在专利申请文件撰写过程中，申请人往往更加注重权利要求的撰写，而忽略了说明书在专利申请文件中的重要性。
但在专利审查过程中，相当多的专利申请文件的原始权利要求书都会存在某些缺陷，需要对其进行修改；即使在专利申请被授权后，由于在实审阶段审查员可能难以全面地指出专利申请文件中存在的问题，因此授权的权利要求也可能不够稳定，进而在无效阶段也需要对其进行修改以维持专利权的有效。
在权利要求中的某些缺陷，不能通过权利要求的删除、权利要求的合并、权利要求中记载的技术方案的合并或删除的修改方式克服时，只能另辟蹊径，考虑从说明书中记载的内容对权利要求进行修改，以克服相应的缺陷。
例如，《专利审查指南》中规定，在实质审查程序中，在不超出原始申请文件记载的范围的情况下，可以依据说明书记载的内容对权利要求进行修改。
此外，《专利审查指南》中虽然规定了发明或实用新型在无效程序中修改权利要求时“一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征”，但是也未明确表示一定不能增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。换言之，在某些情况下，在无效程序中，也是允许从说明书中添加技术特征以克服权利要求存在的缺陷的。
例如，在上诉人阿尔法拉瓦尔股份有限公司与被上诉人国家知识产权局，原审第三人SWEP国际公司发明专利权无效行政纠纷案【（2019）最高法知行终19号】中，最高人民法院指出，无效宣告程序中对于权利要求书具体修改方式的限制，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两个法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。
也即，在实际的无效案例中，确实是允许专利权人将说明书中记载的内容添加至权利要求，以克服权利要求的缺陷。这也进一步体现了专利申请文件中的说明书对于维持专利权稳定的重要性。
既然，说明书在专利的整个生命周期中具有不可置否的重要性。那么，我们在专利说明书撰写中应该注意哪些问题，以使得说明书可以更好的为专利文件服务呢？笔者根据自己的实践经验总结了以下四点，希望可以为其他专利代理师对专利申请文件中说明书的撰写，提供一些帮助。
01说明书中应该给出权利要求中的技术术语的含义或定义，无法给出明确定义或含义时，至少应该以功能限定的方式在说明书中对技术术语进行解释说明。
专利代理师在根据交底书的内容进行专利申请文件撰写时，有时会遇到一些觉得陌生的技术术语，这时，专利代理师一定要向发明人求证该技术术语是否为本领域公知术语。若不是本领域公知术语，则可以向发明人确认该技术术语的含义或者是否能以本领域已有公知术语对其进行限定说明；若无法使用本领域已有公知术语对其进行限定说明，则可以向发明人确认该技术术语在技术方案中的作用，从而可以使用功能限定的方式在说明书中对该技术术语进行说明。这样，可以避免某技术术语在审查意见中被认为非本领域公知术语时，由于说明书中缺乏相应内容而无法对申请文件进行修改以克服审查意见中指出的缺陷，从而对申请人的利益造成损害。发明专利申请号为201710881940.X，专利名称为“用于数据加载的方法、装置及计算机可读存储介质”（以下简称“本申请”）的专利，在实质审查阶段，审查员在第一次审查意见通知书中指出：说明书及权利要求书中记载的“内存拦截器”、“字符串快速操作池”，均不是本领域公知术语，本领域技术人员无法确认其具体含义。
笔者基于本申请的说明书记载的内容“可例如，设定内存拦截器为全局独立监听服务线程”将技术特征“所述内存拦截器为全局独立监听服务线程”添加至权利要求；基于说明书记载的内容“将待转换处理数据存放在字符串快速操作池中”将技术特征“所述字符串快速操作池为存放所述待处理数据的内存池”添加至权利要求。
此案例中，对于技术术语“内存拦截器”而言，基于说明书记载的内容通过本领域其它已有公知术语对其进行限定，从而克服了审查意见指出的其不属于本领域公知术语，本领域技术人员无法确定其具体含义的缺陷；对于技术术语“字符串快速操作池”而言，基于说明书记载的内容通过功能限定的方式对其进行限定，从而克服了审查意见指出的其不属于本领域公知术语，本领域技术人员无法确定其具体含义的缺陷。审查员接受了此修改，本申请在答复完第二次审查意见通知书指出的其它形式问题后，已经被授予专利权。
可见，专利代理师一定要对交底书中的某技术术语是否为本领域公知术语有敏锐的洞察力，在不确定某技术术语是否为本领域公知术语但又必须要在权利要求中使用该技术术语时，应当在说明书中对该技术术语的含义或者定义或者功能进行说明。这样，当审查意见中指出某技术术语不属于本领域公知术语时，可以基于说明书记载的该技术术语的相关含义或者功能对权利要求进行修改，以克服审查意见指出的缺陷。
02根据上位、中位、下位的层级关系在说明书中对技术特征进行说明，避免仅有某一技术特征的上位和/或下位概念。
在撰写专利申请文件时，由于专利代理师可能无法全面了解申请日以前的所有现有技术，且无法确定审查员在实质审查期间会使用哪些对比文件，所以不确定哪个技术特征最终可以被确定为区别技术特征。在实质审查阶段，当某个记载在说明书中的技术特征被确定为区别技术特征时，若说明书中仅有该技术特征的上位或下位概念，在上位概念创造性较低，不足以和对比文件形成明显的区别，但下位概念又因太具体会对权利要求造成不必要的缩限的情况下，在答复创造性审查意见时，申请文件的修改就会变得很被动。
因此，在专利申请文件的说明书中，应尽量根据上位、中位、下位的层级关系对各技术特征进行描述。这样，当某技术特征在实质审查阶段被确定为区别技术特征但其上位概念的创造性较低的情况下，可以考虑先使用中位概念进行创造性答辩，从而避免直接使用下位概念对权利要求造成的不必要的缩限，进而可以在争取获得专利授权的基础上使得专利具有一个较大的保护范围，以为申请人争取更大的权益。
03专利代理师在进行方案扩展时，应考虑扩展的方案的可行性和技术效果，并在说明书中对扩展方案的具体实施方式进行充分说明。
专利代理师在撰写专利申请文件时，根据技术交底内容对发明人提供的技术方案进行合理的上位或扩展是代理师的职责所在。但由于专利代理师并不是本领域技术人员，对本领域的技术了解的不够深入全面，在进行技术方案的扩展时，难免有时候会想当然，从而导致扩展的技术方案并不能实现。
所以，专利代理师在进行技术方案的扩展时，首先，应当考虑扩展方案的可行性，必要时，应当向发明人求证扩展的技术方案的可行性。其次，在确定扩展的技术方案具有可行性后，应当在说明书中对扩展的技术方案的具体实施方式进行清楚的说明，避免扩展的技术方案得不到说明书支持或者存在公开不充分的问题。最后，在进行技术方案的扩展时，要考虑扩展后的技术方案的技术效果，并将对应的技术效果记载在说明书中，以保证扩展的技术方案的质量，使得扩展后的技术方案具有为后续的审查意见答复进行服务的可能。
04专利代理师应考虑多个并列的技术方案之间是否存在矛盾，必要时，应当在说明书中对存在矛盾的并列技术方案进行情况说明。
在实际的专利申请中，申请人要求保护的技术方案中会存在多个并列技术方案。然而，在某些情况下，多个并列技术方案之间可能会存在矛盾。例如，对于部分涉及游戏操作的专利申请而言，在说明书对多个并列的技术方案中的游戏操作进行具体限定时，由于某个具体的游戏操作可以应用于多个不同的步骤，但多个不同的步骤中的游戏操作又对应的是不同的游戏操作结果，所以多个步骤对应的技术方案之间就会产生矛盾。
如，独权中的步骤1为“响应于第一触发操作，在图形用户界面中显示信息1”，从权1和从权2分别为对独权中的步骤1进行限定的两个并列从属权利要求。其中，从权1将独权1中的步骤1限定为“响应于第一触发操作，在图形用户界面中显示信息2；响应于第二触发操作，在信息2中显示信息1”，从权2将独权中的步骤1限定为“响应于针对控件1的单击操作，在图形用户界面中显示信息1”。
在说明书中给出了从权1中的第一触发操作的一种具体实施方式为“针对控件1的单击操作”，也就是说，从权1中的第一触发操作和从权2中的针对控件1的单击操作相同。但显然，从权1中针对控件1的单击操作和从权2中针对控件1的单击操作对应的是完全不同的游戏结果，且二者都是初始游戏操作。换言之，如果从权1和从权2的第一触发操作都为针对控件1的单击操作，对于服务器而言，则无法区分根据针对控件1的单击操作显示信息2还是直接显示信息1，即，从权1中的第一触发操作的某个具体实施方式和从权2保护的技术方案存在矛盾，即二者不能同时存在，否则会影响整体技术方案的实现。
面对这种情况，应当在说明书中对其进行解释说明，如，在说明书中表明在从权2中的第一触发操作为针对控件1的单击操作时，从权1中的具体实施方式中不能包括针对控件1的单击操作，进而避免由于说明书中缺少针对存在矛盾的技术方案的情况说明，而对专利申请的可行性造成不利影响。 当然，并不是所有的专利申请文件在实质审查或无效阶段都需要进行修改，但由于专利申请的诸多不确定性因素，例如，无法确定实质审查阶段或无效阶段会以什么理由或者证据表明专利申请文件不符合专利法的相关规定，所以，专利代理师在撰写专利申请文件时，一定要未雨绸缪，充分考虑权利要求中的技术术语是否存在歧义，含义是否清楚，考虑扩展的技术方案是否可行，考虑多个并列的技术方案是否存在矛盾，同时在说明书中对考虑到的情况进行具体的说明，以使说明书真正做到对发明或实用新型作出清楚、完整的说明，进而使其具有为后续的实质审查或无效阶段提供高质量服务的可能。
