中美专利权期限补偿制度介绍

作者：王晓阳 流程业务管理部

前 言

时隔十二年后，我国在2020年10月17日通过了第四次修订的专利法，并于2021年6月1日起实施。在此次修订中，在多个方面对专利法做了重大的修改。其中引人注意的一点是关于对专利期限的调整：除了为加入海牙公约做准备，而将原外观设计专利的保护期限调整为十五年外，还新增了发明专利期限补偿制度。其中，有关中国发明专利权的期限调整为：

《中华人民共和国专利法》第五章第四十二条节选：

自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。
目前，具体细则尚未出台，申请人及代理机构还需在实践中关注和处理这一细则的具体实施方式。在此之前，我们可以先来了解一下世界五大知识产权局中的美国专利商标局（以下简称为USPTO）对于专利期限调整（Patent Term Adjustment，简称PTA）的相关规定。
1999年，为了补偿申请人在申请过程中因为USPTO的不当延迟而缩短的专利实施期限，美国国会在美国发明人保护法(AIPA)中对专利期限调整做了相应规定。对于有必要做出专利期限调整的案件，USPTO在专利授权阶段，会发出专利期限调整的决定。PTA具体天数会在专利证书/公告文本上予以显示。同时，在USPTO网站上Public Pair页面的Patent Term Adjustment标签页，详细记录PTA计算结果、ABC及申请人的各类延迟（下文中会进行介绍）、以及日期计算的起止时间等。如果申请人对此有异议，可向专利局提交重新计算PTA的请求。

专利证书/公告文本上的相关内容如下：

USPTO网站公示的内容如下：

下面我们来对美国专利PTA天数的计算方法做一个简单介绍。简单来说，PTA天数=[USPTO延迟] – [申请人延迟]。其中，

一 由审查员造成的延迟：分为ABC三类

1. A类延迟（官方通知或回复延迟）

因USPTO在审理专利申请过程中拖延造成的延迟。包括：

a. 审查员应在申请之日起14个月内，下发审查意见，如缩限通知书（Restriction Requirement）、非最终审查意见通知书(Non-Final Rejection)，授权通知书(Notice of Allowance)等。超出14个月的天数，即为审查员造成的延迟，计入A类延迟。

b. 审查员应在申请人递交答辩或者提出上诉4个月内，下发下一个审查意见。如审查员未在此期限内下发，超出4个月的天数，也计入A类延迟。

2. B类延迟（未能在3年内授权延迟）

基于USPTO造成的延迟，导致专利申请从申请日到授权日的时间超出3年，超出3年的天数，计入B类延迟。

3. C类延迟（程序中干扰延迟）

USPTO在处理因抵触程序（Interference Proceeding）、保密命令（Secrecy Order）或溯源诉讼程序（Derivation Proceeding）等特殊程序中造成的耽搁。

以上，如上述ABC三类延迟有重叠时间（overlapping），应从USPTO的延迟中扣除。

二 申请人的延迟

1. 由于申请人的原因，包括未能及时跟进官方的处理或审查的进程度，导致官方延迟做出审查结论的这部分天数应从调整期间内扣除。

2. 申请人未在三个月内答复专利局发出任何审查意见通知(包括rejection、objection、argument)，超出官方期限的天数应从调整期间内扣除。

3. 因申请人原因，未积极推进申请而造成的申请进度(包括处理或审查)的延迟，根据其具体情况，应从调整期间内扣除。包括但不限于：

a. 提出中止请求、延迟授权请求、放弃申请；b. 延迟缴纳授权费、放弃通知两个月内未提出恢复请求、未及时提交临时申请转非临时申请请求；c. 审查员发出审查意见或授权通知书之日前一个月内提交初步修改或其他修改文件，导致审查员需要发出补充审查意见或补充授权通知书的；d. 因疏忽导致答复审查意见文本有遗漏、答复文本提交后又未经审查员要求主动提交补充答复文件或其他文件、在收到专利审判和上诉委员会或联邦法院相关决定之后，审查员发出审查意见或授权通知书之日前一个月内提交修改或其他文件，导致审查员需要发出补充审查意见或补充授权通知书的；e. 授权通知发出后再提交修改(提交RCE请求除外)、未及时提交上诉简述(appeal brief)、授权通知书发出后提交RCE请求、申请日后八个月内申请仍未处于待审查状态(in condition for examination)等等。

4. 提交IDS或因提交IDS而提交RCE请求将不视为上述所说的未积极推进申请而造成的申请进度(包括处理或审查)的延迟。然而，需要注意的是，该IDS所含对比文件应为首次引用，且申请人、发明人、代理人等与申请有实质联系的其他人收到相关案通知的时间不得早于提交IDS前的三十天，即，如果该IDS在收到之日起超过三十天提交，相应日期会从调整期间内扣除。

5. 对期限调整减少的恢复请求(request for reinstatement of reduces PTA)将不视为上述所说的未积极推进申请而造成的申请进度(包括处理或审查)的延迟。

6. 在专利局发出任何审查意见通知书或授权通知书之前(以先到之日为准)，更正说明书、附图、序列表等均影响PTA天数的计算。

三 对PTA的异议

因美国专利的PTA天数是由USPTO主动计算并公布的，如果专利权人对USPTO的计算结果存在异议，必须自专利授予之日起2个月内，向USPTO书面提出行政复议请求，要求USPTO重新考虑其关于PTA天数的决定。如果此类行政复议不成功，则专利权人必须于颁发专利后的180天内提出民事诉讼。对于授权日期超过180天的专利，USPTO拒绝再对PTA天数进行修改。

有关申请PTA天数更为详细的规定，也可通过如下链接进行了解：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2734.html

上述内容为笔者在实际工作经验中总结，仅供申请人或代理机构参考。在实际作业中，请以官方网站上发布的相关信息及法律法规为准。