发布时间: 2021-09-16
作者：刘 潇 资深专利代理师、律师
专利制度的意义在于以公开换保护。说明书是专利权人向社会贡献的内容，而权利要求书则是贡献所换来的垄断权益。而且，专利权是一种“进攻”的权利，它并不能保护与本专利所对应的产品/方法（以下仅用“产品”来指代）免于侵犯其他专利权，而是通过阻止他人进入本专利的保护范围的方式来实现权利。这就导致在规划权利要求书的范围时，不应仅关注申请人自身的产品，更应该设想未来可能存在的侵权产品，从而提前设防。
然而，在实践中很难实现这样的初衷，其原因至少在于：
1、无法准确地判断未来潜在侵权产品的具体特征；
2、为了获得授权而做出的修改可能偏离预设的保护范围；
3、申请人的研发意图未能准确地体现在权利要求书中；
4、专利申请公开到授权期间，技术信息的披露易于被他人掌握且刻意绕过；
5、技术人员的人才流动等。
因此，在等待实际的侵权产品出现后，再确定本专利的保护范围，则可以最大化专利的保护效果。
实现上述目的的一种策略是始终保持专利申请的分案可能性，因为可以分案也就意味着可以基于说明书重新撰写一组权利要求书。通常，实现延长审查过程的方法有：
1、不请求提前公开；
2、请求延迟审查（参见《审查指南》第五部分第七章第8.3节）；
3、充分利用答复审查意见的期限以及申请延期的机会；
4、在申请被驳回后请求复审和提起行政诉讼；
5、所提出的分案本身存在单一性问题并且收到单一性缺陷的审查意见。
由于分案也需要较长时间才能授权并行使权利，为了尽快实现对侵权者的打击，可以采用以下方法来加快审查：
1、申请优先审查（参见《专利优先审查管理办法》）；
2、申请专利预审。
除了分案之外，另一种策略是基于相同的说明书同时提交多件专利申请，并且使这些专利申请具有针对不同发明点的保护范围以及不同的审查速度，甚至具有不同的专利申请类型。利用以上介绍的加快审查以及延长审查过程的方法，可以使在不同的时间点有不同的专利申请处于审查阶段。采用这种策略时，需要注意的是，独立权利要求应足够上位，从而在后续的主动修改或者应对新颖性/创造性的修改中，能够针对已出现的潜在侵权产品所具有的特征针对性地修改专利申请的权利要求书，同时使得修改后的权利要求书具备新颖性/创造性。这样，在专利申请授权之后，便可以直接用来打击侵权产品。
可以看到，这种策略不需要在发现潜在的侵权产品之后重新提出分案，并让分案走完整个审查过程，而是对尚未进入实质审查阶段或者已经进入实质审查阶段但仍能够主动/被动修改的申请进行修改，从而可以缩短授权所需的时间并有目的性地拟定权利要求书的保护范围。但是，由于这种策略在申请时需要同时提出了多件申请，申请费用相对较高，并且多件申请之间的程序和时序必须进行严格管理，管理成本也较高。需指出的是，以上两种策略并不是互相排斥的，而是可以结合使用的。具体的使用方式可取决于申请人的预算、技术的重要性、他人侵权的可能性，等等。
当然，无论是分案还是修改，权利要求书的保护范围始终不能超出说明书以及附图的原始公开范围，因此，为了使最终的权利要求书的保护范围具有更大的可能性，撰写母案的说明书时应注意以下内容：
1、尽可能多地覆盖申请人在该产品上的技术点（包括过去已经作为专利申请的技术要点）；
2、尽可能多地包含本领域中重要的技术点；
3、附图要能清楚地显示出产品的每个特征与结构关系。
俗话说“巧妇难为无米之炊”。详尽充实的说明书能够为后续修改权利要求书提供更多的可能性，即便是现有技术中已有的特征，也存在通过组合来实现创造性的可能性。同时，足够多的特征也为应对潜在的侵权产品提供了更多的选择。
在实践中，侵权者往往仅通过少量修改就能绕过现有的专利，同时能实现与专利基本相似的结构和效果。这对于专利权人是十分不利的。因此，申请人有必要充分利用专利申请的规则，推迟权利要求书确定的时间，让试图抄袭专利产品的侵权者由于无法得知确定的保护范围而不得不放弃简单的抄袭行为。否则，申请人将有可能以后发制人的方式，精准地对侵权者予以打击。
