“具体放弃”式修改的探讨

作者：简紫慧 资深专利工程师

具体放弃(Disclaimer)是修改权利要求的一种特殊方式，在专利申请的审查过程中并不常见，少许见于化学领域的专利申请中。具体放弃采用的是“排除式”表达方式，以明显地排除权利要求中的一部分内容，主要在以下三种情形下使用这种修改方式：

1排除不授权客体

“对于既可能包含治疗目的，又可能包含非治疗目的的方法, 应当明确说明该方法用于‘非治疗目的’, 否则不能被授予专利权”，见《专利审查指南》第二部分第一章第4.3.2。

2排除不可能实施的技术方案

3排除因新颖性和创造性问题而进行的具体放弃式修改

“如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人采用具体放弃的方式，从该原数值范围中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分”，见《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.3.3(3)）。

除了《专利审查指南》的上述规定之外，国家知识产权局内部还有更详细的审查标准（见《实质审查分册》第八章实质审查程序9.3.9）：

(1) 允许排除抵触申请的相关内容以使权利要求具备新颖性；

(2) 允许排除下述情况的现有技术而使权利要求具备新颖性：所述现有技术是指其所属技术领域与发明的技术领域相差很远，解决完全不同的技术问题，发明构思完全不同，所述现有技术对于发明的完成没有任何教导或启示；

(3) 但若权利要求中所排除的现有技术可以评价本申请的创造性，那么可直接认定根据该现有技术所作的具体放弃修改不符合专利法第 33 条的规定。

鉴于实务中针对上述“因新颖性和创造性问题” 而进行具体放弃式修改的情形常常引发争议，以下将重点讨论这种情形下的具体放弃修改方式，并通过两个案例来深入理解。

案例1：

笔者代理的一件专利申请，该专利授权的权利要求 1 ：一种包含基于铬的涂层的涂覆的物体，其包含至少一个富含镍（Ni）和/或Ni化合物的结晶相的层，以及至少一个富含铬（Cr）和/或Cr化合物的结晶相的层，Cr从三价铬浴进行电镀，其特征在于所述涂层还包含一个或多个铬-镍-磷（CrNiP）的结晶相，所述CrNiP相通过将包含至少一个镍-磷（NiP）层和至少一个Cr层的涂层热处理来制备，其中富含Ni和/或Ni化合物的结晶相的层不包含结晶Ni3P，且其中所述涂层的硬度在维氏显微硬度标度上为至少1,500 HV0.005。

审查员在第二次审查意见通知书中检索到一篇专利文献(对比文件2)，其中公开了该专利申请权利要求1的全部技术特征，且对比文件所公开的技术方案与该权利要求所要求保护的技术方案属于同一技术领域，所解决的技术问题相同，并能产生相同的技术效果，因此，该对比文件构成了该专利申请权利要求1的“抵触申请”。

案例2：

第二个案例是一件无效案件，由于“具体放弃”式修改不被允许而使涉案专利被全部无效。该专利的权利要求 1 ：

上述下划线的具体放弃式修改最终没有被合议组接受。合议组提到，从权利要求的技术方案中排除原申请文件没有公开的技术特征来限制权利要求的保护范围，这种修改方式属于具体放弃式修改；当针对新颖性的缺陷而进行具体放弃式修改时，应限于破坏新颖性的为抵触申请和偶然占先的情形，否则所作的具体放弃式修改不符合专利法第33条的规定。最终，合议组认定，证据1的技术内容与该专利相关，证据1所属技术领域、客观上能解决的技术问题等与该申请相同，发明构思与该专利相近，其公开了该专利的聚酰胺低聚物能够解决其技术问题的技术特征，对于该专利的完成能够给出教导或启示，可以用于评述本专利的创造性，即证据1对于该专利的技术方案并不属于偶然占先的情形。