发布时间: 2021-11-03
作者：陈喜红博士 律师、专利工程师
前 言
根据《专利法》第六条规定，职务发明创造为“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，同时规定 “职务发明创造申请专利的权利属于该单位”。发明创造是复杂的智力劳动，除需要研发人员的智力投入外，也离不开必要的资金和技术等资源的投入或支持。2015年我国国内发明专利授权中职务发明占90.7%，2019职务发明占95.4%，呈现上升趋势，因此，在涉及职务发明创造的认定时，既要维护单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，同时，一定程度上还要鼓励和支持发明人的创造积极性。
关于职务发明创造的认定，我国《专利法实施细则》第十二条对《专利法》第六条进行了进一步的解释，其规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：针对《专利法》第六条和《专利法实施细则》第十二条的相关规定，笔者检索了最高人民法院涉及职务发明的专利权权属纠纷案例，在此基础上对职务发明创造在实务中的判定标准展开讨论。
一、发明人与单位之间存在劳动关系或者与临时工作单位之间存在工作关系是认定职务发明创造的前提（一）工资支付凭证或记录（职工工资发放花名册）、缴纳各项社会保险费的记录；
（二）用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件；
（三）劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录；
（四）考勤记录；
（五）其他劳动者的证言等。
【（2020）最高法知民终1258号】
在最高人民法院审理的无锡乐尔科技有限公司、白建民与江苏多维科技有限公司专利权权属纠纷案【（2020）最高法知民终1258号】中，江苏多维科技有限公司一审中提供了发明人白建民的社保记录、纳税记录以及邮件等一系列证据佐证白建民为其员工，一审法院认为根据上述多个证据之间的相互印证，足以证明白建民实际履职于多维公司，与多维公司间形成了事实上的劳动关系。
【（2020）最高法知民终422号】
需指出的是，在一些案件中，如最高人民法院审理的常州诚磊精密机械有限公司、常州市远程电子自控设备有限公司专利权权属纠纷案【（2020）最高法知民终422号】中，法院认为连续缴纳社保的记录，虽不排除挂靠社保的可能性，但在未能提供证据予以佐证的情况下足以证明双方存在劳动关系。1258号案的二审中，白建民方提供邮件证明多维公司给白建民缴纳社保是基于申报项目的需求；同时，二审法院查明，白建民与多维公司之间的工作关系存在双重约定。一是白建民系兰州大学与多维公司签订《技术开发（委托）合同》中的联系人，该合同所确定的白建民与多维公司之间工作关系，不属于职务发明制度的调整范围；二是多维公司与乙方白建民签订《咨询服务合同》，其中的约定也不足以认定白建民与多维公司之间存在职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系。
最高人民法院在1258案中指出：判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键，在于单位对发明人的创造性劳动是否已取得支配权：如果单位与发明人之间的关系，仅仅是一般的合作关系，发明人并未让渡对自己的劳动支配权，则没有理由将该不属于单位支配的劳动所创造出的技术成果，归属于该单位。第二，个人与用人单位系平等的民事主体，在不涉及国家、社会公共利益的情况下，双方之间形成何种关系应遵循意思自治原则。因此，判断发明人与单位之间工作关系的性质，应当约定优先，在没有约定的情况下，才需要根据双方所实施的实际行为和结果进行综合判断。
二、与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造的认定
（一）员工在单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等；
（二）涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系；
（三）单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源；
对应《专利法实施细则》第十二条的第三款的退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的发明创造，则可能还要考虑：
（四）权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。
【（2019）最高法知民终799号】
最高人民法院审理的广州万孚生物技术股份有限公司、杨斌、赖远强与深圳市理邦精密仪器股份有限公司、王继华专利申请权权属纠纷案【（2019）最高法知民终799号】中，杨斌、赖远强在原单位离职一年内申请发明人为杨斌、赖远强，专利人为新单位的专利，同时，在专利申请过程中变更发明人。一审法院指出发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，综合提交的证据，认为最初在申请专利文件上记录的发明人杨斌、赖远强是实际发明人更可信。需要说明的是，法院同时指出，专利申请权中职务发明创造的认定，只要是离职一年之内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造即可认定为职务发明创造，而无需两者技术特征一一对应、等同或由于被诉专利申请具有创新性而否定了相关性标准，即主要是判断涉案发明创造是否与赖远强、杨斌在原单位处从事的本职工作、工作任务有关，而不是要求涉案发明创造的技术特征必须与赖远强、杨斌在原单位处任职期间从事的工作内容完全相同或由于涉案发明创造具有创新性而否定了相关性标准。即认为要充分考虑技术研发具有的连续性特点，员工离职后利用其在原单位工作期间产生的研发构思进行后续发明创造仍属于原单位。
【（2020）最高法知民终1335号】
最高人民法院审理的大连东鼎工业设备有限公司维翰大连工业设备有限公司专利权权属纠纷案【（2020）最高法知民终1335号】中，法院主要从员工在原单位承担的工作出发，认为三位发明人在原单位的工作岗位分别为行政、采购和销售人员，在实际工作中也从事行政、采购和销售工作，涉案专利的作出与发明人在原单位承担的本职工作及分配的任务无关。另一发明人虽然属于工程师，但原单位并未提交其在公司的工作职责及实际从事技术研发工作的书面证据，双方无保密协议，也没有关于其参与技术研发的立项报告、研发记录、结题报告，原单位在先专利的发明人也不包括李长旭。需要指出的是，法院指出了不是“相关的发明创造”的认定，即认为涉案发明人在原单位从事的到客户单位安装样机并监控数据是非创造性的工作，不能因为上述非创造性的工作而认为其在原单位从事技术研发工作。
另外值得注意的是，最高人民法院在【（2019）最高法知民终799号】案中明确指出：员工离开原单位1年内作出的、与原单位本职工作或者分配任务有关的发明创造，是原单位的职务发明创造，专利申请权、专利权属于原单位；即便该发明创造也与该员工在新单位的本职工作或者分配任务有关，新单位亦不能当然因此对该发明创造享有权利。笔者认为，从最高人民法院的判决书来看，其对于《专利法实施细则》第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”解释还是比较宽泛的，这一点体现了立法保证原单位的合法利益的倾向，而支持人员正常流动，保障劳动者的择业权则体现在1年这个时间限制。笔者认为在实务中，在发明创造不能认定为执行与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造的情况下，才判断该发明创造是否利用了本单位的物质技术条件。
【（2019）最高法民申6342号】
最高人民法院再审的李坚毅、深圳市远程智能设备有限公司与深圳市卫邦科技有限公司专利权权属纠纷案【（2019）最高法民申6342号】中，涉案专利发明人认为其在原单位仅仅是进行研发管理，没有参与涉案专利相关的研发工作，最高人民法院认为涉案专利发明人在原单位任职期间承担的本职工作或分配的任务，其能够直接接触、控制、获取原单位内部与涉案专利技术研发密切相关的技术信息，且这些信息并非本领域普通的知识、经验或技能。但法院并没有明确使用“利用本单位的物质技术条件”这一条款将其认定为职务发明，而是以涉案专利发明人能够直接利用原单位内部的与涉案专利技术研发密切相关的技术信息认为其在原单位承担的本职工作或分配的任务与涉案专利技术密切相关。
就利用本单位“不对外公开的技术资料”认定，在上述【（2020）最高法知民终1335号】案中也有涉及，此案中，法院认为涉案专利作出时原单位的专利属于已由国家知识产权局公开的公知技术，原单位未能证明已采取保密手段防止未经许可员工接触的技术资料用于涉案专利的研发。故涉案专利不能认定是主要利用了单位的物质技术条件所完成的发明创造。需要注意的是，《专利法》第六条第三款规定：“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”也即《专利法》允许单位与发明人针对“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”的意思自治。同时，可以看到，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》 也有技术成果一定程度的意思自治的条款，其中，第五条规定：“个人完成的技术成果，属于执行原所在法人或者非法人组织的工作任务，又主要利用了现所在法人或者非法人组织的物质技术条件的，应当按照该自然人原所在和现所在法人或者非法人组织达成的协议确认权益。”但是，实际中可能由于“单位”在地位上的“优越性”，出现上述约定专利权归属的情形并不多。
综上，从当前《专利法》第六条的司法实践来看，其司法适用的结果更有利于发明人所在的单位。近年来，为推动科技创新和学科建设取得新进展，支撑知识产权强国建设，在职务发明创造的权属制度方面做了一些探索性的尝试，如在《关于提升高等学校专利质量转化运用的若干意见》中提出允许高校开展职务发明所有权改革探索，允许高校与发明人进行所有权分割等规定。上述规定可以一定程度上解决了现有职务发明制度中将物质条件提供者的单位作为唯一的专利权人，从而忽视了激励发明人发明创造积极性的价值导向问题。
