发布时间: 2021-09-16
作者：陈 曦 专利代理师
关于日本抵触申请
在日本，存在类似于我国抵触申请的规定，称为“扩大化的在先申请”（以下，为方便起见统称为“抵触申请”），与我国一样，日本实务中所认定的抵触申请会影响在后申请的新颖性，但不会影响创造性。而关于抵触申请，对其的认定与我国的规定有相似之处，但也存在一定差异。
在日本的审查实务中，在认定一件在先申请是否构成为在后申请的抵触申请时，该在先申请与在后申请须满足以下要件：
➩ 1）关于申请人、发明人：在先申请的发明人须与在后申请的发明人不同（发明人为申请书中所记载的全体发明人）；而且，以在后申请递交时为基准时间点，在先申请的申请人须与在后申请的申请人不同。
➩ 2）申请在先且公开在后：在先申请的申请日应早于在后申请的申请日（有优先权的，都为优先权日），且在先申请的公布或公告为在后申请递交之后（以时刻为单位）。
关于在先申请的申请日，存在以下几种情况：（1）如果在先申请没有优先权，以实际申请日为准；（2）如果在先申请要求了《巴黎公约》优先权或国内优先权，对于优先权基础申请中有所记载的发明，以优先权日为准；（3）如果在先申请为分案申请、变更申请、基于实用新型注册提出的专利申请，以实际申请日为准；（4）如果在先申请是一件指定了日本的PCT国际申请且要求了优先权，以优先权日为准，若没有要求优先权，以国际申请日为准。
➩ 3）在后申请权利要求的发明与在先申请的最早说明书、权利要求书或附图中记载的发明或实用新型相同或实质相同。对于在先申请的最早说明书等中记载的发明，根据该说明书等中记载的事项、并参考在先申请的申请时的技术常识所能够导出的事项，也能够作为抵触申请的基础。
上述1）、2）为抵触申请的形式要件，上述3）为抵触申请的实质要件。具体案例
在实务中，抵触申请的问题没有新颖性、创造性、甚至明确性等问题那样常见，也容易被忽视。即便作为专利审查员，在认定抵触申请时也有可能出现失误或不当。
例如，笔者在实务中就遇到过下面的案件。本申请是我国申请人L递交的一件日本专利申请。在实审阶段，日本审查员在审查意见通知书中引用了在先申请A，将其认定为本申请的抵触申请，并且指出该在先申请A中已公开了本申请权利要求1中具体的化合物1～3。
关于在先申请A的状态表1
如上所示，本申请具有三项优先权基础申请，其中，第三项优先权基础申请的申请日为2019年08月19日，而且，本申请与该优先权基础申请的权利要求书、说明书及附图内容一致，因此，本申请至少能够有效享有该优先权。
如上表所示，本申请与在先申请A都有优先权日，在此情况下，在先申请A的优先权日在本申请的优先权日之前、且在先申请A的公开日在本申请的优先权日之后，满足上述“申请在先、公开在后”的条件。
然而，在研究了该在先申请A的内容之后发现，其是一件以韩语提交的PCT国际申请，并基于另一件韩国专利申请B要求优先权。在审查员做出审查意见通知书的时间点，该在先申请A已进入中国，但未进入日本。
根据日本专利法第184条之13的规定，对于以外文形式提交的PCT国际申请，无论是以专利申请的形式还是以实用新型申请的形式进入日本国家阶段，只有在提交了其说明书与权利要求书的日语译文后， 才能作为另一件专利申请的抵触申请。于是，关于上述在先申请A是否确实能够构成本申请的抵触申请，就成了一个问题。经与本案审查员确认后获知，审查员在审查时并没有确认到在先申请A的申请人是否已提交相应的日译文。鉴于此，是否能够基于上述日本专利法的规定，以在先申请A不能构成本申请的抵触申请为理由反驳审查员？对于这一点，日本审查员又指出：由于在先申请A的日译文提交期限还未到，不能判定其申请人最终是否提交，因此，不能认定在先申请A不能构成本申请的抵触申请。事实上，日本审查员于在先申请A的状态尚未确定的阶段做出上述审查意见也不尽合理，但没有十足的反驳理由。
日本代理人给出以下建议：等待至在先申请A的日译文提交期限，如果期限截止时仍未提交在先申请A的日译文，则上述审查意见自然不成立。
关于化合物发明的优先权问题在进一步研究申请文件的内容后发现：关于在先申请A所公开的本申请权利要求1中的具体化合物，在先申请A的优先权基础申请B中虽然记载了该化合物，但没有具体记载制备该化合物的相关实施例以及所能实现的技术效果。关于抵触申请的认定，日本的《专利及实用新型审查基准》第III部分中记载了以下内容：
第3章第4.2节审查员基于满足2（1）的形式要件（即抵触申请的上述形式要件）的其他申请的原始说明书等来认定‘引用发明（满足抵触申请的形式要件的其他申请的原始说明书等所记载的发明）’。审查员基于‘第2章第3节新颖性、创造性的审查方式’第3.1.1（1）中对出版物所记载的发明的认定，来认定原始说明书等所记载的发明（将3.1.1（1）中的“出版物”替换为“原始说明书等”、将“本申请的申请时”替换为“其他申请的申请时”）。‘第2章第3节第3.1.1（1）即使是本领域技术人员能够基于原始说明书所记载的事项以及与其等同的事项能够把握的发明，在下述情况下也不能将该原始说明书所记载的发明作为引用发明：关于产品发明，基于原始说明书等的记载内容以及其他申请的申请时的技术常识，本领域技术人员无法明确能否制备出上述产品。’
在本案中，由于在先申请A的优先权基础申请B中没有具体记载上述化合物的制备实施例及技术效果，本领域技术人员基于该优先权基础申请B无法制备出化合物，即，该优先权基础申请B相当于没有记载上述化合物发明。因此，审查员指出的在先申请A所记载的上述化合物1～3不能享有优先权B，从而使在先申请A的上述化合物发明的实际申请日为在先申请A的国际申请日，而非优先权日。由于在先申请A的国际申请日为2019年09月04日，在本申请的申请日之后，因此，在先申请A不能构成本申请的抵触申请。申请人最后以该理由进行了争辩，本申请已顺利授权。
小结
在本案中，审查员对于抵触申请的认定出现了错误。无论是在我国还是在日本，抵触申请的概念看似简单，然而实际上还有可能涉及其他问题，比如本案中的上述化合物是否能有效享有优先权的问题。在实务中，在审查员引用了抵触申请的情况下，应该重新对在先申请、在后申请、以及可能存在的优先权文件的内容进行仔细的分析和比对，避免因为对抵触文件的错误认定而影响申请人的利益。
