发布时间: 2021-09-01
随着知识产权保护意识的不断增强，越来越多的中国企业开始重视国外的知识产权保护，近年来，我国企业的海外外观设计专利申请量激增，下面笔者就海外外观设计代理实务中不同国家申请外观设计以及中间答复的策略进行简单的举例总结，以期能够提供参考。
一、申请途径
1 巴黎公约途径
巴黎公约是由多个国家组成的国际组织，根据巴黎公约进行国外专利申请的专利类型可以包括发明、实用新型和外观设计。其中，外观设计自在中国第一次提出专利申请的六个月内，又在国外就相同主题提出专利申请的，可以在国外申请专利并享有优先权。2 海牙途径
海牙途径是依据《海牙协定》而向海外申请外观设计。《海牙协定》是关于提交一项外观设计国际申请以在多国获得保护的国际协定。将申请文本以海牙途径递交至国际局，申请人可以指定需要进入的国家（海牙协定的成员国），国际局仅对该国际申请的外观设计进行形式审查，若符合要求，就在国际注册簿上予以登记，并在《国际外观设计公报》上公布，之后，指定进入的国家的主管局根据本国的立法规定对该外观设计进行实质审查。
相对于巴黎公约途径，海牙途径有许多优势，例如，外观设计申请人可以只向国际局以一种语言提交一个单独的国际申请，再指定进入国家即可，无需在其要求保护的每个指定国单独提交国家申请，避免由于国与国之间申请程序不同而带来的复杂性，同时也不必以不同的语言提交文本，也不需要以不同的货币支付相关费用；此外，通过一个国际注册，就可以在多个国家产生效力，例如，通过一个程序，进行所有权、权利人名称或地址的变更，就可以在国际注册簿上登记，并在全部或部分指定国生效，而无需去每个指定国注册。另外，海牙体系有延迟公布的规定，即自申请日（优先权日）起30个月内公布，公布后再选择指定国或地区，为申请人提供了更多时间衡量该产品的前景，从而做出是否进入国家的决定。
原则上，以海牙途径申请外观需要申请人为《海牙协定》的成员国，而中国尚未成为成员国，但是中国企业或个人若在缔约方有有效的工商营业所或经常居所，则可以以海牙途径进行国际申请。随着最新《专利法》在2021年6月1日起实施，为中国加入《海牙协定》创造了条件。综上，申请人可以根据自身条件考虑以哪种途径申请海外外观。
二、操作实务
1 不同国家申请文件的注意事项
根据笔者的经验，笔者从实务角度，简单总结一些向不同国家申请外观设计时需要注意的事项，以供参考。
（1）美国（US）
美国对于图片的清晰度要求较高，最好是黑白线条图，而且在准备申请文件时，尽量让申请人提供CAD图，必要时，需要在图中添加阴影线。当然，也可以提供渲染图，但是渲染图一定要保证十分清晰。美国对于图片的数量没有要求。另外，美国允许修改申请文件，使其与优先权文件不一致，但是该修改尽量不要超出优先权文件的保护范围，否则修改后的部分可能要求不到优先权，因此，尽量做简单的修改，例如，某个线条不清晰，或者出现明显的错误，该错误通过其他图能够印证，总之，以改动最小的方式修改，尽量要求到优先权。另外，若希望不保护（disclaim）产品中的某个构件或者部分，可以对该构件或部分用虚线标出，或者色块填充。
（2）欧共体（EM）EM对图片的数量有要求，不能超过七幅，否则会下发补正。若超过七幅，申请人可以考虑删除或disclaim相应数量的图。该删除或disclaim的图最好是与其他图对称，或者并非包含主要的保护元素。
另外，需要注意的是，若图片中出现了状态变化图，向EM申请外观设计，该状态变化图必须申请相似设计，即一份申请文件中不能出现两种状态的产品。EM申请文件也可以简单修改，此处不再赘述。（3）印度（IN）向印度申请外观设计时，不能出现变化状态图，否则会被认为不是一个设计，而且印度后期没有分案，所以需要删除状态变化图，或者在前期准备申请文件时，可以以多个设计申请。
（4）马来西亚（MY）向马来西亚申请外观设计时，也不能出现变化状态图，但是其后续可以分案申请。
（5）日本（JP）日本要求申请文件与优先权文件的保护范围一致。因此，在准备申请文件时，若发现申请文件中有瑕疵需要更正，建议递交时仍与优先权文件保持一致，并且待审查程序指出再修改。由于篇幅限制，仅简单总结如上，无论各个国家的要求如何，唯一不变的都是在前期申请时，尽量保证图片的清晰与正确，以尽量避免在后续程序中采取一定措施来克服缺陷，导致授权时间的延长。
2中间文件答复
以下列举两个笔者认为比较有意思的美国外观设计的中间文件答复，供参考。
案例一：美国外观缩限通知答复——涉及组件产品
本案涉及10个实施例，审查员将其分为10组，并希望在10组中选择一组进行缩限。
具体请参考如下表格：
即实施例1-6保护了六个不同的磁芯的整体结构的外观，实施例7-10分别为实施例1-6中的磁芯中的某个构件的五个正投影视图。
举例来说，Group 3 （Fig. 3）中保护的是一个磁芯的整体结构，该磁芯由第一构件1和第二构件2组合而成，而Group 7（Figs. 7-11）保护的是第一构件1的五个正投影视图，Group 10（Figs. 21-25）保护的是第二构件2的五个正投影视图。
通过分析，我们认为，Group 3、Group 7和 Group10可以作为一个组件产品进行保护，而审查员认为Group 3、Group 7和 Group10均为单独的产品，只能选择一组，我们不能十分认同审查员的分组。
我们的答复策略是：➩（1）明确选择Group 3。➩（2）陈述Group 7、Group 10为Group 3的构件，三个组实为一个组件产品。➩（3）退一步讲，Group 7、Group 10可以作为参考图保留在申请文件中，使Group 3更加清晰。做出上述答复策略的理由是，由于缩限通知必须做出选择，因此，先明确告知审查员我们的选择，之后再意见陈述，表达自己的观点，若审查员接受，我们可以重新选择，若审查员不接受，也不会影响我们做出的选择，避免不选择而产生其他问题，延长审查期限以及增加费用。在递交该答复后，审查员接受了我们的意见陈述，下发了第二次缩限通知书，此次，其将第一次缩限通知的Group
3、Group 7和Group 10划分到一个组，并声明撤销第一次缩限通知，因此，我们直接选择了包含磁芯、第一构件和第二构件的该组。
通过上述案例可以给出我们启示，缩限通知必然是要选择的，但是如果我们认为审查员给出的选择项有瑕疵或不合理，可以附带意见陈述。虽然在很多实务中，审查员一般不会考虑缩限中的意见陈述，但是我们仍然可以坚持一试，就本案来说，因为在意见陈述中表达了我们的观点，审查员也认为这样更加妥当，因此，在第二次缩限后，我们可以更加全面、真实地保护一个产品，这对申请人是有利的。
另外，对于其他组的磁芯，可以建议申请人在授权之前选择分案。
案例二：美国外观审查意见答复
本案涉及一种智能搬运机器人，在前期的申请文件中，图片均采用了渲染图。
审查员下发了Non-Final OA，在审查意见中指出：图5的表面构造不清楚，图6的底部不清楚，具体为其深度以及空间位置关系不清楚。请参考下图：
为了克服上述缺陷，可以采取的答复策略为：➩（1）提供清晰的黑白线条图；或
➩（2）删除或disclaim不清晰的图片。
由于申请人底稿已经丢失，难以提供完全一致的黑白线条图，为了避免修改超范围，采取策略（2），同时由于图5的特征可以在其他图片中体现，且图6为仰视图，未涉及本案的主要保护元素，可以删除，因此，决定将图5和图6删除。
如此答复之后，审查员之后下发了Final-OA，认为，将图5删除后，原图7和图8的深度以及空间位置不清楚，即，如果将图5完全删除，则会影响到其他图。➩ 答复策略：
将原图5恢复，并调整图片的对比度，尽量使图片清晰，并将不清晰的部位用虚线示出，表示对该部分disclaim，修改后的附图5如下：
需注意，disclaim的部分要求不会影响到其他图片的表达，就如同在NFOA中，我们删除了图5，却影响了图7和8。
总结：美国外观对附图的清晰度要求较高，一般采用黑白线条图，如有可能，需要加阴影线，也可以采用渲染图，但是对渲染图的清晰度要求非常高。通过上述案例可知，对于不能清晰展示的部分，需要disclaim或删除该不清晰的图片，并且需要注意是否影响其他图的清楚表达。因此，这就启示我们，在前期申请时，一定要注意图片的清晰度，以避免本案OA中出现的情况。同时列出本案的答复过程，也为如何应对该类OA提供一些答复思路。
三、结语
通过上述实务举例可知，无论是向哪个国家申请外观设计，都需要严格把关申请文件的源头，首先将图片不能清楚表达、具有瑕疵等基础的缺陷扼杀在摇篮里。这样，当申请多个同族案时，能够避免后续多个国家指出同一基础缺陷而造成的延长审查期限以及增加费用的问题。之后，在图片符合基本要求的情况下，考虑到不同国家的不同要求，以及程序的化繁为简、费用节省等方面，根据进入的不同的国家的具体要求再进行适当的调整。因此，看似一个简单的外观设计申请，实则需要我们多方考虑，以能够采用更加专业的申请策略来全面地保护产品，同时也是对我们综合能力的锻炼。
