发布时间: 2021-09-16
作者：李 晔 合伙人、资深专利代理师
前言：
为了清楚地说明本发明的技术问题、技术方案和技术效果，申请人通常会在说明书中对本发明的背景进行介绍。在中国《专利审查指南》中，要求申请人在说明书的背景部分中“应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术”以及“在说明书背景技术部分中，还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点”。然而，如果同样的标准应用到美国专利申请中，则可能导致申请人“在自己挖的坑里面崴了脚”。
在各国新颖性和创造性的判断过程中，用于与本发明比对的基础都是“现有技术”，比如根据中国专利法第22条，现有技术指的是“申请日以前在国内外为公众所知的技术”。许多国家和地区的专利法中也都采用了相似的标准，然而，值得注意的是，在美国的专利实践中，除了上述“为公众所知”的现有技术外，还有一种“申请人自认现有技术”也可以被用于新颖性和创造性的评价。
美国“自认现有技术”
例如，美国MPEP第2129节对“Admissions as Prior Art”进行了规定“A statement by an applicant in the specification or made during prosecution identifying the work of another as"prior art" is an admission which can be relied upon for both anticipation and obviousness determinations, regardless of whether the admitted prior art would otherwise qualify as prior art under the statutory categories of 35 U.S.C. 102”。根据上述规定，可以看到：如果将自认现有技术用作新颖性或创造性的判断基础，只需要满足两个条件：1、申请人的说明；2、他人的工作成果。换句话说，只要申请人说明了某一技术方案是由他人完成的，则该技术方案就成为了新颖性和创造性判断中可以使用的现有技术。至于该技术是否真的在申请日（或优先权日）前已经为公众所知，对该现有技术的有效性没有任何影响。
另外，关于自认的现有技术，并不局限于在“背景技术”部分的介绍。在说明书中的任何位置，例如背景技术部分的全部内容，说明书实施例中陈述的类似“本领域技术人员已知……”、“在本领域中……”、“在现有技术中……”等的内容，附图中将某一附图标注为“Prior Art”，在递交到USPTO的意见陈述中承认的现有技术，或者在改进型发明的权利要求中类似于“其改进在于：”的表述之前所描述的内容，都可以被认为是申请人自认的现有技术。
由于这种规定，可能会导致当使用基于中国优先权申请的英文翻译的说明书进入美国时，对背景技术的介绍就成了申请人自认的现有技术，而这些背景技术的技术方案通常会与本发明的方案高度相关，他们之间的区别往往仅在于本发明的关键发明点，这会在很大程度上对本发明的新颖性和创造性判断产生不利影响，尤其是在本发明的关键发明点的技术特征或手段相对简单的情况下，可能会对本发明的授权前景产生致命影响。
➩ 除了在新颖性和创造性的判断中可能产生影响，申请人自认的现有技术还可能在101条保护客体（eligibility）的判断中使用。具体地，在保护客体的判断过程中，如果涉案专利“recites additional elements that amount to significantly more than the judicial exception（记载了达到明显多于司法例外的额外的元素）”，则涉案专利符合101条关于保护客体的规定。相反，如果这些“additional elements”属于现有技术（well-understood, routine or conventional），则涉案专利不属于保护客体。在该判断过程中，申请人自认现有技术也可以用于说明“additional elements”属于现有技术。
➩ 另外，除了审查程序，在授权后的程序中，例如多方复审（IPR，Inter Partes review）程序中，申请人自认的现有技术同样可以作为现有技术来使用。
总之，申请人自认的现有技术是一种较强的现有技术，USPTO在使用它的过程中无需判断是否有效，只要满足是申请人陈述的他人技术，即可无条件成立，并且由于通常与本发明的技术方案较为接近，因此通常对本专利的杀伤力较强。
对此，在撰写美国申请时，或者在基于中国优先权申请进入美国时，专利申请人和专利代理师应当审慎考虑上述问题，切勿给自己“挖坑”。具体操作过程中，可以考虑针对以下两种情况来对需要描述的现有技术进行分别处理。
一方面，如果确认需要描述的现有技术已经被公开，例如需要引用某一现有的专利文献中的内容，则不妨直接将其描写为现有技术，因为这种情况下，是否自认对该现有技术的有效性并不产生影响。
另一方面，如果所谓的“现有技术”是发明人提供的，则需要考虑这些内容中可能存在发明人认为是已知的、但实际上在公开文献中并没有记载的内容。在这种情况下，需要尽量避免在说明书中将其描述为“现有技术”，或者即使需要将其描述为现有技术，也将其描述为“申请人（或发明人）已知……”，即避免将其描述为他人的工作成果。另外，还可以考虑的是将这些技术内容描述为一个实施例或者一个对比示例，从而避免影响授权前景或已授权专利的稳定性。
