发布时间: 2021-08-25
作者：谭慧莉 资深专利代理师
FTO定义：FTO，全称Freedom To Operate，中文一般称为专利自由实施分析，是指实施人可在不侵犯他人专利权的前提下对技术自由地使用和开发，并将该技术商业化。
FTO的实施流程
分析产品或技术：主要聚焦于分析侵权可能性大、企业自身研究开发、及产品上有创新的技术特征。
确定实施地域：基于专利所具有的地域性特点，根据产品的制造、使用、销售、许诺销售、进口等行为发生地来初步确定检索地域，以进行有地域针对性地检索分析，减少实际工作量和不必要的权利要求比对分析。
全面的专利检索：FTO的专利检索需要较高的查全率，一般需要综合运用多种检索策略以保证查全率，避免漏检。
疑似侵权专利筛选：理清相关的技术脉络，筛选出与技术方案最接近的专利，让风险的距离清晰可见。
专利侵权风险判定：对所筛选专利的相关权利要求与产品特征做特征比对，特征比对采用一般侵权判断原则（包括全面覆盖原则和等同原则），以确定相关产品特征是否落在检索到的专利权利要求范围内。
通过在技术商业化前对技术进行FTO检索，寻找可能遇到的专利壁垒，并判断侵权风险，更好地保障技术在相应地域能够实现自由地运作，降低侵权风险性和涉诉风险性。
美国FTO实践
在美国，FTO检索分析的实践较为普遍，这一定程度上源于高昂的美国诉讼成本、惩罚性赔偿制度及美国司法实践标准等因素。
【美国专利法第284条(损害赔偿金) 法院在作出有利于请求人的裁决后，应该判给请求人足以补偿所受侵害的赔偿金，无论如何，不得少于侵害人使用该项发明的合理使用费，以及法院所制定的利息和诉讼费用。陪审人员没有决定损害赔偿金时，法院应该估定之。不论由陪审人员还是由法院决定，法院都可以将损害赔偿金额增加到原决定或估定的数额的三倍。法院可以接受专家的证词以协助决定损害赔偿金或根据情况应该是合理的使用费。】
在美国司法实践中，联邦巡回上诉法院在2007年判决的In re Seagate科技公司案中确立的严苛门槛，即地区法院有自由裁量权对于专利侵权判予惩罚性赔偿的两步标准：
01.专利权人必须通过清楚且具有说服力的证据(clear and convincing evidence)证明侵权人不顾客观的高风险而实施侵犯有效专利的行为；
02.专利权人必须通过清楚且有说服力的证据来证明被控侵权者明知或明显应该知晓侵权的风险。也就是说，专利权人需提供清楚且具有说服力的证据证明侵权人在客观和主观两个方面上至少存在轻率(recklessness)的主观意图，地区法院才有可能行使自由裁量权判予加重赔偿。
需要注意的是，Seagate标准中客观的侵权风险需根据侵权诉讼中提交的证据予以确定，如果被控侵权人在诉讼中关于专利权有效性或是否侵权提出了实质性的抗辩，那么专利权人就难以达到该标准中第一步所要求的客观轻率门槛。也即，在美国的司法实践中，侵权人通常可以用FTO报告规避故意侵权指控，显示自己已经尽到明显的注意义务，避免被法院认定为故意侵权而加重赔偿额度。
我国FTO实践
在我国，FTO检索分析目前主要植入于知识产权体系建设得较为完善的成熟企业的研发周期、产品出口贸易、企业合并或上市前的尽职调查等环节，实践普遍性并不高。但是，我国作为专利数量全球第一的国家，国内企业本身面临着更高的涉诉风险，国内企业和技术的发展更需要FTO检索分析来保驾护航。
那么，6月这个时间节点之于FTO检索分析报告又有什么额外的意义或者关联性呢？
2020年10月17日，第十三届全国人大常委会第二十二次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国专利法>的决定》，修改后的中国专利法将于2021年6月1日起实施。
【修改后的中国专利法第七十一条：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。
权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。
赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。】
对比2008年中国专利法，将于2021年6月1日实施的中国专利法第七十一条内容整体上实质加大了侵权损害赔偿，加强了对专利权人合法权益的保护。这对企业的侵权风险防范意识及能力提出了更高的要求，也更强化了企业在技术商业化前进行FTO检索分析的重要性。
对于中国专利法第七十一条第1款中的惩罚性赔偿内容，对于具有侵害知识产权故意的认定以及对于具有侵害知识产权情节严重的认定，适用《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释（2021年）》中的第三条和第四条。
【《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释（2021年）》
第三条：对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。
对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意：
（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；
（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；
（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；
（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；
（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的；
（六）其他可以认定为故意的情形。
第四条：对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。
被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：
（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；
（二）以侵害知识产权为业；
（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；
（四）拒不履行保全裁定；
（五）侵权获利或者权利人受损巨大；
（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；
（七）其他可以认定为情节严重的情形。】
对于专利侵权人不具有侵权故意的认定标准目前没有相关的案例可参考，但是，参考美国的司法实践内容，大胆地猜测未来法院考虑将FTO检索报告作为判断故意侵权的一种依据也不是没有可能。
所以，对于即将到来的6月，您的FTO检索分析报告准备好了吗？
