日本没有惩罚性赔偿,特许侵权赔偿额该如何计算?

发布时间: 2021-04-25

作者:陈林博士 合伙人、资深专利代理师,驻日本办事处代表

中国对专利法进行了第四次修改,已由第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议于2020年10月17日通过并公布,自2021年6月1日起施行。其中,引入了对故意侵害专利权行为,实施1至5倍惩罚性赔偿的制度,该惩罚性赔偿制度在海外也引起了广泛关注。

近年来,日本对于特许法的修改,仅在取证制度和赔偿额计算制度进行了修改。日本社会也曾从多个层面进行了是否导入惩罚性赔偿制度进行了激烈论辩,但最终确定不引入惩罚性赔偿制度。

本文针对日本特许侵权诉讼的侵权赔偿制度及其修改进行了简单介绍,帮助理解该制度。

日本诉讼情况:

日本特许制度可追溯到1885年设立专卖特许所,现行特许法于1959年成立,基于专卖特许条例而形成。随着技术革新和时代变化,经历了数次修改。

日本特许2017年年申请为31.8万件,2018年年申请为31.3万件,总体申请量呈缓慢减少的趋势,但从总量来说,是继中国、美国之后的申请大国。

相对于申请量而言,日本特许相关诉讼案量较少,2014年至2018年间的诉讼案件中,判决占比为68%,和解为32%。

关于侵权赔偿额,从图1、图2可知,不论是和解还是判决,赔偿额总体不高。(引自2020日本知財高等裁判所年度报告)

图1: 2014年至2018年判决赔偿额的分布

图2: 2014年至2018年和解赔偿额的分布

日本特许侵权诉讼中,即便特许侵权成立,也存在由于在侵权赔偿额判定中,仅认定特许权利人的制造销售能力范围内的赔偿,特许权利人难以获得充分的侵权损害赔偿。

这种计算方法对于规模较小的企业或者新创企业,企业自身的制造销售能力比被诉侵权方的制造销售能力差的情况下,即使被诉侵权方通过实施侵害特许权而获得了巨额利益,对于超出特许权利人的制造销售能力范围外的、被诉侵权方所获得的利益,却不能获得赔偿。

也就是说,大企业如果对小企业某项技术进行了侵权,小企业在诉讼赔偿上不仅得不到充分赔偿,而且还要面对败诉可能性、或者即便能够胜诉也有诉讼成本方面的压力和风险,日本基本不支持败诉方负担诉讼费及律师费等诉讼支出。显而易见,大企业侵权风险相对较小,对于小企业来说,对于自身技术的保护来说,成本高且风险大。

鉴于上述问题,现行的特许法是就特许侵权诉讼中的侵权赔偿额计算方法进行了修改,于2020年4月1日施行。具体来说,

1.修改要点

对超出特许权利人的制造销售能力的侵权产品,可请求损害赔偿。

2.侵权赔偿额的计算方法

<修改前>

赔偿额=(「侵权产品数量」-「超出特许权利人实施能力的侵权产品数量」)×「单位产品的收益额」

<修改后>

赔偿额=(「侵权产品数量」-「超出特许权利人实施能力的侵权产品数量」)×「单位产品的收益额」+「与超出特许权利人实施能力的部分的实施许可相当的许可费」

图3: 修改前后的损害赔偿额

具体来说,在修改后的特许法的损害赔偿额计算的适用上,需考虑以下的具体情形而适用:

1.存在超出特许权利人制造能力的数量的情形

当特许权利人自身制造能力不足而不能实施相应数量的产品制造的情况下,可认为是相对于被诉侵权人实施了特许许可,认定特许权利人失去了实施许可相当金额的实施许可机会所带来的损失利益。

2.存在被诉侵权人的销售努力的情形

对于被诉侵权人做出的销售努力而认定的其中的特定数量的侵权产品而言,可认为是相对于被诉侵权人实施特许许可,认定特许权利人失去了实施许可相当金额的实施许可机会所带来的损失利益。

3.存在市场竞争产品的情形

当市场上存在竞争产品,假设不存在侵权人而是由特许权利人与其他的竞争公司来分享该侵权人的利益的情况下,对于特许权利人分享所占的该部分,可认为是相对于被诉侵权人实施特许许可,认定特许权利人失去了实施许可相当金额的实施许可机会所带来的损失利益。

4.特许发明仅对侵权产品的整个附加价值中的一部分有贡献的情形

对于成套或者组合的产品,被诉侵权人仅侵害了其中某单品的特许权这样的情况,该特许发明仅对侵权产品的整个附加价值中的一部分存在贡献,对于被否定了存在贡献的部分,则不认可特许权利人失去了实施许可相当金额的实施许可机会所带来的损失利益。

对于日本特许诉讼中的诉讼赔偿,如图3所示,对于特许权人来说,从超出特许权利人制造销售能力部分的侵权品的收益额中,仅能获得实施许可费相当额的赔偿,而余下的收益则由侵权人所有。

对于本次的修改,在一定程度上能减少因侵权诉讼中支出高额费用但赔偿额低,赢了诉讼亏了时间和钱财的情形发生,也能引起人们对特许权价值的相对恰当的评价。

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