发布时间: 2021-04-20
作者：张继旺 专利代理师
创造性是专利申请授权的必要条件之一。然而创造性的评述，由于检索水平、检索方式及检索习惯的不同，不同的审查员可能会给出不同的检索结果，即使提供相同的对比文献，不同的审查员也可能审出不同的结果，同样，不同的代理师也会答出不同的结果。这其中，不乏有技术水平及专业经验不同的原因，更有思考角度、逻辑分析及推理方式等存在不同的因素。因此，创造性的争辩是审查意见答复中的难点，也是代理师代理水平的重要体现。
在笔者的工作经验中，时常碰到审查员用“容易想到”来评述申请方案的创造性。在面对看似简单的区别技术特征以及所要解决的技术问题时，审查员经常用本领域技术人员“容易想到”采用某某技术手段来解决该技术问题之类的评述，来否定专利申请方案的创造性。“容易想到”俨然成为了审查员创造性评述的杀手锏之一。相较于采用对比文件给出的结合启示、公知常识的证据佐证而言，“容易想到”的创造性评述看起来更为“简单粗暴”，也更让申请人及代理师感到困惑和难以争辩。
“容易想到”的创造性评述看似简单好用，但实际上，很难具有说服力。在审查员的“容易想到”的创造性评述中，往往容易出现“事后诸葛”的情形，很容易导致“后见之明”，因此采用“容易想到”来否定申请方案的创造性时，申请人及代理师通常意见颇大。
笔者认为，一个具有说服力的“容易想到”需要有非常合理、非常完备的逻辑分析和推理。因此，申请人或代理师碰到“容易想到”的创造性评述时，可以从以下几个方面分析该“容易想到”的逻辑分析和推理是否存在瑕疵或疑问，并以此作为争辩的理由。
一、容易想到的主体
“容易想到的主体”即谁去想。关于谁去想，这个通常没有争议，即指的是所属技术领域的技术人员。在《专利审查指南2010》中规定，发明是否具备创造性，应当基于所述技术领域的技术人员的知识和能力进行评价，所属技术领域的技术人员也称为“本领域技术人员”，他是指一种假定的“人”，假定其知晓申请日之前或优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有“创造能力”。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他领域寻找技术手段，他也应该具有从该其他技术领域获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。
在创造性评述中，审查员在认定“技术领域”及“本领域技术人员”时，往往很容易受主观因素的影响。在具体运用中，该技术手段是否“容易想到”，首先得考虑的问题是：该技术手段是否在该技术领域中具有广泛的应用。有的技术手段虽然在对比文献的技术领域中被熟知，但在申请方案的技术领域中并未见使用，那么即使该区别技术特征或该区别技术手段很简单，也不能认定是“本领域技术人员”会去“想”或容易去“想”的技术手段和解决方案。
例如，对比文件1和对比文件2的技术领域不同，并且该申请方案的区别技术特征所要解决的技术问题不能够促成本领域技术人员在对比文件2的技术领域中寻找技术手段，如果将该技术手段认为是本领域技术人员“容易想到”的，这样的逻辑推理就显然不合理。
二、容易想到的基础
“容易想到的基础”即在什么基础上去想。在创造性判断中，审查员经常会基于与最接近的现有技术的区别技术特征，从而在现有技术中寻找手段，若是常见的技术手段，则认为该区别技术特征是容易想到的。实际上这种思路忽略了“容易想到的基础”,即脱离了最接近的现有技术公开的内容。在创造性的判定中，应该要在最接近的现有技术的基础上进一步去想，如果最接近的现有技术不需要用区别技术特征的手段进行改进或根本不可能改进为本申请方案，则即便该手段在本领域中常见，也不能认为该技术手段“容易想到”。
三、容易想到的原因
“容易想到的原因”即为什么想，为什么要将最接近的现有技术进行改进，最接近的现有技术是否具有改进动机去进行改进，也就是为什么要解决区别技术特征所要解决的技术问题。只要解决的问题不是显而易见能够提出的，就不能认定该技术手段“容易想到”，即使该技术手段在本领域是常用的技术手段，也不能认定理所当然就能够应用到最接近的现有技术中得到本申请的技术方案。
四、案例分享
下面结合具体案例，来谈谈如何分析“容易想到”的创造性评述以及争辩思路。
【案例】专利名称：悬挂支架组装的定位装置。
该申请方案主要针对在半挂车组装领域，对不同轴数、不同轴距及不同车架宽度的各种型号半挂车车架，预先将对应的各组悬挂支架定位在底架上，再将车架定位在各组悬挂支架的上方，从而完成悬挂支架与车架之间的焊接安装。具体而言，在底架上会存在多组悬挂支架安装区，每组悬挂支架安装区包括两组悬挂支架安装位，每组悬挂支架安装位包括多个悬挂支架安装位部，以供不同轴数、不同轴距、不同车架宽度的车架进行选择使用。当多组悬挂支架通过对应的悬挂支架定位机构及其定位单元固定后，再通过车架定位机构将车架定位在多组悬挂支架上方，进而完成车架与悬挂支架之间的组装。
审查员引用的对比文件1一种矿用车车架总成定位焊接装置来作为最接近的现有技术。审查意见中认为对比文件1涉及一种悬挂缸组装的定位装置，并具体公开了底架平台“相当于本申请的底架”,底架平台上沿长度方向分布有前桥定位总成和车架定位机构。其中，前桥定位总成上的悬挂缸固定板用于固定带角度的悬挂缸，因此认定前桥定位总成相当于悬挂缸定位机构，车架定位机构包括前夹紧总成、前横梁定位总成、侧压紧总成、抗扭梁定位总成、后压紧总成等组成部分相当于申请方案中的车架定位机构。
审查意见中认为对比文件1中存在多个定位装置，其中一个包括悬挂缸的定位机构，本申请的技术方案中是悬挂支架的定位机构，区别仅在于：在于保护的主题不同，但是两者技术领域相同，都属于车架组装技术领域，基于该区别技术特征，本技术方案所要解决的技术问题是：如何更好的实现悬挂物的安装及在底架上的定位。
引用的对比文件2是一种车架吊耳检验工装，具体公开了该吊耳检验工装包括多个吊耳定位座，用于将各个悬架吊耳分别定位在支撑平台上（实际上是对已经组装在车架上的悬架吊耳进行检测，看悬架吊耳是否与平台上的定位座对齐）。因此，审查意见中认为对比文件2中吊耳定位座相当于本申请的技术方案中悬挂支架的定位机构，在对比文件1的基础上结合对比文件2很“容易想到”本申请的技术方案。
该“容易想到”的创造性评述若按照审查员的推理逻辑和判断思路，悬挂缸是属于车架上的悬挂部件的一种，换成悬挂支架也不难想到，对比文件2也公开了悬挂支架的夹持装置（实际上是悬挂支架的检测装置），因此在此基础上很容易想到根据实际需要在底架上沿其长度方向或宽度方向间隔设置多个悬挂支架安装部，以便于悬挂支架更好地安装，故申请方案的技术方案是容易想到的，不需要付出创造性的劳动。但我们仔细分析和思考一下上面的分析思路。
首先我们思考是“谁去想”。对比文件1涉及是车架本身的组装和焊接固定，属于半挂车技术领域。对比文件2涉及是对组装在车架上悬挂吊耳（即悬挂支架）进行检测和定位，属于半挂车技术领域。技术领域上不存在太多可以争辩的理由。
其次我们思考是“在什么基础上去想”。这一点审查员提出了在对比文件1公开组装车架的基础上去想，进行悬挂部件的定位。因此，对于基础而言是一致的。
然而，我们思考是“为什么想”。也就是为什么要把对比文件1中的悬挂缸换成悬挂支架进行安装定位，并设置相应的定位机构，以解决车架与悬挂支架之间的组装定位问题。这一步中我们就需要分析该技术问题是否是本领域技术人员容易从对比文件1的技术方案中发现并提出的技术问题。经过分析发现，对比文件1解决的技术问题并不是解决车架与悬挂支架之间的组装定位问题，而是解决车架自身如何组装定位的技术问题。行业内通常是将组装后的车架进行上下翻转，再将悬挂之间反复测量和安装在车架上，而悬挂支架很难在车架本身组装的同时，就直接进行悬挂支架的定位组装，这一点很难实现，车架本身的各个横梁、纵梁、前桥等各个部件的位置没有固定，很难预先将悬挂支架直接定位在车架上，故在对比文件1的基础上，本领域技术人员是“很难想到”要在组装车架的同时，进行悬挂支架的定位组装的，且对比文件1中具体也并未涉及悬挂支架的定位组装问题。
通过对比分析发现，对比文件2的方案中，吊耳定位座是用于检验各个悬架吊耳是否与吊耳定位座上的定位槽对齐的技术问题，而并非是支撑或夹持定位吊耳使其预先固定在支撑平台上的技术问题，因此解决的技术问题本身并不相同。由于解决的技术问题不同，因此该区别技术特征在对比文件2中的所达到的技术效果也就不相同。故本领域技术人员并不能够在对比文件1的基础上去结合对比文件2中的技术方案，也不能理所应当的“很容易想到”本申请的技术方案。
最后，虽然区别技术特征中，在底架上设置多个沿其长度方向或宽度方向间隔设置多个悬挂支架安装部是很简单的技术特征，但其能够使悬挂支架可选择的预先定位在底座上，以便再与组装好的车架进行定位组装，实现了预想不到的技术效果，因此该区别技术特征并不能被简单的判定为“容易想到”。
笔者据此与审查员进行争辩，最终被审查员采纳，本申请方案也最终被予以授权。
五、总结
用“三步法”来判定申请方案的创造性是目前审查员普遍采用的一种评述方式，但这种方式很容易陷入“事后诸葛亮”和“后见之明”的思维，因此审查员很容易用“容易想到”这种简单粗暴的评述方式来终结申请方案的创造性。代理师在遇到此类评述时，不能局限于区别技术特征是否简单、是否在本领域司空见惯，就认同审查意见中“容易想到”的观点和结论，而应当思考该“容易想到”的判断过程中，是“谁去想”、“什么基础上去想”、“为什么想”等推理逻辑是否合理，进而寻找可以争辩的理由和依据，并结合实际情况进行合理的争辩以维护申请人的利益。
以上内容仅仅是笔者在工作过程中的一点点思考和总结，仅供参考。
