浅读专利法实施细则修改建议（征求意见稿）第三十二条

作者：冯春时博士 资深专利代理师 律师

2020年10月17日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》，国家主席习近平签署第55号主席令予以公布，修改后的专利法自2021年6月1日起施行。为配合专利法修改，专利法实施细则的修改工作也正在紧锣密鼓进行中。国家知识产权局于2020年11月发布了专利法实施细则修改建议（征求意见稿），向社会公开征求意见。意见稿主要包括专利法修改内容的配套规定以及根据实践需求完善的相关规定。

其中，专利法实施细则修改建议（征求意见稿）第三十二条的修改引起了不少的关注。该条款修改部分包括：

第三十二条修改部分

发明或者实用新型专利申请的申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。外观设计专利申请的申请人要求本国优先权，在先申请是发明或者实用新型专利申请的，可以就附图显示的相同主题提出外观设计专利申请；在先申请是外观设计专利申请的，可以就相同主题提出外观设计专利申请。但是，提出后一申请时，在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：

（一）已经要求外国优先权或者本国优先权的；

（二）已经被授予专利权的；

（三）属于按照规定提出的分案申请的。

申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回，但外观设计专利申请的申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外。

以上条款值得注意和讨论的有以下几点：

1）对象是本国优先权。外国优先权的内容规定在实施细则第三十一条中，而第三十一条中并没有言及相关内容，尤其是仍没有明确是否允许以外国发明作为优先权基础申请中国外观设计专利。

2）在先申请是外观设计专利申请的，在后申请不可为发明或者实用新型申请。这也许是由于外观设计专利申请所记载内容的限制所导致的。根据专利审查指南第一部分第三章4.3节简要说明部分的规定，“简要说明不得使用商业性宣传用语，也不能用来说明产品的性能和内部结构”。由于缺乏内部结构和功能、效果的记载，因此即使允许基于该外观设计申请优先权申请发明或者实用新型专利，则发明或实用新型申请中也难以增加相关的记载，从而导致发明或者实用新型出现公开不充分、难以主张有益的技术效果等实体缺陷。

粗看之下，以上原因看似非常合理，然而也存在一些可以讨论的方面。首先，如果改进点仅在于外部形状，并且本领域技术人员在看到该形状之后能够理解其在所属领域能够实现的技术效果，那么在发明或者实用新型专利申请中或许能够满足公开充分、后补入的功能效果不超出原始记载的范围，那么基于在先外观设计专利来申请发明或者实用新型并且获得授权的可能性并非完全为零。其次，尽管从外观设计向发明、实用新型转换可能会有条款利用率低、实务操作难度高、授权可能性小等等方面的现实问题，但是这可以交给申请人来决定。既然将要迈出一步，何不将步子迈得大一点呢？

3）在先申请已经被授予专利权的不得作为要求本国优先权的基础。此处的“已经被授予专利权”当以申请人收到“授予专利权通知书”并且办理登记手续后，专利局作出授予专利权的决定，并且颁发相应的专利证书，予以登记和公告为时间节点，而非申请人收到“授予专利权通知书”为时间节点。实践中，由于实用新型与外观设计专利申请从申请至专利局发出“授予专利权通知书”用时较短，因此如果有意向采用国内优先权继续进行申请但仍未决策，则此时不应立即进行办登手续，应当为决策留出时间。另外，在此期间也同时需要注意不可超过相应的国内优先权期限。

4）申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回，但外观设计专利申请的申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外。由于发明和实用新型保护的是新的技术方案，而外观设计保护的是适于工业应用的新设计，因此并不存在权力上的冲突，从而可以并存。

以上粗浅地研读了专利法实施细则修改建议（征求意见稿）第三十二条关于国内优先权的内容。新专利法中增加外观设计本国优先权以及专利法实施细则修改建议（征求意见稿）第三十二条中增加基于国内优先权的类型转换为将来的专利申请带来了更多的灵活性和便利性，而如何利用好灵活性和便利性，还有待在条款实施后的实践中逐渐摸索。