发布时间: 2021-03-04
作者：于琳琳 专利代理师
案由：发明专利申请驳回复审行政纠纷
基本案情：在上诉人国家知识产权局与被上诉人伊拉兹马斯大学鹿特丹医学中心（以下简称鹿特丹医学中心）、罗杰•金登•克雷格（以下简称克雷格）发明专利申请驳回复审行政纠纷案（以下简称“结合分子”专利驳回复审行政纠纷案）中，涉及申请号为201210057668.0、名称为“结合分子”的发明专利申请（以下简称本专利申请）。
经实质审查，国家知识产权局原审查部门驳回了本专利申请。
鹿特丹医学中心、克雷格提出复审请求并修改了权利要求。
被诉决定：
国家知识产权局经复审作出第129924号复审请求审查决定（以下简称被诉决定），维持原驳回决定。国家知识产权局认为，对比文件公开的是利用骆驼化的V基因片段生产抗体的方法，在对比文件1的基础上结合本领域的常规基因工程试验手段即可获得本专利申请的合理成功预期，且出于降低抗体免疫原性、提高人体安全性和治疗效果的考虑，本领域普通技术人员有动机以人的天然的特定基因片段生产小型化仅有重链的抗体，本专利申请不具有创造性。
鹿特丹医学中心、克雷格不服，诉至北京知识产权法院（以下简称一审法院），请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。
一审法院认为本专利申请具备创造性，判决撤销被诉决定，国家知识产权局重新作出决定。
国家知识产权局不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，上诉称，确定发明所解决的技术问题时，要以本专利申请文件中已验证的技术效果为基础；本专利申请说明书没有公开使用人的天然存在的V基因片段来生产小型化抗体的实验数据，其技术效果并未得到验证，在确定发明解决的技术问题时不予考虑。基于此，源自人的天然存在的V基因片段相对于转基因小鼠而言是一种异源基因片段，故本专利申请实际解决的技术问题“仅是提供一种表达包含其他异源基因片段的异源重链基因座的仅重链抗体的方法”。因而请求维持被诉决定，驳回鹿特丹医学中心、克雷格的全部诉讼请求。
最高人民法院于2019年12月6日作出二审判决，驳回上诉，维持原判。
在二审裁判意见中提出：
创造性判断所运用的“问题——解决方案”思路中，一般遵循三个步骤：确定最接近的现有技术；确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；判断要求保护的发明对本领域普通技术人员而言是否显而易见。
其中，在确定发明实际解决的问题时，通常是以最接近的现有技术为参照，在分析发明与最接近的现有技术相比所存在的区别特征的基础上，考虑区别特征整体上所能达到的技术效果来确定。在这一意义上，发明所解决的技术问题是客观的，区别特征的确定是理解发明实际解决的技术问题的基础。在此基础上，还应考虑本领域普通技术人员在阅读说明书所记载的内容后能够得出的技术效果。
例如，本专利申请权利要求1相对于对比文件1的区别特征是，所述V基因片段是源自人的天然存在的V基因片段，而对比文件1公开的是骆驼化的VH外显子/区。结合上述区别特征及说明书的记载，本领域普通技术人员可以理解，本专利申请所优选实现的是一种人源可溶的仅有VH重链抗体的效果，本专利申请相对于对比文件1所实际解决的技术问题应该是提供一种产生表达包含天然人V基因片段的仅有VH重链的可溶抗体的方法。
国家知识产权局质疑说明书是否公开了已经制备上述抗体，并以此为由脱离专利申请权利要求1相对于对比文件1的区别特征来确定发明所解决的技术问题是错误的。这种做法既否定了区别特征作为发明实际解决的技术问题的基础，又在客观上混淆了创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等不同法律标准。创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法定要求在专利法上具有不同的功能，遵循不同的逻辑。将本质上属于说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法律要求所应审查的内容纳入创造性判断中予以考虑，既可能使创造性判断不堪承受重负，不利于创造性判断法律标准的稳定性和一致性，又可能在一定程度上制约了申请人对说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等问题进行实质论辩，还可能致使说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等法律要求被搁置。
上述判例对笔者的启示如下：
一、在撰写专利申请文件方面
充分理解创造性与说明书充分公开属于《专利法》中不同法条的要求，在撰写专利申请文件时需注意不同法条的要求，以使得专利申请文件经得住审查人员依据不同法条的审查。
具体地，一方面，基于当前技术交底文件进行相关检索以对相关知识点进行理解学习，在明确发明点的基础上，基于本专利申请内容、检索内容以及进一步扩展内容确定权利要求书，围绕本专利申请的发明点进行多层次的保护，尽量提升本专利申请的创造性。另一方面，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。也就是说，说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求，以使得专利申请文件符合《专利法》第二十六条第三款规定。
尤其是说明书中关于技术效果的撰写，需要多角度思考相关技术特征带来的技术效果，尽量记载多方面的技术效果，从而有利于体现该申请文件具有显著的进步，还有利于在答复审查意见时更方便的从多个角度确定相关技术特征实际解决的问题。另外，关于需要经过验证的技术效果，尽量引用相关数据以对相关技术效果提供验证，从而避免出现类似于上述判例中容易引发争议的情形。
二、在答复审查意见/撰写复审请求方面
1）一种审查意见及其答复启示
在审查意见/驳回决定评论本专利申请的创造性的过程中，若采用了由于本专利申请说明书相关内容公开不充分导致相关技术效果未得到验证，进而认为本专利申请不符合专利法关于创造性的要求。面对上述审查意见，可以依据上述判例进行答复，即，创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法律要求在《专利法》上具有不同的功能，遵循不同的逻辑，原则上不应将本质上属于说明书充分公开等法律要求所应审查的内容纳入创造性判断中予以考虑。
2）另一种审查意见及其答复启示
运用答复关于创造性审查意见的“三步法”的过程中，确定最接近的现有技术且确定本发明的区别特征之后，在确定发明实际解决的问题时，需以最接近的现有技术为参照，在分析发明与最接近的现有技术相比所存在的区别特征的基础上，考虑区别特征整体上所能达到的技术效果。在此基础上，还应考虑本领域普通技术人员在阅读说明书所记载的内容后能够得出的技术效果，根据上述技术效果确定发明实际解决的问题。代理师在答复审查意见时需要根据上述逻辑确定区别技术特征，以及发明实际解决的问题。
然而，常见的审查意见中提供的“发明实际解决的问题”并非基于上述逻辑确定的，也就是说，审查意见提供的“发明实际解决的问题”是不合理的。进一步地，审查意见基于并不合理的“发明实际解决的问题”检索另一新对比文件且评述新的对比文件公开了该区别技术特征或认为该区别技术特征是本技术领域的惯用技术手段等。可见，在答复审查意见的过程中，确定合理的“发明实际解决的问题”是意见陈述的关键步骤。
以下结合案例，对审查意见中存在的不合理确定“发明实际解决的问题”的情况进行分析：
1）审查意见中确定“发明实际解决的问题”时，并没有考虑区别特征整体上所能达到的技术效果，而是跳跃性思维地基于本专利申请最终的技术效果确定“发明实际解决的问题”。
例如，关于申请号为201810730703.8的专利申请，其说明书中记载独权的技术效果如下：由于工作稳定状态反映收入稳定状态以及消费稳定状态，本专利申请根据已知工作稳定性大于预设值的样本人群消费数据和目标用户的消费数据，确定目标用户的消费情况与上述样本人群的消费情况的贴合度，从而根据贴合度衡量目标用户的工作稳定状态，最终得到目标用户的分控信用风险评分。同时由于样本人群数量较多，从而本发明实施例提供的技术方案基于大数据确定目标用户的风控信用风险评分，具有较高的准确性。
关于该专利申请（申请号201810730703.8）的第一次审查意见通知书中，审查意见认为，权利要求1所要保护的技术方案与对比文件1公开的方案的区别在于：计算所述目标用户的消费散度，根据消费散度，确定所述目标用户的风控风险评分。审查意见还认为，基于上述区别确定该权利要求相对于对比文件1实际解决的技术问题是：如何提升风险评分的准确性。
可见，审查意见确定区别技术特征之后，直接根据本专利申请最终的技术效果“具有较高的准确性”确定可上述“实际解决的技术问题”，而没有考虑区别特征整体上所能达到的技术效果。因此，基于审查意见提供的区别技术特征进一步确定的“实际解决的技术问题”并不合理。
在审查意见所确定的区别技术特征的基础下，代理师需重新确定“发明实际解决的问题”。具体地，“计算目标用户的消费散度”是为了确定目标用户的消费情况与上述样本人群的消费情况的贴合度，进而能够衡量目标用户的工作稳定状态。从而基于该区别技术特征，“发明实际解决的问题”被确定为：如何衡量用户的工作稳定状态，以根据工作稳定状态确定用户的风控信用风险评分。
2）审查意见中确定“发明实际解决的问题”时，并没有考虑区别特征整体上所能达到的技术效果，而是根据区别技术特征的字面意思确定“发明实际解决的问题”。
例如，关于该申请（申请号201810460087.9）的第一次审查意见通知书中，审查意见认为，权利要求1所要保护的技术方案与对比文件1公开的方案的区别在于：根据第一数据块和后一个第一数据块的哈希值构建第二数据块，其中第二数据块包括数据域和校验域，校验域由后一个第一数据块的哈希值填充，且前后相邻的两个第二数据块通过校验域构成链式结构。审查意见还认为，基于上述区别确定该权利要求相对于对比文件1实际解决的技术问题是：如何将分块的数据进行链接。
可见，审查意见确定区别技术特征之后，直接根据该区别技术特征所记载的“…构成链式结构”确定可上述“实际解决的技术问题”为：如何将分块的数据进行链接，并没有考虑区别特征整体上所能达到的技术效果。因此，基于审查意见提供的区别技术特征进一步确定的“实际解决的技术问题”并不合理。
在审查意见所确定的区别技术特征的基础下，代理师需重新确定“发明实际解决的问题”。具体地，该申请通过上述区别技术特征，即：后一个数据块中哈希值信息填充到前一个数据块的校验域形成链式结构，是为了能根据先后顺序重新组成完整数据以实现大的数据的分块传输，而且能根据前一个数据块的校验域快速准确的识别后一个数据块是否正确完整。从而基于该区别技术特征，“发明实际解决的问题”被确定为：在数据传输过程中如何快速准确的识别传输的数据块完整性的问题。
鉴于审查意见重新确定的“发明实际解决的问题”并不合理，因此其后续检索新的对比文件用于评述公开了该区别技术特征的新的对比文件或认为该区别技术特征是本技术领域的惯用技术手段等均是缺乏说服性的。从而，代理师在确定较为合理的“发明实际解决的问题”之后，对接下来的审查意见的内容的反驳过程也往往可以势如破竹。
专利申请文件(除摘要部分外)为具有法律效力的文件，需要我们专利代理师以细致严谨的态度对待之，以求有效合理地保护申请人利益，同时也实现专利代理的价值。
