发布时间: 2021-02-22
作者：王小兵 执行主任、合伙人、律师、资深专利代理师
《专利法》第九条规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。上述条款规定了不能重复授予专利权的原则。禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突。这里“同样的发明创造”既包括发明与实用新型，也包括外观设计。
该法第九条进一步规定：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。该条款针对“同一申请人”“同日”对“同样的”实用新型专利和发明专利进行申请的权利冲突问题提出了解决方案，即允许申请人在满足一定条件时进行选择。但针对“同一申请人”“同日”申请的两项以上的相同或实质相同的外观设计专利（同样的发明创造），如何处理并未明确规定。实践中，由于外观设计专利缺少实质审查程序，可能造成该两项以上的相同或实质相同的外观设计专利均被授予了专利权，这显然不符合《专利法》第九条的规定。
根据《专利法实施细则》第六十五条的规定，被授予专利权的发明创造不符合《专利法》第九条的，属于无效宣告理由。因此，实践中针对外观设计专利重复授权的情形，大多通过无效宣告程序来解决。根据《专利审查指南》第四部分第七章的规定，在专利无效宣告程序中，对于相同申请日申请的两项同样的外观设计专利，因“专利权人”是否相同而有不同的处理方式。
一、 两项外观设计专利的专利权人不同
根据《专利审查指南》的相关规定：任何单位或者个人认为属于不同专利权人的两项具有相同申请日(有优先权的，指优先权日) 的外观设计专利权不符合《专利法》第九条第一款规定的，可以分别请求国家知识产权局宣告这两项专利权无效。两项专利权均被提出无效宣告请求且经审查认为构成同样的发明创造的，国家知识产权局应当告知两专利权人要求其协商选择仅保留其中一项专利权。两专利权人经协商共同书面声明仅保留其中一项专利权的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，应当维持该项专利权有效，宣告另一项专利权无效。专利权人协商不成未进行选择的，应当宣告两项专利权无效。
无效宣告请求人仅针对其中一项专利权提出无效宣告请求，国家知识产权局经审查认为构成同样的发明创造的，应当告知双方当事人。专利权人可以请求宣告另外一项专利权无效，并与另一专利权人协商选择仅保留其中一项专利权。专利权人请求宣告另外一项专利权无效的，按照本节前述规定处理；专利权人未请求宣告另一项专利权无效的，国家知识产权局应当宣告被请求宣告无效的专利权无效。
从上述规定中可以看出，针对专利权人不同的两项同日申请的外观设计专利，遵循了“当事人处置”原则，允许当事人之间进行协商，只有在当事人协商不成或者无法协商的情况下，才由国家知识产权局宣告被请求的专利无效。
二、两项外观设计专利的专利权人相同
根据《专利审查指南》的相关规定，在授权的两项外观设计专利权人相同的情况下，基于专利“授权公告日”是否相同，也有不同的处理方式。
（一） 授权公告日不同
任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日（有优先权的，指优先权日） 的两项外观设计专利权不符合《专利法》第九条第一款的规定而请求宣告其中授权在前的专利权无效的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，国家知识产权局应当维持该项专利权有效。
任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日(有优先权的，指优先权日) 的两项外观专利权不符合《专利法》第九条第一款的规定而请求宣告其中授权在后的专利权无效的，国家知识产权局经审查后认为构成同样的发明创造的，应当宣告该项专利权无效。
由上述规定可知，在外观设计专利权人相同，但授权公告日有先后的情况下，国家知识产权局通常不允许专利权人进行选择，而是考虑授权公告日的先后来决定是否应当宣告无效。总体原则是，授权在先的专利权应当维持有效，授权在后的专利权应当宣告无效。
（二）授权公告日相同
任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日(有优先权的，指优先权日)和相同授权公告日的两项专利权不符合《专利法》第九条第一款规定的，可以请求宣告其中一项专利权无效。无效宣告请求人仅针对其中一项专利权提出无效宣告请求的，国家知识产权局经审查后认为构成同样的发明创造的，应当宣告被请求的专利权无效。
两项专利权均被提出无效宣告请求的，一般应合并审理。经审查认为构成同样的发明创造的，应当告知专利权人并要求其选择仅保留其中一项专利权。专利权人选择仅保留其中一项专利权的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，应当维持该项专利权有效，宣告另一项专利权无效。专利权人未进行选择的，应当宣告两项专利权无效。
所以，在外观设计专利权人相同，授权公告日也相同的情况下，国家知识产权局允许专利权人进行选择保留哪一项专利权。
三、上述处理方式的不妥之处
众所周知，专利权属于私权利，私权利应充分尊重权利人的意思自治和处分，尽管专利权与社会公共利益紧密相关，但作为公权力来说，当一项专利权未侵害他人合法权益和公共利益时，应当不主动介入干涉。
上述无效程序中，针对两项同日申请的同样的外观设计专利，大多数情况下都允许权利人进行选择或尊重当事人意思自治（比如可以协商），但针对专利权人相同、授权公告日不同的两项同样的外观专利，却不允许权利人进行选择，而是基于授权公告日的先后顺序，由国家知识产权局依申请直接宣告在后授权的专利无效。这显然违背了权利人自由处分的原则，也与《专利法》总则中所述的“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造……”的精神相悖，笔者认为是不妥当的，理由如下：
1. “授权公告日”并非专利权人所能控制。基于审查标准、审查进度、补正等因素，同日申请的两项相同或实质相同的外观设计专利，并不一定会同日授权公告。但这是由于国家知识产权局的专利审查工作流程所致，并非专利权人所能控制。故不能以“授权公告日”为标准而剥夺专利权人的选择权。
2. 不利于保护专利权人的合法利益。基于成本考虑，专利权人同日申请两项完全相同的外观专利的可能性极低，大多数情况，是基于专利权人对外观专利保护范围把握不准或对专利申请制度不了解，而同时申请两项或两项以上的近似外观设计。如果专利权人将在后授权的外观专利用于维权或商业运营，此时仅因为该专利“授权日在后”就被宣告无效，则不利于保护专利权人的合法权益，不利于鼓励发明创造。
3.与其他专利审查制度不衔接，专利权人缺乏主动自始放弃一项专利权的实施途径。特别是专利权人意识到该两项外观设计专利不符合《专利法》第九条第一款之规定，在还未进入专利无效程序前，主动申请放弃其中一项专利权时，专利权人仅能依据《专利法》第四十四条第一款第二项，即“专利权人以书面声明放弃其专利权”而终止权利，不能依据《专利法》第九条第一款来放弃（根据审查实践，此时如选择根据第九条第一款放弃专利权，国家知识产权将会视为未提出）。前者产生的法律后果是，该专利权自放弃手续合格通知书发文之日终止，但专利自授权到终止期间仍然是有效专利，后者产生的法律后果是，该专利自始放弃（等同于专利无效）。所以，依据《专利法》第四十四条第一款第二项的放弃，并不能消除同样的发明创造只能授予一项专利权的问题，进而仍可以通过无效程序来宣告已经被放弃的专利权无效。这其实并未达到专利权人欲通过放弃一项专利权而保留另一项专利权的初衷，也是对专利审查资源的浪费。
因此，我们需要在专利无效程序中，赋予专利权人的选择权，由专利权人自主决定保留哪项专利，而非一刀切地认为在后授权的专利绝对无效。
四、对审查指南该部分规定的修改建议
笔者认为，鉴于同一专利权人的两项相同或实质相同的外观设计专利均是专利权人的发明创造成果，从保护专利权人合法利益，鼓励发明创造的原则出发，应当允许专利权人享有一定的选择权，而不应人为地以“授权公告日”是否相同而区别对待。我们可以参照无效程序中针对专利权人不同的两项外观专利重复授权的处理规定来解决专利权人相同的两项外观专利重复授权问题。即：
任何单位或者个人认为属于同一专利权人的两项具有相同申请日(有优先权的，指优先权日) 的外观设计专利权不符合《专利法》第九条第一款规定的，可以分别请求国家知识产权局宣告这两项专利权无效。两项专利权均被提出无效宣告请求且经审查认为构成同样的发明创造的，国家知识产权局应当告知专利权人选择保留其中一项专利权。专利权人书面声明仅保留其中一项专利权的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，应当维持该项专利权有效，宣告另一项专利权无效。专利权人未进行选择的，应当宣告两项专利权无效。
无效宣告请求人仅针对其中一项外观设计专利权提出无效宣告请求，国家知识产权局经审查认为构成同样的外观设计的，应当告知双方当事人。专利权人应当依据《专利法》第九条第一款之规定选择自始放弃其中一项专利权，专利权人选择放弃未被请求宣告无效的专利的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，应当维持被请求宣告无效的专利权有效。专利权人选择放弃被请求宣告无效的专利权的，国家知识产权局可以建议请求人撤回无效宣告请求或宣告被请求宣告无效的专利权无效。
