发布时间: 2021-02-19
作者：夏丽娟
在印度专利申请审查过程中，根据印度专利法案The Patents Act1970-Section8(2)及The Patent Rules2003-Rule 12(3)的规定，审查员可以要求申请人在规定的6个月期限内提交与该印度申请相关的同族外国申请的检索和审查结果，以及授权的权利要求。由于在实践中，经常遇到审查员向申请人提出该要求，本文特从以下3个方面对此程序进行介绍，以利申请人更好地准备及答复审查员的要求。
1. 递交文件时机
2. 递交文件要求
3. 未满足Section 8 (2) Requirement的后果
1、递交时机：
a) 答复审查意见或听证通知时提交
b) 专利申请授权前主动提交
2、递交文件要求：
a) 需根据审查意见中审查员的要求提供相应文件，即，是否提交所有相关外国同族申请的（all countries outside India）文件或者是仅提交主要国家（major countries）的相关文件，需根据审查员的具体要求进行处理。主要国家或地区有美国、欧洲、日本、韩国、中国。
需注意：如某一国家的审查意见对新颖性或专利性有明显的异议，则建议提交该国的相关文件。
b) 提交相关同族文件需同时提交英译文，如无精确英译文，可在EPO、Global Dossier等网站获取，同时Google机器翻译文件审查员也是可以接受的。
3、未满足Section 8 (2) Requirement的后果
a) 如申请人未按照审查员的要求及时递交同族案件的检索和审查结果、授权权利要求及英译文：审查员可能会在后续下发的审查意见或者听证通知中提出异议，此时再递交此文件则需要一并提交一份请求（Petition），以弥补递交的延迟，将产生官费约USD140；同时竞争者可能会在提出专利异议时，针对这一情况提出质疑。如提出异议，情况严重的话，尤其是在未提交对新颖性和专利性具有明显异议的相关国家文件时，可能导致专利被撤销；
b) 如申请人仅提供检索和审查结果、授权权利要求原文，未提交英译文：审查员可能会在后续下发的审查意见或者听证通知中提出异议，并强制要求提供英译文，此时也有可能会被部分审查员要求同时提交一份请求（Petition），以弥补递交的延迟。
在答复审查意见时，未提供同族外国申请的检索和审查结果及授权权利要求，是否一定会下发其他审查意见或听证通知？
根据与隆天合作的相关外方事务所反馈，如果审查员在审查意见中未要求提供同族文件，此时不进行递交，审查员一般来说不会针对此情况提出异议。在实践中，即使审查员未在第一次审查意见中要求提交，也有可能会在后续审查意见或听证通知中再要求提交，但这种概率较小。目前尚未遇到过仅因为申请人未遵守Section 8 (2)而下发的听证通知，且目前在线可轻松获取一些其他同族国家的文件，因不遵守Section 8 (2) 导致申请被驳回的情况通常不会发生。如果审查员在审查意见中要求申请人提供同族文件，而申请人未履行，根据印度专利法相关规定，审查员可以发出后续审查意见或听证通知，要求其提供相关文件，此时审查员有可能同时要求提交一份请求（Petition）以弥补递交的延迟。
未提交非英语同族审查意见、相关同族的英译文，对专利会有什么影响？
不提交英译文对申请本身无不利影响，但后续案件审查中审查员可能将强制要求提供英译文，此时也有可能会被部分审查员要求同时提交一份请求（Petition），以弥补递交的延迟。
友情提示：
由于印度审查员的裁量权较大，且审查尺度也不尽相同，出于对案件审查及授权进程的考虑，如审查员在审查意见中要求提供上述同族申请文件，笔者建议在答复审查意见的同时递交，以避免下发进一步官文、以及产生相关费用。
上述内容为笔者在实际工作经验中总结，仅供申请人或代理机构参考。在实际作业中，请以专利局网站上发布的相关信息及法律法规为准。
