从技术问题角度考虑创造性

作者：金辉 专利代理师

广大代理师们熟知，在审查意见通知书中，审查员通常遵循“三步法”来评价一个发明是否具有创造性。

三步法：

（1）确定最接近的现有技术；

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；

（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

**详见《审查指南》第二部分实质审查-第四章创造性-3发明创造性的审查

“三步法”是审查员在审查过程中的完整的逻辑链的体现，因此，在“三步法”逻辑链中，“破坏”掉任何一个环节，都能斩断这一逻辑链条，使得对创造性的评价难以成立。本文中，笔者以“三步法”中的“发明实际解决的技术问题”为着手点，分享几个实务中如何从技术问题角度考虑创造性的案例，借以抛砖引玉。

在展开本文之前，笔者想简单地介绍下本文所阐述的主要思路，即，在否定审查员在审查过程中认定的“发明实际解决的技术问题”时，需要明确提出说明书中所记载的“发明实际解决的技术问题”，为了便于区分，暂将前者称为“三步法中的技术问题”、将后者称为“说明书中的技术问题”，之所以存在两种技术问题，其原因便是,三步法中,通常基于审查员所找到的最接近的现有文件在“区别技术特征”的基础上确定所要解决的技术问题,该确定的技术问题有可能与说明书中记载相同，也有可能不同，而在不同的情况下则需要“重新确定技术问题”。

作为参考，如下列出审查指南中，关于“（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”所记载的内容：

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

审查过程中，由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的技术问题；在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。

正因为“三步法中的技术问题”是重新确定的，“重新确定”其本身是没有问题的，但会存在诸如“重新确定这一过程是否合审查指南的规定？”“所重新确定的技术问题是否合适（即，是否根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题）？”“所重新确定的技术问题是否是区别特征所能解决的？”等一系列可能影响逻辑链的严密性的问题。那么，在回答这一系列问题的时候，我们的有力依据是什么？

显然，就是“说明书中的技术问题”，笔者将其理解为“发明本质”。不论是作为申请人、发明人还是代理师，理解一个发明就是要抓住发明的本质，一个专利申请其是否真的值得保护要看其发明本质是否真的具有创造性，如果脱离了发明本质，便是主动放弃了保护该专利申请的最有力的武器。在审查意见通知书中，由于“重新确定技术问题”这一现象的存在，大多会存在偏离发明本质来评价创造性的问题，此时拿起“发明本质”这一最有力的武器，便能取得事半功倍的效果。

以下，分享笔者在实务中的三个案例。

案例一——围绕“说明书中的技术问题”进行争辩

简要地给出本发明和对比文件1的代表图以帮助理解两个发明。

审查意见通知书中，审查员通过三步法进行了如下评价：

（1）确定最接近的现有技术：对比文件1；

（2）确定发明的区别特征：存储了具有通信异常信息的通信日志；

确定发明实际解决的技术问题：如何获取通信异常信息；

（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见：判断为显而易见。

那么，我们从审查员重新确定的“三步法中的技术问题”着手，来思考所重新确定的“如何获取通信异常信息”这一技术问题是否正确。

基于本发明的说明书的如下记载：

发明要解决的课题

然而，在现有的构成中，关于利用多个PLC的系统，仅仅是收集各PLC中所存放的异常（错误）的状态来显示错误状态，因此即便是像通信异常那样相互存在关联的错误状态，也不能容易地把握。因此，存在难以容易地确定要去除障碍的部位这样的问题。

本发明为了解决上述那样的问题而提出，其目的在于，提供在对通信系统的动作状态进行收集的信息处理装置中能容易地把握相互存在关联的错误状态的信息处理装置、信息处理装置的控制方法以及控制程序，该通信系统包含管理网络上的通信的主控装置以及能依照主控装置的指示进行通信的至少1个从属装置。

可见，本发明的发明本质是，通过存储了具有通信异常信息的通信日志，能容易地把握相互存在关联的错误状态。因此，在审查意见通知书中所重新确定的“三步法中的技术问题”即“如何获取通信异常信息”是不妥当的，本发明相对于对比文件1的区别技术特殊即“存储了具有通信异常信息的通信日志”所要解决的技术问题是“如何容易地把握相互存在关联的错误状态”，而且经查证，审查员给出的各对比文件中也没有记载该技术问题，亦即，本领域技术人员没有理由从对比文件中得到启示以解决该技术问题进而得到本发明。至此，在“确定发明实际解决的技术问题”这一环节斩断了“三步法”的逻辑链。

本案最终没有针对创造性进行修改并获得授权。

案例二——将“说明书中的技术问题”限定于权利要求中

本发明中，修改前的独立权利要求1可概括如下：

1. 一种基板处理方法，其特征在于，包括：

液膜保持工序，……，抗蚀剂膜在表面具有固化层；

第一加热器加热工序，……；

第二加热器加热工序，……，进行加热。

在本案的驳回决定中，很难继续争辩本发明相对于对比文件1具备创造性。于是，代理师考虑如何对本案进行修改。结合本文所提到的——在“确定发明实际解决的技术问题”这一环节斩断“三步法”的逻辑链——角度进行思考，于是，代理师着眼于本申请的发明本质，即说明书所记载的“本发明的目的是能够良好地去除形成在基板的主面的抗蚀剂膜。该抗蚀剂膜具有固化层和非固化层。除去固化层和非固化层所需的热量是不同的”，在复审请求中对独立权利要求1进行了如下修改：

1. 一种基板处理方法，其特征在于，包括：

液膜保持工序，……，抗蚀剂膜在表面具有固化层，在该表面的内侧具有非固化层；

第一加热器加热工序，……；

第二加热器加热工序，……，以能够除去所述非固化层的温度进行加热。

由此，修改后的权利要求1相对于对比文件1具有区别技术特征“非固化层”，其所解决的技术问题是“在抗蚀剂膜同时具有固化层和非固化层的情况下，如何去除抗蚀剂膜”，而各对比文件中没有记载该技术问题，亦即，本领域技术人员没有理由从对比文件中得到启示以解决该技术问题进而得到本发明。至此，在“确定发明实际解决的技术问题”这一环节斩断了“三步法”的逻辑链。

案例三——基于“说明书中的技术问题”，限定技术领域

简单地将本发明与对比文件1概括如下：

本发明：电子书文档的处理方法

对比文件1：在电子书上打开文本格式电子书的方法

对比文件2：文书处理装置

本发明修改前的独立权利要求1可概括如下：

1. 一种电子书文档的处理方法，其特征在于，所述方法包括：

……

本发明、对比文件1、对比文件2都是涉及电子书文档的处理方法，而且不能否认的是本发明当前的权利要求1所要求保护的范围较大，所以很容易被认为不具有创造性，那此时应该怎么办呢？

代理师仍旧结合本文所提到的——在“确定发明实际解决的技术问题”这一环节斩断“三步法”的逻辑链——角度进行思考，着眼于本申请的发明本质，即说明书所记载的：

目前，电子书文档主要采用HTML(Hypertext Markup Language，超文本标记语言)来编辑，对于采用HTML编辑的电子书文档可以简称为HTML文档。在用户通过移动终端打开电子书以后，移动终端会读取电子书的HTML文档到内存中，对HTML文档翻译后使电子书转换成用户可通过移动终端观看的页面图像。上述翻译的过程主要包括解析步骤、全分页步骤、生成页面对象步骤和生成页面图像步骤等。

对独立权利要求1进行了如下修改：

1. 一种电子书文档的处理方法，用于HTML文档的处理，其特征在于，所述方法包括：

……

由此，修改后的权利要求1相对于对比文件1具有区别技术特征“用于HTML文档的处理”，其所解决的技术问题是“针对用于HTML文档的处理，如何进行电子书文档的处理”，而各对比文件中没有记载该技术问题，亦即，本领域技术人员没有理由从对比文件中得到启示以解决该技术问题进而得到本发明。至此，在“确定发明实际解决的技术问题”这一环节斩断了“三步法”的逻辑链。

总之，在答复审查意见通知书中，可以从斩断“三步法”中的任何一个逻辑环节入手，依托于发明本质，通过合适的争辩、修改等方式，来为目标发明专利的创造性开辟出一片应答空间，在限权和维权之间找到平衡，使发明所要保护的范围不会过大以确保能够顺利通过审查、也不至于过小以确保最大程度保护申请人利益。

以上内容仅仅是笔者在实务过程中的一点点思考，或有不成熟或不妥当之处，还望多多指正和交流。