发布时间: 2021-01-26
作者：张鹏 专利代理师
答复审查意见是专利审查过程中的重要环节，如何能高质量、有效地答复审查意见是每位专利代理师必修的基本功，也是考核专利代理师专业水准的验金石。而在答复审查意见的过程中，撰写意见陈述书是展现答辩思想、说服审查员的关键，因此撰写出高品质、有说服力的意见陈述书是每位专利代理师不断追求的目标。
为此，笔者梳理并研究了这一年处理的针对审查意见的答复过程，借此分享撰写意见陈述书的过程中所遇到的问题和处理方式的部分心得，以期抛砖引玉。
心得一：具体分析、充分说理
有时，客户提供的答辩指示只是简单的给出结论，而没有具体分析如何得出这些结论，也就是说缺少基于具体论据的论证过程。通常在这种情况下，代理师需要充分地与客户进行沟通，启发客户，并引导客户提供有价值的技术信息，以利于答复文件的准备，但是并非所有的沟通都能够达到预期。这个时候，作为专利代理师，虽然要基于答辩指示，但不能照本宣科，而需要细致地研究案件，找到突破口，通过具体分析和充分说理，来说服审查员，或者进一步与客户商讨答辩策略。
案例简述：在第一次审查意见通知书的答辩指示中，客户最终提供的意见是“对比文件1-3均未公开修改后的权利要求1的技术特征‘……’，因此修改后的权利要求1相较于对比文件1-3具备新颖性和创造性”。
显然，客户无法就“创造性”提供足够的论证过程，而只给出了结论性的指示意见。这个时候，就需要代理师把握案件的技术环节，研究和补充必不可少的论证过程。此案例为机械领域的案件，撰写意见陈述可以从机械结构、连接关系、功能作用等方面来着手，为此笔者对此类案件总结了以下新创性的思考方向：
1.本申请争辩的权利要求到底限定了哪些技术特征；
2.上述技术特征能否单独考虑，还是需与其它的某一个或某几个特征整合在一起来考量；
3.结合说明书的相关记载确定这些技术特征具体的作用是什么，能带来什么技术效果；
4. 相比之下，作为最接近现有技术的对比文件1为什么没有公开上述技术特征，明确本申请权利要求1与对比文件1之间的区别技术特征以及本申请所要解决的技术问题；
5. 其它对比文件又公开了什么技术方案，是否能与对比文件1结合，如能，是否能得到本申请的技术方案；如不能，为什么不能；
6. 同时判断区别技术特征是否能够简单地认定为本领域的公知常识/常用手段，在条件允许的情况下，可以查阅教科书之类的公知常识性证据。
最后，得出是否具备新创性的综合性结论。
心得二：理论结合实际
有时，客户提供的答辩指示仅仅是简单照搬《专利审查指南》的相关规定，而没有将这些规定与本案的具体情况进行结合分析，即撰写意见陈述书需要将《专利审查指南》的理论联系本案的实际情况来进行分析。尤其是，撰写意见陈述书时要考虑审查员的接受能力和理解程度，更要关照审查员的情绪，切忌简单粗暴地用法条教导审查员，一般情况下也不建议语气强硬地责问审查员。
案例简述：在审查意见通知书中，审查员指出本申请的权利要求1的技术方案相对于对比文件1和2的结合不具备创造性。申请人提供的答辩意见是：1）不同意审查员基于区别技术特征确定的权利要求1实际要解决的技术问题；2）对比文件1与2之间缺乏结合的启示。然而，针对上述两个意见，申请人除了给出结论以外，只是大段地引用《专利审查指南》中关于“确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”的相关规定，却没有将上述规定与本案的具体情况进行结合。
不论是《专利法》，还是《专利法实施细则》，亦或是《专利审查指南》，其中的相关规定都是我们说理的理论依据，起到提纲挈领的作用，可以适当引用，特别是对于某些法律适用存在偏差的审查意见，但一定要与说理匹配，并把意见陈述的重点放在技术分析和法律适用上，这样才能有理、有力、有据地与审查员就申请文件中的技术问题和法律问题形成良好的沟通和互动。
心得三：跳出“三步法”、另辟蹊径
在进行创造性答复时，除了常规的“三步法”，也可以利用《专利审查指南》第二部分第四章第2.3节关于创造性的相关描述，“发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。例如，发明克服了现有技术中存在的缺点和不足，或者为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案，或者代表某种新的技术发展趋势”，从“设计构思”的角度来论证发明申请与对比文件之间的差异，说不定能取得更好的说服效果。
案例简述：
本申请的附图
审查员认为本申请相对于对比文件1不具有创造性。具体而言：
参见本申请的以上附图，本申请提供一种单向阀组件，其设有一个进气口118和一个泄气嘴126、一个出气口125，要求气体从进气口118进入单向阀组件以后，一方面要防止气体从泄气嘴126排出，另一方面要保证气体从出气口125排出。为此，本申请的权利要求1中限定了一条特定的气体流动路径，从而在仅设置一个进气口118的情况下实现了上述两方面的要求。
对比文件1的附图
再参见对比文件1的以上附图，对比文件1公开了一种微型阀门装置，其设置有两个进气口263、264和一个泄气嘴281、一个出气口29，要求气体从两个进气口263、264进入阀门装置以后，一方面要防止气体从泄气嘴281排出，另一方面要保证气体从出气口29排出。由于对比文件1中有两个进气口263、264，所以，对比文件1中设计的气体流动路径简单得多，其中，经由一个进气口263进入的气体借助于阀门片封闭泄气嘴281，经由另一个进气口264进入的气体从出气口29排出。
审查员认为，本申请的单向阀组件与对比文件1的阀门装置在进气口的数量和进气方式方面虽然有差别，但是本领域技术人员在对比文件1的两个进气口的基础上，很容易想到将两个进气口改为一个进气口，并结合本领域常规技术手段来实现上述两方面的要求，从而得到本申请的权利要求1的技术方案。
在前两次答复审查意见时都是以对比文件1没有公开本申请的权利要求1的某个技术特征为理由来撰写意见陈述书的，结果并没有顺利地说服审查员，审查员坚持认为，这些区别技术特征都是本领域技术人员可以想到的常规技术手段。在第三次答复审查意见时，我们变换了说理角度，以“设计构思”作为切入点，分别对本申请仅设置有“一个进气口”的设计思想以及对比文件1设置有“两个进气口”的设计思想进行了分析，从而得出两者的设计出发点和采用的设计思路完全不同的结论。在这一结论下，本领域技术人员在对比文件1的设计构思下，根本不会无缘无故地产生动机想到本申请的设计构思而得到相应的技术方案。通过换角度说理的方式，此次的答复很顺利地被审查员接受，并且授权。
心得四：逻辑合理、措辞严谨
有时，客户提供的答辩指示会出现逻辑混乱、措辞不严谨、意见陈述啰嗦不简洁、书写格式不规范等问题。例如笔者曾遇到如下问题：
1. 将本申请的技术特征而非权利要求的技术特征与对比文件1进行一一比对；
2. 在答复审查意见时，没有使用《专利法》、《专利法实施细则》或《审查指南》中的法律语言，需要猜测字面含义，导致阅读人员的困惑；
3.对多个明显具有相同或相应技术特征的独立权利要求分别重复地大篇幅进行论述，意见陈述书冗长而缺乏主次；
4. 没有清晰的、系统的分析逻辑，洋洋洒洒写了一大段，给人一种掺杂感、堆砌感，论点、论据、结论不清晰、不明确。
意见陈述书是一种议论文体裁，专利代理师在撰写意见陈述书时，（1） 要论点明确、凝炼；（2）论据要合理、要有依据，理论论据的应用要恰当，事实论据能对论点有充分和有力地支持，与论点要统一；（3）论证过程是论点与论据之间的逻辑关系的纽带，应围绕论点进行逻辑自洽的说理。
为了使意见陈述书的结构清晰、层次分明，可以采用如下的方式撰写：
1.采用大小标题的形式，而且标题的表述最好采用《审查指南》或《专利法》中审查员熟悉的专业术语，如大标题：“一、本申请修改后的权利要求1具备创造性”，小标题：“1）对比文件1没有公开本申请修改后的权利要求1中的技术特征‘……’”，2）本领域技术人员在对比文件1的基础上不会想到去结合对比文件2”等等；
2.以法理为钢，在这个框架下，尽量从说明书或说明书附图找依据，进行有理有据的充分说理；
3. 论证要逻辑合理，主次分明，突出重点，避免罗嗦，因此要布局合理，格式规范。
总之，意见陈述书是专利代理师与审查员沟通的桥梁，是你中有我、我中有你的互动载体，一份有说服力的意见陈述不仅能加快审查的程序，还能改变审查员对所审查案件的预判，为申请人争取更大的权益，值得每位代理师花费更多的时间和精力去学习和研究。
