发布时间: 2020-12-15
作者：司丽琦 专利代理师
在化学领域中，涉及组合物发明的权利要求撰写时，主要有开放式和封闭式两种表达方式。一般开放式权利要求的措辞主要包括：“含有”、“包含”、“包括”等方式，其含义表示在该组合物中还可能除了权利要求中所列组分，还可能含有其它组分；封闭式权利要求通常采用“由……组成”、“组成为”、“余量为”等方式限定，意指该权利要求中的组成仅由所列组分组成，无其它组分，或仅含有通常意义上的杂质含量。
在实务中，为了尽可能地要求到较大的保护范围，申请人通常选择采用“开放式”形式撰写组合物权利要求。然而，在审查过程中，一味地寻求“开放式”表达方式往往会给申请文件带来新颖性、创造性或不支持等问题，此外，组合物发明还会经常涉及到“开放式”与“封闭式”权利要求相互转换以及这种转换式修改是否超范围等问题。下文将对上述问题进行简要探讨。
一、“开放式”一定能够修改为“封闭式”吗？
在撰写阶段，申请人为了获得较大的保护范围，往往将组合物发明的权利要求撰写为开放式。然而，实际审查中，为了区别于对比文件，克服实质性缺陷，常见的修改方式是将这种开放式权利要求修改为封闭式权利要求。此时，一般申请人会在意见陈述中指出，权利要求中“包含A+B”的技术特征实际涵盖了“由A+B组成”的技术特征，因此，将开放式权利要求修改为封闭式权利要求实际是删除了部分技术方案，缩小了保护范围，也即这种修改方式不会导致超范围。
那么，开放式权利要求修改为封闭式权利要求是否等同于部分技术方案的删除呢？
根据《专利审查指南2010》第二部分第十章第4.2.1页的规定，“使用开放式或者封闭式表达方式时，必须要得到说明书的支持”。例如，权利要求的组合物A+B+C，如果说明书中实际上没有描述除此之外的组分，则不能使用开放式权利要求。
从上述可以看出，如果申请人在审查过程中，希望将权利要求修改为“封闭式”表达以区分于最接近现有技术的方案，那么这种修改必须依靠说明书的记载来支持，而不能简单的将这种修改等同于部分技术方案的删除。原因主要在于：在组合物发明的新颖性判断时，开放式表达“包括A+B”相当于上位概念，封闭式表达“由A+B组成”相当于下位概念。“由A+B组成”的技术方案是可以破坏“包括A+B”的新颖性，而“包括A+B”的技术方案则不能破坏“由A+B组成”的新颖性。也即，不同于“数值范围与端点”的审查，在“数值范围”中，其中的端点数值已是具体公开，但开放式表达“包括A+B”则更应看作一个整体，而不是包含了封闭式技术方案和其它方案组合后的多个并列技术方案。
可见，对于组合物发明而言，将开放式权利要求修改为封闭式权利要求，需要有说明书支持，而不能将其机械的看作因是缩小保护范围而应被支持的修改。
二、可以将“开放式”修改为“封闭式”的几种情形
上文提到，并不是所有的“开放式”权利要求均能修改为“封闭式”的表达方式，需要得到说明书的支持。实践中，可以将其分成以下几类情形，包括：
1）原始申请文件已经明确记载了封闭式的技术方案；
2）原始申请文件没有明确记载修改后的封闭式技术方案，但全部实施例均实施了“由A+B组成”的技术方案；
3）原始申请文件没有明确记载修改后的封闭式技术方案，但全部或部分实施例实施了由a+b（a、b为A、B的下位概念）组成的技术方案。
在审查过程中，只要说明书符合上述三种情形的至少一种，即可有将“开放式”权利要求修改为“封闭式”权利要求的依据。
需要说明的是，在实践中，有观点认为，申请人只能将权利要求修改为实施例记载的“由A+B具体含量组成的组合物”，或者是“由a+b组成”的组合物，才能满足说明书支持的要求。然而，笔者认为，这是对《专利法》第33条的机械性理解。
以情形3）为例，申请人在撰写申请文件实施例时，如果想公开“由A+B组成”的技术方案，必然是要以最下位的具体物质a+b和具体含量进行说明。虽然在修改过程中，单单依据该实施例并不能直接地确定出“由A+B组成”的全部技术方案，但可以看出，该方案中部分内容已由申请人实施完成，本领域技术人员已能从公开的内容中获得根据，并不会对其它申请人造成不公平的后果。因此，从《专利法》第33条的立法宗旨考虑，应该允许申请人根据实施例已公开的具体组成或含量，将“包括A+B”修改为“由A+B组成”。
综合上述分析，可以看出，在组合物发明申请撰写过程中，“开放式”还是“封闭式”的表达方式，需要视实际情况而定。例如：如果说明书实施例中全部是封闭式的技术方案，则即使概括为“开放式”权利要求，也很难得到支持，相反可能因此延长了审查周期；如果说明书具体实施例中实施了“A+B+其它组分”的组合，且具有较有益的效果，有时在从属权利要求中将其概括为封闭式权利要求反而更有利。
总之，对于组合物发明而言，权利要求到底写成开放式还是封闭式，还是要结合申请人提供的交底书中具体的技术方案来选择，而非一味地选择“开放式”形式来追求更大的保护范围。
