浅谈方法权利要求中的步骤顺序

作者：王宇航 专利代理师

一般而言，在发明专利中，权利要求可分为产品权利要求和方法权利要求两种类型，其中方法权利要求中可以包括时间过程要素，即，方法权利要求除了可以包括实施方法的各具体步骤以外，还可能包括各个步骤之间既定的顺序关系。

在专利实践中，方法权利要求中各步骤之间的顺序关系对于专利保护范围的确定、甚至专利权的确权和维权都至关重要。

例如，在针对申请号为201110436583.9、发明名称为“制造风力机转子叶片的方法”的发明专利申请的第110361号复审决定中，专利复审委员会仅依据该申请独立权利要求1中所要求保护的方法的各步骤顺序与对比文件1中的相应步骤的先后顺序不同，就认定了两者的技术方案不同，撤销了国家知识产权局先前对该申请的驳回决定。

又如，在针对申请号为201210226398.1、发明名称为“通过洗铝工艺生产OVD二维码烫印箔的方法”的发明专利申请的第78849号复审决定中，专利复审委员会明确给出了以下决定要点：“在评价权利要求的技术方案是否具备创造性时，应当将技术方案作为一个整体看待。对于方法权利要求，要考虑步骤之间的顺序对于权利要求创造性的影响，如果权利要求的技术方案和现有技术的技术方案的步骤顺序不同，且没有证据表明步骤顺序的调整属于本领域的公知常识，则该权利要求具备创造性”，并以此为基础，撤销了国家知识产权局先前对所涉申请的驳回决定。

然而，在众多方法权利要求中，常常存在并不明确限定各步骤之间先后顺序的情况，例如，方法权利要求写成如下形式：

“1. 一种……的方法，其包括以下步骤：A；B；以及 C。”

在此类方法权利要求中，没有明确表明步骤顺序先后的“首先”、“其次”、“接着”、“然后”、“依次”等表述，而仅仅是不同步骤的简单罗列。不仅如此，更有一些方法权利要求，其各步骤之间的技术内容也没有明确的承接关系，仅从权利要求的字面意义上根本无法清楚地确定该方法权利要求中各步骤之间的关系，就更不用说先后顺序了。

那么，对于这样的未明确限定步骤顺序的方法权利要求，如果不是申请人基于本身的技术方案有意为之，申请人首先要考虑这样的方法权利要求是否清楚。在相关申请的实质审查过程中，有时会收到由于缺乏必要的顺序描述而被认定方法权利要求不清楚的审查意见，届时申请人可以基于说明书的记载进行适时的答辩，必要时进行修改。但是，如果这类方法权利要求被授予了专利权，那目前的专利实践中是如何确定其保护范围的呢？

下面以“OBE-工厂•翁玛赫特与鲍姆盖特纳有限公司与浙江康华眼镜有限公司侵犯发明专利权纠纷案”为例，阐述最高人民法院针对此问题所持有的观点。

涉案专利号：96191123.9

涉案专利名称：弹簧铰链的制造方法

涉案专利的权利要求1：

一种制造弹簧铰链的方法，该铰链由至少一个外壳、一个铰接件和一个弹簧件构成，其特征是，该方法包括下述步骤：提供一用于形成铰接件的金属带；切割出大致与铰接件外形一致的区域；通过冲压形成一圆形部分以形成铰接件的凸肩；冲出铰接件的铰接孔。

案件主要过程：OBE公司在获得了涉案专利的专利权之后，起诉康华公司侵犯其专利权，一审判决构成侵权，原告胜诉（期间被告针对涉案专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，专利复审委员会维持涉案专利权有效）。二审认定被告不侵权，撤销一审判决。2009年8月最高人民法院再审维持二审判决。

案件焦点之一：权利要求1中的各个步骤是否应当按照记载的顺序依次实施。

针对此焦点问题，最高人民法院在针对本案的民事裁定书中指出：“对于存在步骤顺序的方法发明，步骤本身以及步骤之间的顺序均应对专利权的保护范围起到限定作用。由于现行法律没有对是否应当在方法权利要求中限定各步骤的实施顺序进行规定，在权利要求没有对各步骤的实施顺序进行限定时，国务院专利行政部门在专利授权、确权程序中一般即根据各步骤在权利要求中记载的顺序对权利要求进行审查，而不会将权利要求的保护范围解释为能够以任意顺序实施各步骤。因此，在侵权诉讼中，不应以权利要求没有对步骤顺序进行限定为由，不考虑步骤顺序对权利要求的限定作用，而是应当结合说明书和附图、审查档案、权利要求记载的整体技术方案以及各个步骤之间的逻辑关系，从本领域普通技术人员的角度出发确定各步骤是否应当按照特定的顺序实施。……申请再审人有关‘权利要求1仅仅是对专利方法的步骤进行描述，没有对步骤的顺序进行限定……权利要求1的保护范围包括所述步骤的各种顺序的组合’的申请再审理由缺乏事实依据和法律依据，本院不予支持。”

在此基础上，最高人民法院在本裁定书的“裁判摘要”中进一步强调了“在方法专利的权利要求没有明确限定步骤顺序时，应当结合说明书和附图、审查档案、权利要求记载的整体技术方案以及各个步骤之间的逻辑关系，确定各步骤是否应当按照特定的顺序实施”。

并且，最高人民法院在2016年4月1日起实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的第十一条中，明确规定：方法权利要求未明确记载技术步骤的先后顺序，但本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后直接、明确地认为该技术步骤应当按照特定顺序实施的，人民法院应当认定该步骤顺序对于专利权的保护范围具有限定作用。

至此，最高人民法院的态度已经相当明确，在确定保护范围时，方法权利要求中的步骤顺序，即使在权利要求的文字上没有明确的限定，实质上仍然是根据专利所公开的实际技术方案确定的。这也符合专利实践中一贯的原则：合理界定权利要求的范围，使其既不会过宽也不会过窄，以便在专利权人与社会公众的利益之间寻求最佳的平衡。

对于专利申请人而言，鉴于方法权利要求对于技术方案本身的依赖，可考虑在说明书中尽可能多地列举涵盖不同步骤顺序的方案。而在撰写方法权利要求时，要根据说明书记载的技术方案进行合理概括，多层次、多角度地撰写权利要求，以规避在后续的确权、维权过程中在确定权利要求的保护范围时可能面临的争议，同时尽可能保留较大的解释空间，避免不必要的权利要求保护范围的缩小。