发布时间: 2020-09-18
作者：马长玉 专利代理师
笔者在2019年1月29日的微信文章中，简单介绍了日本的专利审查制度、审查意见通知书的各种类型以及答复中的部分注意点。在本次以及后续的讨论中，将陆续列举日本审查通知书中常见、特有的问题及其对应方案，供从事日本代理业务的代理师参考。
1. 日本审查意见通知书中的方法权利要求不存在“执行主体”的问题
在日本，作为方法权利要求，其主题或者步骤需要具有相应的执行主体。例如，
例1：“一种用于无线通信装置的无线通信方法”，
其中，发明主题为“无线通信方法”，执行主体为“无线通信装置”，存在执行主体。
例2：“一种无线通信方法，包含：步骤A，生成通信数据；以及步骤B，将所述通信数据发送给终端”，
其中，审查员可能指出通信方法或者步骤A步骤B缺乏执行主体。
需要注意的是，在实务中，即使权利要求的方法或者步骤不存在执行主体，审查员也不是一定会指出该问题，因此，我们仅针对审查员指出该问题的情况进行讨论。
该问题在审查意见中可能以日本专利法第36条第6项第2号或者第29条第1项的方式出现。
（1）以不符合专利法第36条第6项第2号的方式出现
例如，审查意见通知书中引用以下法条内容，
“（清楚性）本申请不符合专利法第36条第6项第2号的规定”，
在审查意见中，例如，出现以下类似评述，
“权利要求XXX中，记载了包含多个步骤的方法，但是，执行各个步骤的执行主体不明……”。
（2）以不符合专利法第29条第1项的方式出现
例如，审查意见通知书中引用以下法条内容，
“（发明符合性）本申请的权利要求所记载的内容不符合专利法第29条第1项的规定”，
在审查意见中，例如，出现以下类似评述，
“权利要求XXX所记载的“方法”可解释为操作人通过计算机的操作步骤（人为决定），不是利用自然法则的技术思想，不符合发明……”。
（3）解决方案
其实，无论是上述（1）还是（2）的情况，审查员指出该问题的意图都在于建议申请人添加相应的执行主体。
作为最简单有效的对应方式，例如，原权利要求为“一种无线通信方法，包含：步骤A……；步骤B……”，可以将其修改为“一种无线通信方法，用于无线通信装置，包含：步骤A……；步骤B……”就能够克服该问题。
有时，方法权利要求存在对应的装置权利要求，并且，方法的每个步骤都与装置的各个模块相对应。例如，方法权利要求为“一种无线通信方法，包含：步骤A……；步骤B……”，与之对应，装置权利要求为“一种无线通信装置，包含：模块A1，用于执行步骤A……；模块B1，用于执行步骤B……”，这种情况下，可以将每个步骤的模块作为执行主体添加到方法的各个步骤中，即，将方法权利要求修改为“一种无线通信方法，包含：步骤A，通过模块A1执行……；步骤B，通过模块B1执行……”。需要注意的是，虽然审查员接受这种修改方式，但是，这种修改方式会缩小方法权利要求的保护范围，使其与装置权利要求几乎相同。
笔者通过实践得出以下结论：即使是方法步骤与装置模块相对应的写法，审查员同样也接受较为简单的修改方式。例如，方法权利要求为“一种无线通信方法，包含：步骤A……；步骤B……”，与之对应，装置权利要求为“一种无线通信装置，包含：模块A1，用于执行步骤A……；模块B1，用于执行步骤B……”。可以修改为“一种无线通信方法，用于无线通信装置，包含：步骤A……；步骤B……”，无需与方法步骤对应地添加各个模块，从而可以避免过度缩小方法权利要求的范围。
因此，在日本审查意见中遇到方法权利要求或者步骤没有执行主体的问题时，笔者推荐上述简单的修改方式。
2. 日本审查意见通知书中的常见的不清楚问题
很多代理师在处理日本审查意见时都有同感，即，日本审查意见中更容易出现不清楚问题。例如，同一份PCT申请，在欧洲、美国、中国都没有出现不清楚的问题，而在日本审查中会出现多个不清楚问题。
笔者认为，相对于其他国家的审查标准而言，日本在专利审查过程中，除了新颖性、创造性以外，特别注重专利的表述以及用词的清楚，这也是需要代理师特别注意的。
本次讨论中，先列举几种常见的用词不清楚问题的类型以及对应方案。
2. 1 单纯的用词产生歧义
例如，“获取对拍摄对象物进行拍摄的拍摄时间”，这里，光从该技术特征无法判断“拍摄时间”是拍摄时长还是拍摄时刻。在日本的专利审查中，即使说明书中能够明确“拍摄时间”是拍摄时长还是拍摄时刻，审查员也可能指出权利要求中无法明确该用语的具体含义，从而形成不清楚问题。针对这种问题，将权利要求中的用语进行明确修改通常就能够克服不清楚问题。
2. 2 用词的直译导致的不清楚
日语中虽然很多汉字与中文汉字的含义基本对应，但在专利的技术用语中，过度直译有时会导致日语出现不清楚问题，这是很常见的问题，也是需要代理师特别注意的。
例1
例如，中文原文 “对所述不同收发链的不同波束进行统一编号”的技术特征。参照说明书，就是将多个波束一起进行编号的含义，该技术特征在中国阶段未出现不清楚问题。
翻译人员在中译日的翻译中，采用了日语的“統一”一词。
日本审查员在审查意见中指出：日语中“統一”一词是将多个融合为一个、统合一体进行支配的含义，作为日语无法明确该“統一”一词想要限定什么内容。笔者认为，中文“统一”一词相比日语中的“統一”而言，其含义较为广泛，日语中“統一”不适用于该场景。
该案通过将“統一”修改为“分别”克服了不清楚问题。
例2
例如，中文原文“获取行李的前景图”的技术特征。参照说明书，该“前景图”就是正面图、主视图的含义。该技术特征在中国阶段未出现不清楚问题。
翻译人员在中译日的翻译中，采用直译词“前景図”一词。
日本审查员在审查意见中指出：无法明确“前景図”是什么样的图像。笔者认为，其实日本审查员明白此处的“前景図”想要表示的含义，但“前景図”一词作为日语的技术用语是不合适的。当然，在中文的表述中，“前景图”也不是十分准确的用词，而中国审查中，对表述的准确性要求相对于日本并不是很严格，因此，造成中日审查的差异。
该案通过将“前景図”修改为“正面图”克服了不清楚问题
例3
例如，中文原文“将所述四维时空模型与本端的第一时空模型、第二时空模型进行融合”的技术特征。参照说明书，“本端”就是本地的含义。该技术特征在中国阶段未出现不清楚问题。
翻译人员在中译日的翻译中，采用直接直译，翻译为“本端”。
日本审查员在审查意见中指出：无法理解“本端”的含义。笔者认为，在日语中并不存在“本端”一词，过分直译导致不清楚。
该案通过将“本端”修改为“ローカル”（对应中文的“本地”以及英文的“local”）克服了不清楚问题。
例4
例如，中文原文“将部件A的频率与部件B的频率对齐”的技术特征。需要注意的是，在该例中，即使作为中文，“对齐”一词的含义也不十分清楚，根据说明书可知是将部件A的频率与部件B的频率保持一致，即，设置为相同。该技术特征在中国阶段未出现不清楚问题。
在中译日的翻译中，翻译人员采用日语“整列”一词。
审查员在1OA中指出：无法理解“整列”一词与部件A部件B之间频率的技术含义，由此也无法评价新创性。笔者在1OA的答复中，曾尝试将“整列”一词解释为保持一致、设置为一致的含义，但审查员认为“整列”只是排列对齐的含义，不能解释为保持一致的含义，同时做出了驳回决定。复审中，笔者将“整列”修改为“アライン”（日语片假名，即，日语中的英文外来词，对应英文的“Align”），并解释该词对应映射英文“Align”，Align可解释为保持一致的含义，复审委接受了这种解释。
上述例4是笔者在实务中碰到的棘手的案子，从该案中可以总结以下经验：
（1）首先应该注意的是，在日本的第一次审查意见中，如果审查员认为由于用语的含义不清楚导致无法评价新创性，此时，应该充分从技术上理解造成不清楚的问题用语的含义，必要时修改为合适的用语，防止审查员在1OA的答辩之后由于不清楚问题给出驳回。我们曾在上一篇文章中说明过日本OA答复次数较少的情况，因此，在日本的专利审查中，即使没有涉及新创性，在两次不清楚的情况下日本审查员也有充分的理由做出驳回，此时，由于不清楚问题被驳回可能导致申请人对代理师的能力不满。
（2）当日语汉字词汇难以解释清楚时，可以尝试修改为片假名，从片假名映射英文含义的方式进行解释。英文的含义通常较为广泛，更容易进行解释。
笔者认为，针对这些直译导致的不清楚问题，其实最好的解决办法还是在撰写或者翻译时充分理解技术含义，选择合适的用语，例如，例4中，如果当初撰写或者翻译时就清楚的限定为将部件A与部件B的频率保持一致，则不会导致该案进入复审，能够在一定程度上节省成本。当然，除了应该在撰写、翻译阶段杜绝此类问题以外，作为涉外专利代理师，针对OA中的用语不清楚问题，也应该具有足够的应对能力。
2. 3 用语习惯
中文中经常使用的“某某部件配置为……”的用法，作为日语，可以直译为“……するように配置される”（对应中文的“配置为……”）。
但是，笔者曾收到过审查员针对上书写法的以下评述：文中存在“处理器配置为……”的内容，但无法确定在计算机内如何“配置”才能满足上述内容，因此是不明确的。
即，审查员认定“……するように配置される”（对应中文的“配置为……”）的写法用于计算机的处理器是不清楚的。
针对该问题，将“……するように配置される”（对应中文的“配置为……”）修改为“……するように構成される”（对应中文的“构成为……”）解决了不清楚问题。
笔者根据实务中的经验认为，与“……するように配置される”的直译相比，“……するように構成される”的日语表述更为合适。
3. 日本审查意见通知书中的可授权项
最后，我们了解一下日本审查意见通知书中的可授权项的注意点。
同样，基于日本OA答复次数较少，代理师需要注意的是，申请人针对专利申请的侧重点是优先授权还是优先保护范围。
与中国审查实务相比，在日本OA1中出现可授权项的情况下，如果申请人不接受可授权项且不修改而直接争辩，日本审查员不同意该争辩意见时，有可能下一次给出通知书（不做出驳回），也有可能下一次做出驳回，给出通知书的可能性小于中国的相同情况。因此，如果申请人优先授权，则可以接受可授权项；如果优先保护范围，则可以不修改进行争辩，但需要说明此时的被驳回风险。
同样，日本OA2中出现可授权项的情况下，如果申请人不接受可授权项且不修改直接争辩，日本审查员不接受争辩意见时，下一次给出通知书（不做出驳回）的可能性则很小。此时，代理师可以充分考虑上述情况，根据申请人的意向给出合理的方案并说明存在较大的驳回风险。
另外，如果实审阶段申请人没有接受可授权项而被驳回，在复审的前置审查中接收此前的可授权项，通常在前置审查中可以得到授权，但也存在例外。例如，笔者曾在前置审查中收到前置审查员的给出以下结论：由于检索到新的对比文件而认定此前实审阶段的可授权项不再是可授权项，即，此前的可授权项已经不具有创造性。这种情况会导致进入复审委员会进行复审，使得审查周期会变长，审查结果也会基于复审委员会的审查做出。这种情况比较少见，但需要代理师知晓这种风险。
本次说明了日本实审中 “方法无执行主体”、用语不清楚、以及可授权项的处理方式等问题。此后还将陆续讲解日本实务中代理师所关心的问题，也欢迎从事日本专利业务的代理师来此交流。
