发布时间: 2020-09-02
作者：宋晓宝 合伙人、日韩代理部副经理、资深专利代理师
在专利实务中，核实优先权是一个非常重要的环节，无论在授权阶段、确权阶段还是侵权阶段，通过核实优先权，往往能够得到事半功倍的效果。
对外国优先权，我国《专利法》第二十九条第一款有如下规定：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。
对本国优先权，我国《专利法》第二十九条第二款有如下规定：申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。
本申请涉及一种装置，并且存在一件作为其优先权基础的在先申请，其优先权日为2014年8月29日，本申请的权利要求1具有A特征和B特征。
审查员引用了对比文件1，并指出，对比文件1的申请日为2014年10月23日，优先权日为2013年10月23日，均早于本申请的优先权日2014年8月29日。而对比文件1的公开日为2016年5月18日，也就是说在本申请的优先权日之后，对比文件1公开了本申请的权利要求1的技术方案，因此，对比文件1构成本申请权利要求1的“抵触申请”，本申请的权利要求1相对于对比文件1不具有新颖性。
至此，如果审查员的认定属实，则需要对本申请的权利要求进行修改。
但是，经对对比文件1进行核实，对比文件1具有多个优先权，存在两件作为优先权基础的在先申请，在先申请1的申请日为2013年10月23日，而在先申请2的申请日为2014年8月29日，具体如下表所示。
从上表可知，在先申请2的申请日与本申请的优先权日相同，都为2014年8月29日，在先申请2公开的内容并不能作为用于评价本申请的参照物，也就是说，对比文件1不能作为抵触申请来否定本申请的权利要求1的新颖性。
另一方面，对比文件1将在先申请1的申请日2013年10月23日作为优先权日，在先申请1仅公开了特征A，而本申请权利要求1的特征是特征A和特征B，因此就公开的内容看也无法否定本申请权利要求1的新颖性。
2018年十大专利复审无效案件“电动独轮车”案中，涉案专利的申请日为2011年4月1日，其要求了申请日为2010年9月6日的中国在先申请的优先权。
无效程序中请求人提交的一份用于评价本专利创造性的证据，其公开日为2011年3月5日，介于本专利的本国优先权日和申请日之间。另外，请求人又提交一份美国专利申请，该美国申请的申请日为2011年9月15日，其中包含的两件美国临时申请的申请日分别为2010年3月9日和2010年3月18日。
请求人主张，美国专利申请的内容与本专利完全对应，两者属于相同主题的发明创造，美国专利申请包含的两件美国临时申请的申请日均早于作为涉案专利本国优先权基础的中国在先申请的申请日，由此可知中国在先申请不是相同主题的首次申请，本专利不能享有本国优先权。
专利权人辩称，对于本国优先权，作为优先权基础的中国在先申请应该是在中国范围内的第一次申请，而非请求人主张的世界范围内的第一次申请。作为本专利优先权基础的中国在先申请是相同主题在中国范围内的第一次申请，因此本专利符合本国优先权规定，其本国优先权成立。
原专利复审委员会对《专利法》第二十九条关于本国优先权规定中的“在中国第一次提出专利申请”的含义给出了明确解释，认为作为本国优先权基础的中国在先申请应当是世界范围内的首次申请，并且经对涉案专利权利要求1-9逐一进行优先权核实，认定权利要求2和9可以享有本国优先权，其余权利要求均不能享有本国优先权。最终，涉案专利被部分无效。
在SEB公司诉华腾公司侵害发明专利权纠纷一案【（2017）粤73民初1212号）】中，被告华腾公司作为现有技术抗辩，向法院提交了如下证据（对比专利）：1.专利号为ZL200580018875.3、名称为“自动涂覆油脂的煎炸锅”的发明专利说明书。该专利申请日为2005年6月8日，授权公告日为2009年9月9日，优先权日2004年6月8日，国际公布日2006年1月5日，专利权人为塞伯股份有限公司（也即SEB公司）。
法院认为，涉案专利申请日为2007年2月1日，优先权日为2006年2月1日，故应当依照《中华人民共和国专利法》（2000年修正）界定现有技术。上述对比专利的优先权日2004年6月8日，早于涉案专利的优先权日2006年2月1日，但是其授权公告日为2009年9月9日，晚于涉案专利优先权日，故华腾公司依据该对比专利所主张的不侵权抗辩从性质而言不属于现有技术抗辩。进而，基于《中华人民共和国专利法》（2000年修正），华腾公司依据对比专利所主张的不侵权抗辩也不构成抵触申请。故华腾公司的现有技术抗辩不成立，法院不予支持。
综上，笔者认为，无论在哪个阶段，核实优先权是在专利代理实务中的一项重要内容之一，是进行技术内容对比的前提环节，通过核实优先权，往往能够事半功倍，出奇制胜。
