发布时间: 2020-07-20
作者：吴小瑛 合伙人、英德生化部经理、资深专利代理师
自从张峰团队成功将CRISPR-Cas9技术应用于真核细胞后，伯克利大学与布罗德研究所（Board Institute, 张峰团队发明的第一申请人）的专利之争就连绵不绝。在美国，已启动Interference proceedings确定专利归属。在欧洲，张峰团队的发明在异议程序中屡受挑战。
今年年初，涉及靶向真核细胞中靶序列的CRISPR-Cas系统——保护CRISPR技术的核心专利之一的欧洲专利EP2771468被欧洲专利局（EPO）异议部门（OD）宣布撤销后又被上诉委员会（BOA）维持，虽然BOA的正式决定还没有签发，但BOA在口审记录中已表达其意见。EP2771468的结果很可能会影响布罗德研究所的若干其它CRISPR相关欧洲专利，从而撼动了布罗德研究所在欧洲CRISPR领域的优势地位。
EP2771468是PCT申请（PCT/US2013/074819，申请日：2013年12月12日，申请人：布罗德研究所有限公司、麻省理工学院、哈佛大学校长及研究员协会）进入欧洲后获得授权的欧洲专利。该PCT申请要求了如下12个优先权，都是美国临时申请：
其中，P1（61/736527P，申请日为2012年12月12日）和P2（61/748427P，申请日为2013年1月2日）的申请人都包含洛克菲勒大学。
在专利保护中，优先权日至关重要，其是判断是否构成现有技术的时间节点。基于此评价要求保护的技术方案的“新颖性”和“创造性”，如果优先权日丧失，其直接后果就是区分现有技术的“分水岭”时间点将会延后，之前不能作为现有技术的文献将摇身变成具有杀伤力的现有技术。
欧洲专利EP2771468是在认可这两个最早的优先权的基础上而获得授权的，而在P1申请日和P3申请日之间存在着大量破坏新颖性的公开文献。
根据欧洲专利实践，申请人身份的审查规则为“所有申请人”方式，即所有优先权申请人或其继承人是在后申请的所有申请人或者被包含在在后申请的所有申请人之中。否则，需要提交优先权转让证明，该“优先权转让”应当是在在后申请提交日之前已完成签署，虽然证明文件可以以后提交（见Guidelines for examination, A-III, 6.1，6.9-6.10和F-IV, 1.3）。
异议方理由：EP2771468的申请人不包含洛克菲勒大学，如果要求P1和P2的优先权，需要提交洛克菲勒大学签署的转让协议。但，本专利没有提交相关证明文件。据此，异议方认为优先权P1和P2的主张不能成立。
专利权人的抗辩：《欧洲专利公约》第87条对优先权申请做了规定：
EPC Article 87(1)
Any person who has duly filed, in or for
(a) any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or
(b) any Member of the World Trade Organization,
an application for a patent, a utility model or a utility certificate, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.
专利权人的三点抗辩理由：
1. EPO是否有权利评价优先权资格的合法性；
2. 首次申请中存在多个申请人时，EPC第87条中的“any person”的解释是否正确；
3. EPC第87条中的“any person who has duly filed”的涵义以及优先权申请递交国家法律的适用性。专利权人的第3点理由主要体现在，欧洲专利EP2771468的12个优先权申请都是在美国提交的临时申请，美国申请的申请人是发明人，而发明人是依据专利申请的权利要求而确定的，在后申请的权利要求如果跟优先权申请的权利要求不同，例如删除了优先权申请的一些权利要求，则优先权申请中的一些发明人就可能不会出现在在后申请的发明人中，因此，造成两个申请的发明人（或申请人）不同。美国专利法规定，只要有相同的发明人就具有享有优先权申请的资格（35 U.S.C.§119(e)）。
EPO和BOA的决定：EPO的OD部门在决定中针对专利权人的三个抗辩理由给出了意见，总结如下：1. 优先权资格的合法性关乎能否享受优先权，从而关乎现有技术的认定以及申请的可专利性或专利的有效性，EPO必须为申请人和公众提供专利申请或专利有关要求优先权的法律规则的法律确定性和可预测性；2. 当首次申请中有多个申请人为共同申请人时，优先权作为共有权利由所有申请人所共有；3.按照美国规定评价优先权资格将使问题复杂化，不符合“巴黎公约”设立优先权制度以提供便宜性的初衷，EPO应避免考虑国家法律所要求的发明人对发明所做出的具体贡献。
根据惯例，EPO必须评估申请人的身份以及优先权转移的有效性。OD部门的结论是，EP2771468中 P1和P2的优先权要求不能成立，由此导致新的现有技术出现而致使整个专利没有新颖性而被撤销。
2020年1月16日，BOA公布了上诉程序中的口审记录，并在口审记录中驳回了专利权人的上诉请求。并且，BOA认为其有能力审理专利权人提及的三个问题，无需提请上诉扩大委员会（Enlarged Board of Appeal）来审理，意味着该决定将是异议程序的最终决定。
中国的《专利审查指南》规定，要求优先权的在后申请的申请人与在先申请文件副本中记载的申请人应当一致，或者是在先申请文件副本中记载的申请人之一。申请人完全不一致，且在先申请的申请人将优先权转让给在后申请的申请人的，应当在提出在后申请之日起三个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件（第一部分第一章，6.2.1.4）。
中国在后申请不需要提交转让证明的情况是：1）在后申请的申请人与在先申请的申请人一致；或 2）在后申请人被包含在在先申请的申请人之内。
第2）种情况跟欧洲规定正好相反。中国要求在后申请人被包含在在先申请人之内，而欧洲则要求在先申请人被包含在在后申请人之内。针对EP2771468的P1和P2情形，在中国是有可能不需要提交转让证明的。还有一个区别是，中国不要求转让协议的签署日要早于在后申请的提交日。
EP2771468专利权人的惨痛教训给予我们警醒，对于国人向海外提交的申请，为了安全起见，在后申请的申请人最好与在先申请一致。如果不一致，也最好在在后申请递交之前签署转让协议。
