发布时间: 2020-07-14
作者：于宝庆 合伙人、国内化学部经理、资深专利代理师
近年来，随着我国的专利申请量的增加以及专利局对申请质量要求的提高，产生大量的非正常申请。例如，2019年因为非正常申请而由申请人主动撤回的案件数量可能超过20万件。
非正常申请源于非正常申请专利的行为，而非正常申请专利的行为则源自依据专利局第75号局令修改的《关于规范专利申请行为的若干规定》，其原则是提交或者代理提交专利申请的，应当遵照法律、法规和规章的有关规定，恪守诚实信用原则，不得从事非正常申请专利的行为，以规范申请专利的行为，维护正常的专利工作秩序。
更具体地，非正常申请专利的行为是指：
(一)同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请；
(二)同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请；
(三)同一单位或者个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请；
(四)同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请；
(五)同一单位或者个人提交多件利用计算机技术等随机生成产品形状、图案或者色彩的专利申请；
(六)帮助他人提交或者专利代理机构代理提交本条第一项至第五项所述类型的专利申请。
产生非正常申请的主要原因包括：高新技术企业/园区的考核指标；企业/省市业绩的考核指标；政府补贴的标的；专利投资/运营机构的大量、批量申请等。例如，申请专利就给补助，补助超过申请费用，导致申请之后就再无后继动作；授权就给补助，导致大量无实质技术改进的实用新型申请。可见，国家、地方、部门的政策引导，是导致大量非正常申请的一个重要原因。另外，早年专利局追求受理/授权数量和审查标准宽松，又是一个重要原因。
非正常申请可以视情节导致如下后果：
1、不予费用减缴：申请人不予减缴专利费用，已经减缴的，要求补缴已经减缴的费用，情节严重的，自本年度起五年内不予减缴专利费用。
2、通报批评，纳入信用平台：在国家知识产权局政府网站及《中国知识产权报》上予以通报，纳入全国信用信息共享平台。
3、申请数量不计：在国家知识产权局的专利申请数量统计中扣除非正常申请专利的数量。
4、不予资助奖励：不予资助或者奖励，已经资助或者奖励的，全部或者部分追还，情节严重的，自本年度起五年内不予资助或者奖励。
5、刑事责任：通过非正常申请专利的行为骗取资助和奖励，情节严重构成犯罪的，依法移送有关机关追究刑事责任。
在实际操作中，专利局采取“机检”与“人判”相结合的方式判断是否是非正常申请。即在初审时利用智能检索系统为每件申请打分，凡是具有4、5星级机检推送报告的申请，均属于疑似低质量申请，并将这些申请推送给相关的初审审查员进行判断，如果判断为非正常申请，则发通知书通知申请人放弃这些申请或者挑选其中之一进行意见陈述；如果难以判断，则(发明)案件带着星级进入实审，由实审审查员按照原则进行实审：尽量选择简明易行的处理方式，力争尽快结案，尽量避免出现复杂的处理结果。例如，(1)如果对一件低质量申请可以使用多项法律条款进行处理，应优先选用简明且便于快速驳回的条款，如专利法第2条第3款、专利法第5条、专利法第26条第3款、专利法第26条第4款等；对有4、5星级机检推送报告的申请，可使用专利法第22条第2款进行明显新颖性审查；对明显涉嫌低质量申请的案件，如果各项实质性驳回条款都不适用，可主动进行明显新颖性检索。(2)简化审查通知书和驳回决定的撰写。结合上述各种低质量申请的审查方式，有针对性地编制各种对应的审查通知书模版；审查员在处理低质量申请时直接套用对应的通知书模版，只填写少量文字即可简单快速地发出通知书。在多补驳回决定的撰写中，案由部分仅写明驳回所针对缺陷的审查过程即可，理由部分仅写明最后针对的文本仍存在的缺陷即可。(3)尽量减少发通知次数。在发出审查通知书时尽量做到一次述尽，对修改后可能出现的超范围、缺少必要技术特征等问题应尽量提前告知，争取减少发通知次数，做到尽早驳回或视撤。
如果收到初审阶段的属于非正常申请的通知书，申请人可以全部撤回案件，也可以保留其中的一件，还可以进行意见陈述。如果这些申请属于前述(一)和/或(二)的情形，建议全部撤回；如果这些申请属于前述(三)和/或(四)的情形，建议保留其中的一件或者逐件地进行意见陈述。
陈述意见时，建议从技术、法律、经济三个角度论述每件申请不是通过简单的替换或拼凑而得到的，而是具有技术价值、法律价值和经济价值的正常专利申请。例如，
关于技术价值，可以着眼以下方面：
(1)比对相关申请之间的技术方案、区别技术特征、技术效果、实施方式、实例中的数据；
(2)结合申请的内容，论述相关技术领域的研发/改进特点。
关于法律价值，可以着眼以下方面：
(1)强调缺乏单一性，无法合案申请；
(2)申明没有提交非正常申请的动机。
关于经济价值，可以着眼以下方面：
(1)具体论述每一专利申请在相应领域的经济价值；
(2)强调专利布局的目的就是为了保障专利权人的利益，符合专利法的立法宗旨。
如果初审审查员接受了申请人的意见陈述，则这些申请转为正常申请；如果初审审查员不接受，则这些申请带着机检等级标记进入后继的审查程序，由实审审查员处理，其目标一般是尽早驳回。
尽管非正常申请的主要规定是针对申请人的，但是情节严重时，也会处罚相应的代理机构，所以代理师在处理类似申请或者系列申请时，务必要谨慎应对，尽可能避免前述(一)至(六)的行为。
