发布时间: 2020-06-16
作者：石健丽 专利代理师
在发明专利的审查实践中，审查员通常按照“三步法”进行审查，撰写审查意见，评述权利要求请求保护的技术方案是否具备《专利法》规定的创造性。那么，针对审查员运用“三步法”作出的审查意见如何答复，笔者阐述一下实践中答复创造性的一般思路。
首先，专利代理师应仔细核查审查员所提供的事实与证据，具体来说，审查员提供的对比文件是否属于《专利法》所规定的现有技术，审查意见中具体给出的对比文件中相关段落的内容是否属实。然后，审查员把对比文件中的技术特征与发明权利要求中的技术特征进行一一对应，其目的是要证明权利要求中相应技术特征已经被对比文件所公开。专利代理师应当分析上述特征对应的结果是否准确、妥当。此外，审查员还会指出权利要求所述的方案与最接近的现有技术的区别技术特征，专利代理师应该核实审查员指出的区别技术特征是否准确且全面。如果其认定的区别技术特征多于审查员认定的区别技术特征，则应予以指出，并进一步分析多出的区别技术特征的作用和技术效果如何使权利要求所述方案具有实质性特点和显著的进步。接着，审查员基于区别技术特征，概括了权利要求所要求保护的技术方案实际要解决的技术问题。专利代理师需要判断这个问题的概括是否恰当。最后，概括了技术问题后，审查员会引入新的对比文件或采用公知常识，来论述找到的区别技术特征属于现有技术，认为现有技术给出了将上述区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决上述技术问题的启示。此时，专利代理师应当判断审查员的说法是否合乎逻辑和技术事实，并重点关注审查员提供的新的对比文件等现有技术中是否确实存在相应的技术启示，核实新的对比文件是否公开了区别技术特别，判断所公开相应技术特别的作用是否与申请中相应技术特征的作用相同。
以下将结合实际案例对创造性审查意见的答复过程进行分析。
案件概要：权利要求1：“一种氧化剂浓度的测定方法，其测定用作电子材料洗净工序的洗净液的试样液的氧化剂浓度，其特征在于，
使该试样液中的氧化剂的大部分分解，测定包含因该氧化剂的分解而产生的氧气的释放气体的释放量，基于该测定值求出该试样液的氧化剂浓度，
所述方法将所述试样液连续地导入至所述氧化剂的分解机构，使包含氧气的释放气体从该分解机构流出，根据该试样液的流量与该释放气体的流量算出该试样液的氧化剂浓度。”
审查员认定：对比文件1已经公开了APM清洁溶液中过氧化物分解，测定专用装置放出的氧气以监控氧化物总浓度，并根据氧气的量得到实际过氧化物浓度，在该基础上，为进行上述分解过程，本领域技术人员自然容易想到将试样连续导入氧化剂分解机构中，并且为计算得到氧化剂浓度，自然为使得释放的氧气从分解机构流出并计算氧气流量，根据氧气流量和试样液流量得到氧化剂浓度，权利要求1不具备创造性。
答辩思路：从本发明与对比文件的技术本质出发，寻找答复创造性的突破口。笔者发现本发明的“分解机构”并不相当于对比文件1的“装置”，根据发明目的可知，本发明的目的在于提供一种能够不受金属等混入杂质影响，而简便且稳定地准确测定电子材料的洗净工序中使用的氧化性洗净液中的氧化剂浓度的氧化剂浓度的测定方法。而对比文件1的目的在于研究金属络合剂对H2O2分解反应的抑制作用。本发明采用氧化剂的分解机构使该试样液中的氧化剂的大部分分解，作为氧化剂的分解机构除了加热分解器以外，也可以使用催化剂填充塔、紫外线照射装置、超声波照射装置、或是将它们组合而成的装置。本发明采用上述分解机构的起到的效果是“将试样液中的氧化剂的大部分（例如90%以上）分解。在几分钟以内分解，使分解率稳定，则能够实现测定”。然而，对比文件1的目的是为了研究金属络合剂对H2O2分解反应的抑制作用，其是在添加络合剂的条件下测定过氧化氢自然分解产生的氧气量，因而对比文件并不会采用像本发明那样的有意地促进氧化剂分解的分解机构。另一方面，本发明通过“连续地导入”，达到洗净液的氧化剂浓度的连续监测的实时的浓度管理的效果，而对比文件对于“洗净液的氧化剂浓度的连续监测的实时的浓度管理”的效果既没有公开也没有任何启示,本领域技术人员在面对对比文件1时，没有动机对其进行改进而得到本发明的技术方案，现有技术不存在相应的技术启示。
心得与体会：审查员对于技术手段的对比，有时仅是表象的对比，而并没有挖掘实质。因此，在答复创造性审查意见的过程中，需要有细致入微的工作态度，对技术方案以及技术效果进行逐一的分析、解读，不放过任何的技术细节，才能找出不同的技术特征以及技术效果，进而争辩发明的创造性。
