发布时间: 2020-06-11
作者：赵倩 专利代理师
在专利代理实务中，时常会遇到关于专利重复授权的审查意见。基于申请人的不同需求，对于重复授权问题的答复也需采用不同的思路。下面，笔者就在专利代理实务中遇到的有关重复授权问题的类型以及答复策略进行简单地总结。
一、一案两请的案件
根据专利法第9条第1款的规定，同样的发明创造只能授予一项专利权[1]。作为例外，在《审查指南》第二部分第三章第6.2.2小节规定，对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，除通过修改发明专利申请外，申请人可以通过声明放弃实用新型专利权避免重复授权，从而在发明专利申请符合授予专利权的条件下，获得发明专利权[2]。
根据上述法律法规的规定可知，一案两请的案件，在不修改的情况下，一般只能对其中一件授权。对于此种审查意见的答复，关键是结合申请人的实际需求，采用恰当的处理方式：
1.先了解申请人的需求，如果其侧重对于技术方案的保护，并且倾向发明专利，则可以建议放弃已授权的实用新型专利。
但是，笔者还有一个小建议，即在提交放弃已授权实用新型专利声明之前，可以与审查员进一步沟通，如此可以大概率地确保：放弃实用新型后，发明可以授权（一般放弃实用新型后，发明可授权，但是也有小概率的非授权，做好沟通，可以做到心中有数，以应对之后可能出现的小概率状况）。
2.如果申请人比较在意专利数量，希望两个专利都能够授权，则可以对发明专利的权利要求书进行修改。
根据专利法第59条第1款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准[1]。
根据审查指南的规定，为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。
综合上述规定，对于发明专利的修改可以从以下两方面进行：
（1）从说明书和权利要求书中提取技术特征，加入到独权1中。
（2）合并并列的技术方案。举例如下：
权1保护技术方案A；权2引权1，附加技术特征B；权3引权1，附加技术特征为C；则，可以将发明专利申请中的权1、2和3进行合并，则修改后的独权1保护的技术方案为A+B+C，而实用新型专利中保护的方案中一定不包含A+B+C，这样，二者的保护范围就会不同。
此外，除了独立权利要求，还要仔细核查，修改后的从属权利要求是否也可能存在重复授权的问题。如果存在，则需要对从属权利要求进行相应的修改。
二、同日递交的系列案
有的申请人在专利布局时，对于一个技术方案拆分为多个技术方案单独申请专利进行保护，由于说明书的内容可能相同，且权利要求书所限定的内容未达到审查员认为的足够的区别，可能也会下发不符合专利法第9条第1款的规定。
除了上面提到的对权利要求书进行修改外，如果我们认为两者并不属于相同的技术方案，可以尝试不修改，进行意见陈述的方法，对于此种类型的审查意见，笔者将遇到的审查意见通知书的类型以及答复技巧归纳为如下几个方面：
1.审查意见通知书中未指出具体问题，仅仅指出两者保护范围实质相同。
[案例1]
该案例中，本申请权利要求1保护一种健康监测装置，包括：一生物特征监测模块……一气体监测模块……一微粒监测模块……一净化气体模块，该净化气体模块包含一净化致动器及一净化单元，以及包含一导气入口、一导气出口及一导气通道，该导气通道设置于该导气入口及该导气出口之间，该净化单元包括多个滤网，该多个滤网间隔设置于该导气通道中，该净化致动器控制气体导入该净化气体模块内部，使该净化单元净化气体……
相关案的权利要求1保护一种具健康监测的智能服装，包括：一服装本体；以及一健康监测装置，挂置定位于该服装本体上，该健康监测装置包括：一生物特征监测模块……一气体监测模块……一微粒监测模块……一净化气体模块，该气体模块一净化致动器及一净化单元，该净化致动器控制气体导入该净化气体模块内部，使该净化单元净化气体；
审查员指出二者的保护范围实质相同。
答复策略：两案的独权1所保护的技术特征极其相似，此时，需要详尽地找到区别，然后将区别放大。
首先，定位二者的区别。
区别1：主题不同，本申请为健康监测装置，相关案为具健康监测的智能服装。
区别2：相关案的智能服装包括服装本体和健康监测装置，且健康监测装置挂置定位于服装本体上。
区别3：本申请的净化单元包括多个滤网，该多个滤网设置于导气通道中，相关案中未涉及多个滤网。
其次，阐述理由。
对于此类审查意见，由于在2019年的全国知识产权局局长会议中，明确指出严厉打击非正常专利申请的行为，对于系列案，即便是正常申请，审查员主观上可能也会存在一定的排斥心理，因此，我们在陈述理由时，不能仅仅陈述两者的不同，最好是能够引用法律文件的规定、专业权威或者官方的观点，进一步佐证两者的区别属于不同的技术方案，将审查员引领到客观评判层面，另外，如果区别技术特征能够产生不同的技术效果，说服力会明显增强。
例如，针对上述区别3，（引经据典）根据审查指南的规定[3]，两件专利申请或专利说明书内容相同，但其权利要求保护的范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同。（突出效果）本申请独权1限定了净化单元包括多个滤网，且该多个滤网间隔设置于该导气通道中，因此能够使气体通过净化致动器控制导入导气通道中，通过多重滤网吸附气体中所含的化学烟雾、细菌、尘埃微粒及花粉，以达到加强净化气体的效果。
针对上述区别1和2，（引经据典）从2010年起《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》开始在权利要求保护范围的认定中采用了全面覆盖原则[4]。2015年2月1日起施行的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》继续采用全面覆盖原则，其第十七条规定，专利法第五十九条第一款所规定的“发明或者实用新型专利权的保护范围应当以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”是指权利要求的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括该技术特征等同的特征所确定的范围[5]。（加强突出）因此，在侵权判定中，是依照权利要求中的所有技术特征来判定其保护范围，当然也包括主题的限定。此外，本申请的权利要求保护的是健康监测装置，并未限定该健康监测装置的应用场景，即本申请的健康监测装置并不仅仅限于应用于智能服装上，其也可以是一个单独的装置，不一定与服装本体结合，因此，本申请的健康监测装置的应用范围更加广泛，保护范围更大。
2．审查意见通知书中指出了具体的区别，但是认为该区别属于本领域技术人员的惯用手段的直接置换。
[案例2]
本申请和相关案中均保护一种气体输送装置，区别在于：本申请包括多个导流单元，该多个导流单元借由多种排列方式以传输气体。相关案中，仅设置一个导流单元。每个导流单元的具体结构相同。
审查意见中指出设置多个导流单元，并且以一定方式排列是本领域技术人员的惯用技术手段的置换。
答复策略：具体明确何为惯用技术手段的置换，找到上述区别不符合惯用技术手段置换的点，进行反驳。
首先，对惯用技术手段置换满足的条件进行明确。
（引经据典）对于惯用手段的直接置换，其需要满足的条件一般为：1.待置换的两种技术手段所解决的技术问题相同，2.两种手段均属于申请日之前本领域所解决技术问题惯常采用的技术手段，3.无需对整体技术方案的其他组成部分作以改变，即可以将这两种惯用手段直接相互置换，4.两者置换后，整体技术方案所能实现的技术效果不发生改变。（新颖性评判中对惯用手段直接置换的理解与适用，知识产权报，顼晓娟，国家知识产权局专利复审委员会）[6]。
其次，阐述二者区别不符合上述条件。
在本申请中的说明书中，记载了设置多个导流单元的技术效果，如“气体输送装置包含有多个导流单元，透过导流单元进行作动，产生压力梯度，使气体快速的流动，并利用特定的排列方式来设置这些导流单元，用以控制及调整气体传输量气体输送。通过导流单元的数量、设置方式及驱动方式的灵活变化，可因应各种不同装置及气体传输流量的需求，可达到高传输量、高效能、高灵活性等功效”。
相关案中并未设置多个导流单元，无法安排导流单元的排列方式，不能产生上述效果，由此，不符合上述条件4，两者所解决的技术问题不同，由此，不符合上述条件1。上述条件不能满足，因此，两者并不是常规技术手段的置换。
再次，留意审查意见的瑕疵。
直接置换最起码应为两者互换，但是相关案中并未出现可以置换的技术特征，更无从谈起惯用技术手段的置换。
3．审查意见通知书中指出了具体的区别，但是认为该区别属于本领域的公知常识。
[案例3]
以上述案例为例，审查员若进一步指出区别“多个导流单元，该多个导流单元借由多种排列方式以传输气体”为本领域的公知常识，进而认为两者属于相同的发明创造。
答复策略：明确公知常识一般用来评价专利的新颖性和创造性，并不是用来判断是否为相同发明创造的依据。
首先，在客观依据方面，仍然需强调审查指南中对相同发明创造的判断原则：两件专利申请或专利说明书内容相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护发明创造不同。另外，可以结合上述有关权利要求保护范围的全面覆盖原则，进一步明确两者的权利要求的保护范围的不同。
其次，具体落实到本案，进一步强调上述区别所产生了新的技术效果，进而明确两者的技术手段不同、产生的技术效果不同、解决的技术问题也不同。
再次，进一步明确公知常识不能判断两者为相同发明创造，限定在权利要求中的每个技术特征都会对其保护范围产生影响。
4．审查意见中指出，其区别仅仅是数值或尺寸，两者属于相同的发明创造。
[案例4]
两者的区别仅仅在于，某一部件的尺寸的不同，如一个尺寸为2-3cm，另一个尺寸为4-5cm。
答复策略：依据审查指南的规定陈述。
首先，根据审查指南的规定“权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创。例如，权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与另一件发明或者实用新型专利申请或专利权利要求的数值范围不同的，不属于同样的发明创造”[3]，可以基于此，陈述两个范围“2-3cm”和“4-5cm”，属于两个不同的保护范围。
其次，陈述两个保护范围不同所带来的不同的技术效果。
上述两者权利要求的保护范围明显不同，但是，基于目前专利局打击非正常申请的大环境下，审查员有可能怀疑上述两个申请只是为了增加专利申请的数量，从技术方案保护的角度认为没有实质的区别，从而将其认定为属于同样的发明创造。在这种情况下，如果技术效果相同或者相似，通过几率比较低，笔者不建议仅仅通过上述陈述去答辩，建议对权利要求进行修改，更为有效地克服审查员指出的属于重复授权的问题。
结语
对于重复授权的审查意见，比较有效直接的方式是修改，但是如果区别技术特征确实是值得争辩的，可以根据具体情况，综合采用上述策略进行答辩。
在目前的大环境下，实用新型的审查趋于严格，对于非正常申请得打击面扩大。因此，我们在对专利申请文件进行布局时需要更加谨慎，尤其是对于大的技术方案拆分为一系列的不同的技术方案进行保护时，更应适当把握技术方案的不同之处，而并非简单的存在不同之处即可，以避免审查员在审查时，先落入到该系列案为非正常申请的主观意识中，进而使答辩程序更加艰难。另外，也需要我们在撰写申请文件时，对于不同的保护点，突出强调其产生的技术效果，为后续的审查意见答辩做最好的铺垫。
参考文献：
[1]. 中华人民共和国专利法 2009 [M]. 北京：知识产权出版社，2010
[2]. 国家知识产权局.专利审查指南2010 [M]. 北京：知识产权出版社，2010：第二部分第三章6.2.2
[3]. 国家知识产权局.专利审查指南2010 [M]. 北京：知识产权出版社，2010：第二部分第三章6.1
[4]. 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第七条，法释[2019]21号
[5]. 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定，法释[2015]4号
[6]. 新颖性评判中对惯用手段直接置换的理解与适用，知识产权报，顼晓娟，国家知识产权局专利复审委员会
